Ochrona nazwy firmy bez rejestracji VS. znak towarowy zarejestrowany ®

• Sprawdź 👉 koszt zastrzeżenia marki z pomocą rzecznika patentowego

Czy ochrona nazwy firmy bez rejestracji jest wystarczająca?

Właśnie na tym tle często spotykam się z wieloma mitami.

Po jednej stronie są osoby, które uważają, że rejestracja znaku towarowego nie ma sensu, bo i tak nazwa firmy jest chroniona innymi przepisami. Np. ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Po drugiej stronie barykady są firmy zarabiające na rejestrowaniu znaków towarowych, które straszą, że tylko zastrzeżenie znaku towarowego chroni Twoją markę. Brak takiej rejestracji ponoć oznacza, że każdy może z Twojej nazwy korzystać.

Oba stanowiska zbyt mocno wszystko upraszczają.

Jak za chwilę przeczytasz, ochrona nazwy firmy bez rejestracji będzie skuteczna tylko w stosunku do lokalnych konkurentów.

Są też wyjątkowe sytuacje, kiedy nawet po rejestracji Twojej marki przez konkurenta, nadal będziesz mógł jej używać.

Chcę przez to powiedzieć, że problematyka zabezpieczenia nazwy i logo firmy, nie jest prosta. Nie jest czarno biała.

Po lekturze tego artykułu wyrobisz sobie zdanie, czy w Twoim przypadku ochrona nazwy firmy bez rejestracji będzie wystarczająca.

No to zaczynamy.

Ochrona nazwy firmy bez rejestracji VS. znak zarejestrowany
– Podcast –

Dla Twojej wygody ten artykuł przygotowałem również w wersji audio.

Jeżeli nie wiesz, podcast to taka audycja dźwiękowa, którą możesz słuchać na swoim telefonie np. jadąc samochodem czy sprzątając mieszkanie. Dzięki temu, że robisz dwie rzeczy jednocześnie oszczędzasz wiele czasu. A że ochrona nazwy firmy bez rejestracji jest skomplikowana to i ten wpis wyszedł mi dość długi.

>> Pobierz odcinek | Zobacz wszystkie odcinki
>> Odsłuchaj na: Apple Podcast | Spotify | YouTube

1. Źródła ochrony prawnej nazwy i logo firmy

Niezarejestrowany znak towarowy:

• Ochrona nazwy bez rejestracji może być wywodzona z:
  • kodeksu cywilnego (art. 43¹⁰);
  • ust. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 5 i 10):
  • ust. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 1).

• I tutaj ważna uwaga. Pisząc o ochronie wynikającej z praw autorskich mam na myśli firmowe logo, a nie nazwę. Ten wątek będę rozwijał w dalszej części tego artykułu.

Zarejestrowany znak towarowy:

• Aby korzystać z podwyższonej ochrony prawnej, markę należy zastrzec jako znak towarowy w odpowiednim urzędzie. Procedura, którą powinieneś wybrać uzależniona jest od zasięgu terytorialnego ochrony. I tak mamy procedurę:
  • krajową – zgłoszenia dokonuje się do Urzędu Patentowego RP (UPRP) w Warszawie;
  • regionalną – zgłoszenia dokonuje do Urzędu UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante w Hiszpanii;
  • międzynarodową – zgłoszenia dokonuje się do Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie w Szwajcarii.

• Regulacje prawne dotyczące znaków zarejestrowanych znajdują się w:
  • ustawie Prawo własności przemysłowej oraz
  • Rozporządzeniu (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego UE.

Sądy wielokrotnie wypowiadały się w sprawie relacji znaku niezarejestrowanego do zarejestrowanego, uznając, że pomiędzy nimi nie można stawiać znaku równości.

Wyrok Sądu Najwyższego
z dnia 11 sierpnia 2004 r.
(sygn. akt II CK 487/03)

Celem zakazu nieuczciwej konkurencji jest eliminacja wszelkich działań mogących w jakikolwiek sposób powodować pomyłki co do przedsiębiorcy lub jego wyboru albo wprowadzać w błąd przez używanie fałszywych oznaczeń, a także podawanie innych danych.

Nie może ona zastępować ochrony wynikającej z przepisów regulujących prawa bezwzględne (patent, znaki towarowe itp.) ani powodować ochrony wynikającej z tych przepisów.

2. Ile kosztuje ochrona nazwy i logo firmy?

Niezarejestrowany znak towarowy:

• Ochrona nazwy firmy bez rejestracji jest darmowa.

Zarejestrowany znak towarowy:

• Warunkiem rejestracji znaku towarowego jest uiszczenie opłat urzędowych. Ich wysokość zależy od ilości wskazanych w zgłoszeniu klas towarowych oraz zasięgu terytorialnego. W Polsce 10 letnia ochrona znaku w jednej klasie kosztuje 890 zł.

• Jeżeli formalności związane z rejestracją znaku zlecisz rzecznikowi patentowemu, to musisz doliczyć do tego również honorarium za jego usługi.

3. Jak wykazać komu przysługują prawa do nazwy firmy?

Niezarejestrowany znak towarowy:

• Ochrona nazwy firmy bez rejestracji nie powstaje z samego faktu dokonania wpisu do CEIDG czy KRS-u. Prawa te przysługują podmiotowi, który danym oznaczeniem zaczyna się komercyjnie posługiwać na rynku jako pierwszy. Czyli oferuje pod nim określone towary lub usługi.

• Jako, że te prawa nie są nigdzie formalnie odnotowywane, sąd podejmie decyzję czy one faktycznie Ci przysługują. Naturalnie w oparciu o dowody, które przedłożysz. Jeżeli będą mało przekonujące, to masz problem.

Zarejestrowany znak towarowy:

• Tutaj sprawa udowodnienia przysługujących Ci praw jest prosta. Urząd Patentowy wydaje bowiem specjalne świadectwo ochronne, w którym będą informacje:
  • jaki znak zarejestrowano (nazwę czy logo);

• do oznaczania jakich towarów i usług służy znak;

• jaki jest zasięg terytorialny ochrony oraz

• że to Tobie przysługują do niego prawa!
• W sporze jedyne co musisz zrobić, to przedłożyć owe świadectwo do akt. I to tyle 🙂

Ochronę znaków niezarejestrowanych i zarejestrowanych można zwizualizować tak:

UWAGA!

Możesz obniżyć opłaty urzędowe za rejestrację marki aż o 75% dzięki dotacjom z UE. Program skierowany jest do firm z sektora MŚP, a jego górna granica wynosi 700 EUR. W zeszłym roku 100% złożonych przeze mnie wniosków zakończyło się przyznaniem grantu. Chętnie pomogę Ci uzyskać taką dotację. Po prostu napisz do mnie przez formularz.

^{Dalsza część artykułu pod formularzem.}

4. Od kiedy obowiązuje ochrona nazwy firmy?

Niezarejestrowany znak towarowy:

• Ochrona nazwy firmy bez rejestracji obowiązuje od momentu kiedy zaczynasz się danym oznaczeniem posługiwać komercyjnie. To może nawet nastąpić zanim jeszcze formalnie założysz działalność gospodarczą.

• Nie do końca jest jednak jasne jak długo taka ochrona trwa. Tzn. naturalnie obowiązuje tak długo jak długo takiej nazwy używasz. Można ostrożnie przyjąć, że trwa jeszcze kilka miesięcy jak już przestaniesz to robić.

Zarejestrowany znak towarowy:

• Przy znaku zarejestrowanym wszystko określone jest dość precyzyjnie. 10-cio letnia ochrona trwa od daty zgłoszenia znaku do Urzędu Patentowego. Choć formalnie na rejestrację czeka się około 6-ciu miesięcy, to jeżeli procedura zakończy się pomyślnie, ochrona będzie obowiązywać od dnia zgłoszenia.

• Prawo ochronne obowiązuje tak długo aż nie wygaśnie. Przy czym taką ochronę można przedłużać na kolejne 10-cio letnie okresy właściwie w nieskończoność.

• Najstarszy zarejestrowany znak towarowy na świecie, czeski PILZNER, korzysta z takiej ochrony już niemal 160 lat! Możesz go spotkać na popularnych piwach.

5. Ochrona nazwy firmy ograniczona jest do towarów i usług

Niezarejestrowany znak towarowy:

• To nie jest tak, że przepisy dają Ci monopol na samą nazwę. Ta nazwa zawsze musi być powiązana z towarami lub usługami. Nie ma przeszkód, aby kilka firm funkcjonowało pod taką samą nazwą pod warunkiem, że działają w różnych sektorach rynku. Zauważ, że jeżeli jedna firma produkuje jogurty, a druga maszyny rolnicze, to ich klienci się nie pomylą.

• Ochrona nazwy firmy bez rejestracji ogranicza się do tego co oferujesz. Jeżeli produkujesz zabawki, to ochrona obejmie zabawki, a książki dla dzieci już nie.

• W sporze będziesz musiał wykazać do oznaczania jakich towarów i usług wykorzystujesz swoją nazwę. To czego nie udowodnisz nie będzie chronione. I właśnie w tym przejawia się największe ryzyko ochrony nazwy firmy bez rejestracji.

Zarejestrowany znak towarowy:

• Składając wniosek o rejestrację znaku towarowego musisz wskazać do oznaczania jakich towarów i usług znak będzie służył.

• Wszystko w oparciu o Międzynarodową Klasyfikację Towarów i Usług. To czego tam nie zapiszesz nie będzie chronione.

• I znów wykazanie w sądzie zakresu ochrony Twojej marki jest banalnie proste. Wystarczy, że przedłożysz świadectwo rejestracji, gdzie wszystko jest czarno na białym zapisane. Nie potrzebujesz żadnych faktur czy zeznań światków.

6. Ochrona nazwy firmy ograniczona jest do terytorium

Niezarejestrowany znak towarowy:

• Zakres terytorialny ochrony nazwy firmy bez rejestracji będzie zależeć od tego, gdzie działasz. Tutaj sytuacja wygląda tak samo jak w poprzednim punkcie.

• Jeżeli prowadzisz biznes lokalny i obsługujesz klientów z całego miasta, to najpewniej nie będziesz mógł zabronić konkurencji z drugiego końca Polski używania takiej samej nazwy.

• Żeby ochrona nazwy firmy bez rejestracji objęła całą Polskę, będziesz musiał przedstawić potężną ilość dowodów. Z tym, że nawet wtedy nie będziesz mieć pewności, że przekonasz nimi sędziego. Pamiętaj o tym, że:

dowody się waży a nie liczy

Zarejestrowany znak towarowy:

• Ochrona znaku zarejestrowanego zasięgiem obejmuje całe kraje lub regiony.

• Rejestrując znak w Urzędzie Patentowym w Warszawie ochronę uzyskujesz na całą Polskę. Znak unijny zabezpiecza 27 krajów UE w tym w Polskę. Z kolei rejestracja znaku w trybie międzynarodowym pozwoli Ci zabezpieczyć swoje prawa do marki na wybraną wiązkę krajów.

• I znów w sporze wykazanie zasięgu terytorialnego ochrony Twojej marki ograniczy się do pokazania świadectwa rejestracji. Prościzna 🙂

7. Jak chronić nazwę, którą chcę używać w przyszłości?

Niezarejestrowany znak towarowy:

• Przy znaku niezarejestrowanym jest to niemożliwe.

• Ochrona nazwy firmy bez rejestracji powstaje w następstwie jej używania. Ochroną nie są objęte towary i usługi, w które planujesz dopiero wejść. To samo dotyczy terytorium innych krajów. Innymi słowy ochrona pojawia się po tym, jak wchodzisz na dane terytorium ze swoimi towarami lub usługami.

• Pamiętaj również, że w przytłaczającej większości przypadków, z tytułu wymyślenia nazwy firmy nie przysługują Ci do niej prawa autorskie. I to nawet wtedy, kiedy taka nazwa jest neologizmem.

• Sądy przyjmują, że pojedyncze słowo albo proste kompozycje słów, są za mało oryginalne aby mogły być uznane za utwór.

Zarejestrowany znak towarowy:

• Nazwę, logo czy symbol graficzny, który chcesz używać w przyszłości da się chronić rejestrując znak towarowy.

• Dokonując zgłoszenia możesz wskazać towary i usługi, które obecnie oferujesz i te w które planujesz wejść w przyszłości (np. kiedy rozszerzysz wachlarz usług).

• Podobnie sytuacja wygląda w przypadku terytorium ochrony. Zgłaszając znak unijny czy międzynarodowy nie musisz w tych krajach prowadzić jeszcze biznesu. Masz na to 5 lat. Dopiero po tym okresie konkurent może próbować wygasić ochronę Twojego znaku zarzucając jego nieużywanie.

8. Jak wygląda spór o nazwę firmy?

Niezarejestrowany znak towarowy:

• Ochrona nazwy firmy bez rejestracji jest trudna i bardziej skomplikowana.

• Tak jak wspominałem zanim sąd będzie oceniał czy działania konkurenta naruszają Twoje prawa, musisz wykazać, że one w ogóle Ci przysługują.

• Wszystko będzie się więc opierało na tym na ile przekonujące dowody zgromadzisz.

• Finalnie może się okazać, że sąd uzna, że faktycznie pierwszy używałeś danej nazwy, ale jedynie w stosunku do części towarów, na których Ci zależy. Z kolei sama ochrona obejmuje nie całą Polskę, a tylko Twoje miasto.

• Tym samym konkurent z drugiego końca Polski używając podobnej nazwy nie naruszył Twojego prawa, bo nie było ryzyka, że Wasi klienci się pomylą. Tego oczywiście dowiesz się po kilku latach sporów.

• Z tych właśnie powodów uważam, że spory w oparciu o znaki niezarejestrowane są dużo bardziej nieprzewidywalne.

Zarejestrowany znak towarowy:

• Spór w oparciu o znaki zarejestrowane jest dużo łatwiejszy. Pierwszy etap, który wymaga od Ciebie wykazania przysługujących Ci praw, ogranicza się do przedłożenia świadectwa ochronnego. I tutaj nikt, nawet sąd, nie może tego kwestionować. Skoro Urząd Patentowy przyznał Ci prawo ochronne, to sąd jest związany jego zakresem.

• Z drugiej strony jako właściciel znaku zarejestrowanego możesz w sporze powoływać się również na przepisy dotyczące znaków niezarejestrowanych. Masz więc możliwość zaatakowania przeciwnika w oparciu o prawo do firmy, oznaczenie przedsiębiorstwa, prawa autorskie do logo i znak zarejestrowany.

• Choć naturalnie wszystko zależy od okoliczności danej sprawy, to wynik sporu o znak zarejestrowany jest dużo bardziej przewidywalny.

9. Działania poprzedzające spór sądowy

Niezarejestrowany znak towarowy:

• Zwyczajowo zanim wchodzi się z konkurentem w spór sądowy, wysyła się do niego pismo ostrzegawcze. Aby było ono skuteczne musisz wykazać jakie prawa należące do Ciebie konkurent naruszył.

• Tylko, że tak jak pisałem, ochrona nazwy firmy bez rejestracji wymaga wykazania jej zasięgu. A to jest skomplikowane. Finalnie o wszystkim decyduje sędzia. Konsekwencją tego może być to, że konkurent takie pismo zbagatelizuje.

• Zresztą znam wiele przypadków, kiedy pierwszą reakcją konkurenta na pismo ostrzegawcze było… złożenie wniosku o rejestrację takiego znaku towarowego.

Zarejestrowany znak towarowy:

• Jeżeli w swoim piśmie ostrzegawczym powołujesz się na zarejestrowany znak towarowy, to ma ono dużo większą siłę oddziaływania.

• W oparciu o znak zarejestrowany można wnosić o zabezpieczenie towaru. Jeżeli sąd się na to zgodzi, komornik na czas trwania procesu może uniemożliwić sprzedaż spornego towaru. Ta czarna wizja pomaga przekonać naruszyciela do prowadzenia rozmów ugodowych.

10. Jak przenieść prawa do nazwy firmy?

Niezarejestrowany znak towarowy:

• Ochrona nazwy firmy bez rejestracji jest trudna i bardziej skomplikowana.

• Tak jak wspominałem zanim sąd będzie oceniał, czy działania konkurenta naruszają Twoje prawa, musisz wykazać, że one w ogóle Ci przysługują.

• Wszystko będzie się więc opierało na tym, na ile przekonujące dowody zgromadzisz.

• Finalnie może się okazać, że sąd uzna, że faktycznie pierwszy używałeś danej nazwy, ale jedynie w stosunku do części towarów, na których Ci zależy. Z kolei sama ochrona obejmuje nie całą Polskę, a tylko Twoje miasto. Tym samym konkurent z drugiego końca Polski używając podobnej nazwy nie naruszył Twojego prawa, bo nie było ryzyka, że Wasi klienci się pomylą.

• Tego oczywiście dowiesz się po kilku latach sporów.

• Z tych właśnie powodów uważam, że spory w oparciu o znaki niezarejestrowane są dużo bardziej nieprzewidywalne.

Zarejestrowany znak towarowy:

• Właścicielem praw do marki możesz się czuć dopiero, jeżeli taką nazwę bądź logo zarejestrujesz w Urzędzie Patentowym.

• Przeniesienie prawa do takiego znaku odbywa się na podstawie zwykłej umowy.

• Co ciekawe możesz przenieść prawa do znaku towarowego jedynie na niektóre towary bądź usługi. Nie ma również przeszkód, aby nabyć te prawa wspólnie przez kilka podmiotów.

• Po podpisaniu umowy, wystarczy dokonać zmiany w rejestrach Urzędu Patentowego, gdzie w miejsce uprawnionego zostanie wpisany nabywca praw.

Ciekawostka:

Przedsiębiorcy rejestrują nie tylko nazwy i logo swoich firm. Okazuje się, że w tej formie można chronić również kolor, dźwięk, gest, a nawet zapach czy smak.

Przykładowo HBO zastrzegło taki oto znak ruchowy:

Chcesz więcej takich ciekawostek? W artykule o znakach niekonwencjonalnych znajdziesz listę ponad 100 takich szalonych rejestracji 🙂

11. Czy można udzielić licencji na używanie nazwy firmy?

Niezarejestrowany znak towarowy:

• Temat licencji staje się szczególnie ważny dla przedsiębiorców, którzy planują rozwijać swój biznes na zasadzie franczyzy.

• Nie mając zarejestrowanego znaku towarowego stajemy przed tym samym problemem, co ze sprzedażą marki. Nie mamy pewności czy jesteśmy jej właścicielami.

• Co prawda możemy licencjonować firmę, czyli nazwę przedsiębiorcy, ale często składa się ona również z dodatkowych słów (np. imienia i nazwiska).

• Możemy też licencjonować prawa autorskie do logo. Nadal jednak to nie są prawa do nazwy firmy.

• Efektem takiej sytuacji jest to, że franczyzobiorca sporo ryzykuje podpisując umowę z franczyzodawcą. Nie może mieć bowiem pewności, że używając danej nazwy w swoim mieście nie naruszy cudzych praw.

Zarejestrowany znak towarowy:

• Jeżeli franczyzodawca najpierw sprawdził czy nazwa w którą chce wejść nie narusza prawa, a później ją zarejestrował, to sprawa jest prosta. Powołując się na numer prawa ochronnego może swobodnie udzielać licencji na jego używanie.

• Informacja o licencjobiorcy może być nawet wpisana do rejestru Urzędu Patentowego.

12. Co się dzieje z marką firmy w przypadku bankructwa?

Niezarejestrowany znak towarowy:

• Jeżeli firma wpada w problemy finansowe, to albo jej właściciel albo już formalnie likwidator stara się spieniężyć jej majątek, aby spłacić wierzycieli. Sprzedawane są nieruchomości, maszyny, samochody.

• Ciężko jednak sprzedać prawa do marki, która nie jest zarejestrowanym znakiem towarowym.

Zarejestrowany znak towarowy:

• Zarejestrowany znak towarowy ma określoną, możliwą do oszacowania wartość. Jeżeli firma miała milionowe obroty, to najpewniej sam znak będzie wyceniany na przyjemniej kilkaset tys. zł. Jeżeli uda się go sprzedać, to o taką kwotę zmniejszony zostanie zmniejszony jej dług.

• Więcej na ten temat dowiesz się z 20 odcinka mojego podcastu, gdzie rozmawiałem adwokatem Jakubem Ostrowskim o upadłości przedsiębiorstw.

• W ostatnich latach głośno było o bankructwie producenta bielizny Atlantic. Niestety duży wpływ miała na to wojna na wschodzie Ukrainy. Po kilku licytacjach komorniczych znak towarowy Atlantic został sprzedany za niemal 1 ml zł.

13. Co się dzieje z marką firmy po śmierci przedsiębiorcy?

Niezarejestrowany znak towarowy:

• Obecnie do wieku emerytalnego zbliżają się powoli osoby, które swoje biznesy zakładały w latach 90-tych. Jeżeli Ci przedsiębiorcy swoje firmy prowadzili w formie działalności gospodarczych, to są z nimi nierozerwalnie związani. Mówiąc brutalnie, wraz z ich śmiercią żywot kończy firma rodzinna.

• W takim przypadku majątek firmy jak nieruchomości czy maszyny, jest przedmiotem dziedziczenia.

• Do masy spadkowej nie wchodzą jednak znaki niezarejestrowane. Rodzina nie ma również możliwości kontynuowania działalności. Najczęściej otwierana jest nowa firma na te same dane (rodzaj działalności, adres i nazwa).

• O tym co dzieje się z firmą po śmierci jej właściciela oraz dlaczego warto pomyśleć o sukcesji rozmawiałem z dr Małgorzatą Rejmer w 22 odcinku mojego podcastu.

Zarejestrowany znak towarowy:

• Tak jak pisałem, prawo ochronne na znak towarowy jest prawem podmiotowym. Nie tylko można je przenieść stosowną umową, ale podlega ono dziedziczeniu w przypadku śmierci uprawnionego.

• Oznacza to, że zarejestrowany znak towarowy obok tych nieruchomości i maszyn wejdzie w skład masy spadkowej.

14. Czy marka firmy może stanowić zabezpieczenie kredytu?

Niezarejestrowany znak towarowy:

• Bank, aby udzielić Ci kredytu może żądać zabezpieczenia wierzytelności na majątku firmy. Czyli chce mieć pewność, że jeżeli nie spłacisz kredytu, to będzie mógł przejąć zastawiony przez Ciebie majątek.

• Najczęściej takie zabezpieczenie ustanawiane jest na nieruchomościach. Nie ma jednak przeszkód, aby objęło ono również dobra niematerialne jak patenty na wynalazki czy znaki towarowe.

• Żaden bank nie zgodzi się na zabezpieczenie kredytu prawem do znaku niezarejestrowanego, ponieważ te prawa są dość mgliste. Może Ci przysługują a może nie. Na papierze tego nie masz.

Zarejestrowany znak towarowy:

• Ten problem znika kiedy swój znak zarejestrujesz.

• Jeżeli nie spłacisz swoich zobowiązań, bank uzyska prawo, które ma realną wartość i którym może dysponować. Np. sprzedać Twojemu najbliższemu konkurentowi. Jak miałby to zrobić ze znakiem niezarejestrowanym?

15. Możliwość blokowania nieuczciwej konkurencji w internecie

Niezarejestrowany znak towarowy:

• Sam fakt, że działasz na rynku pod jakąś marką nie odstraszy Twojej konkurencji przed posługiwaniem się podobną nazwą. Często doświadczenie takiej sytuacji staje się dopiero dla przedsiębiorcy bodźcem do zadbania o ochronę marki.

• Konkurent może używać Twojej nazwy w internecie na różne sposoby:
  • w reklamach Google AdWords;
  • oznaczając sprzedawane towary na Allegro czy eBay;
  • tworząc fanpage lub grupę z wykorzystaniem Twojej nazwy na Facebooku.

• W każdym z tych przypadków ochrona nazwy firmy bez rejestracji będzie mało skuteczna. Żaden z tych serwisów nie usunie ogłoszeń konkurenta, bo nie może mieć pewności, że te prawa faktycznie Ci przysługują.

• W efekcie dostaniesz informację, że sprawę powinieneś indywidualnie załatwić z konkurentem. Czyli mówiąc wprost – sugerują Ci, abyś go pozwał skoro sprawa jest tak oczywista jak twierdzisz.

Zarejestrowany znak towarowy:

• Rozmowa jest zupełnie inna, jeżeli dysponujesz znakiem zarejestrowanym. Każdy z tych portali ma specjalny formularz, gdzie możesz zgłaszać naruszenie prawa do znaku towarowego. Załączasz do niego numer prawa ochronnego lub świadectwo rejestracji.

• To wystarcza, aby w widocznych elementach reklam Google AdWords konkurent nie mógł używać Twojej nazwy. Jesteś też w stanie usunąć aukcje na Allegro czy całe fanpage na Facebooku.

16. Co robić gdy ktoś zarejestrował domenę z moją nazwą firmy?

Niezarejestrowany znak towarowy:

• Jeżeli ktoś zarejestruje na siebie domenę internetową zawierającą w sobie Twoją nazwę firmy, to jeszcze automatycznie nie stanowi naruszenia prawa. Trzeba ocenić dlaczego do takiej rejestracji doszło i w jaki sposób domena jest używana.

Przykład:

Jeżeli Twoja firma działa pod marką FENIX, a ktoś pod domeną fenix.pl prowadzi blog o swoim chomiku, to wszystko odbywa się zgodnie z prawem. Podobnie będzie, jeżeli pod domeną działa przedsiębiorca z zupełnie innej branży.

• Walczyć o domenę należy wtedy, kiedy odsyła ona do oferty konkurencji bądź ktoś szantażem stara się ją Tobie sprzedać.

• Spory o domeny są specyficzne. Każde jednak zaczynają się od tego, że musisz wykazać prawa, które przysługują Ci do danej nazwy. Jak już wiesz, ochrona nazwy firmy bez rejestracji wymaga od Ciebie przedłożenia licznych dowodów.

• Między innymi z tego powodu wielu przedsiębiorców, prewencyjnie rejestruje na siebie nawet kilkadziesiąt domen zamierających nazwę ich firmy. Osobiście widzę dwie wady takiego rozwiązania.
  • Po pierwsze łatwo to obejść stawiając dodając np. myślnik pomiędzy słowami.
  • Po drugie utrzymanie 20 domen na dłuższą metę jest drogie.

Zarejestrowany znak towarowy:

• Tańszym rozwiązaniem jest kupienie 2-3 domen z najpopularniejszymi rozszerzeniami i zarejestrowanie znaku towarowego. Jeżeli konkurent zacznie używać podobnej domeny złamie prawo.

• To dobry argument, kiedy zadzwoni do Ciebie szantażysta z „ofertą nie do odrzucenia” odkupienia domeny. Informujesz go wtedy, że masz zarejestrowany znak i jesteś w stanie mu taką domenę odebrać siłą.

I miałem okazję dla mojego klienta prowadzić rozmowy z takim cwaniakiem. Z początkowych kilkunastu tys. zł finalnie zszedł do 10 zł za cesję domeny. Oddał ją niemal darmo dla świętego spokoju.

• Tak jak w każdym sporze o markę, formalna rejestracja znaku potwierdza, że Tobie przysługują do niej prawa wyłączne.

• O tym jak rejestracja znaku towarowego pomagają w walce o domenę rozmawiałem z dr. Ireneuszem Matusiakiem, prezesem Sądu Polubownego ds. domen internetowych. Z pełną treścią podcastu możesz się zapoznać poniżej:

>> Pobierz odcinek | Zobacz wszystkie odcinki
>> Odsłuchaj na: Apple Podcast | Spotify | YouTube

17. Kradzież nazwy firmy

Niezarejestrowany znak towarowy:

• Skoro marka firmy jest cenna i da się oszacować jej wartość, to nie powinno być dla Ciebie zaskoczeniem, że ludzie próbują marki kraść. Najczęściej robią to:
  • byli pracownicy;
  • byli wspólnicy czy po prostu
  • nieuczciwa konkurencja.

• Jeżeli taka osoba wie, że nie chronisz swojej marki w Urzędzie Patentowym to może ją zastrzec na siebie. A jest to o tyle prawdopodobne, że w Urzędzie Patentowym panuje zasada kto pierwszy, ten lepszy (z łaciny Prior tempore potior iure). Ochronę uzyskuje ten, kto jako pierwszy o to wystąpi.

• Jeżeli Twój konkurent uzyska świadectwo ochronne, to może Cię pozwać o zaprzestanie naruszania jego prawa. I z tym spotkał się właśnie jeden z moich klientów prowadzący obiekt hotelowy. Rozwijał jego markę przez 10 lat kiedy lokalny konkurent, po zarejestrowaniu znaku zażądał od niego zmiany nazwy. Spór w sądach toczy się już od 4 lat.

• A jeżeli nie dojdziecie do porozumienia, to zablokuje Ci cały rynek.

Zarejestrowany znak towarowy:

• Zagrożenia kradzieży marki nie ma, jeżeli swój znak zarejestrowałeś jako pierwszy.

• Korzystając ze świadectwa ochronnego możesz skutecznie sprzeciwić się rejestracji znaku podobnego, a nawet unieważnić znak już zarejestrowany. Naturalnie będziesz też w stanie zmusić konkurenta do zmiany nazwy.

• Rejestracja znaku sprawia, że możesz się czuć właścicielem swojej marki. Większość moich klientów nie robi tego, aby walczyć z konkurencją, ale dla świętego spokoju. Chcą w poczuciu bezpieczeństwa robić biznes. A pieniądze lubią spokój.

• Poza tym pamiętaj, że są firmy, które żyją z kradzieży marek. Na zachodzie mówi się na nie trademark trolls, czyli trolle od znaków towarowych. Lokalizują firmy, które swoich marek nie chronią i rejestrują je na siebie. Później oferują odsprzedaż znaku lub odpłatną licencję.

• Rejestrując swój znak towarowy wypadasz z ich kręgu zainteresowania. Skoro chronisz swoją markę to nie będziesz łatwym przeciwnikiem.

18. Kto może posługiwać się symbolem ®?

Niezarejestrowany znak towarowy:

• Przy znaku niezarejestrowanym możesz umieszczać symbol TM. Jest to skrót od angielskiego słowa „trademark” i w sumie o niczym nie informuje. No może jedynie tyle, że słowo przy którym ten symbol występuje traktujesz jako nazwę handlową.

• Z pewnością nie jest to informacja o tym, że zamierzasz swój znak zastrzec lub że taka procedura już się toczy. Przedsiębiorcy chętnie z tego znaku korzystają, bo dzięki temu logo prezentuje się bardziej profesjonalnie.

Zarejestrowany znak towarowy:

• Symbol ® cieszy się wśród konsumentów bardzo dobrą opinią. Zauważyłem, że większość tłumaczy go jako symbol mówiący o tym, że towar jest oryginalny lub wyższej jakości. W końcu R-ka występuje przy najbardziej rozpoznawalnych markach świata. Od strony prawnej to tłumaczenie jest błędne.

• ® to skrót od angielskiego słowa „registered” i oznacza, że dana nazwa lub logo korzysta z ochrony dzięki rejestracji w Urzędzie Patentowym.

• Co więcej podmiot, który umieszcza ten symbol przy znaku firmowym, ale swojej marki nie chroni dopuszcza się wykroczenia za co grozi kara grzywny. I takie przypadki nie należą do rzadkości. To poniekąd może stanowić dowód na to, że charakterystyczna R-ka poprawia sprzedaż.

19. Jakie oznaczenia nie podlegają ochronie?

Niezarejestrowany znak towarowy:

• Ochrona nazwy firmy bez rejestracji dotyczy każdego oznaczenia, które nadaje się do odróżniania towarów i usług. Nie ma tutaj żadnych wykluczeń jak to jest przy znakach towarowych zarejestrowanych.

• Przykładowo na rynku był swego czasu obecny dość kontrowersyjny napój energetyzujący o nazwie „super ruchacz”:

• Czego by nie mówić to ta nazwa pozwalała wyróżnić się na rynku, więc była chroniona ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zarejestrowany znak towarowy:

• Przepisy dotyczące znaków towarowych zarejestrowanych są bardziej restrykcyjne i zawierają szereg wykluczeń. Nie da się przykładowo zarejestrować znaku naruszającego dobre obyczaje.

• I ekspert odmówił przyznania ochrony na znak towarowy „super ruchacz”. Trafnie myślę uznał, że narusza on dobre obyczaje, bo jest wulgarny.

• Jest to więc jedyny przypadek kiedy ochrona nazwy firmy bez rejestracji daje więcej możliwości działania. Z tym, że tak jak pisałem, mając znak towarowy możemy bronić swoich praw w oparciu o obie grupy przepisów.

20. Czy można mieć wyłączność do opisowej nazwy firmy?

Niezarejestrowany znak towarowy:

• Zauważyłem, że przedsiębiorcy bardzo często wchodzą w nazwy opisowe. To pozwala łatwo komunikować odbiorcom co pod daną marką jest oferowane. Ta strategia ma jednak istotną wadę. Określenia opisowe należą do domeny publicznej i każdy może się nimi posługiwać.

• Jeżeli więc od kilku lat prowadzisz sklep internetowy z rowerami pod domeną rowery.pl, to nie możesz zabronić konkurentowi używania domeny rowery.com.

• Kiedy dochodzi do sporów o markę firmy, jednym z argumentów obrony może być właśnie opisowość znaku typu SUPER FISH czy VIP MEBLE. Finalnie dopiero sędzia będzie oceniał, czy danym oznaczeniem może się posługiwać każdy czy tylko jeden przedsiębiorca.

Zarejestrowany znak towarowy:

• Często opisowość znaku towarowego nie jest tak oczywista. Jeżeli chcesz dostać jednoznaczną odpowiedź zgłoś słowny znak towarowy do Urzędu Patentowego.

• Jeżeli będziesz mieć szczęście ekspert uzna znak za dostatecznie fantazyjny. Jeżeli jednak będzie robił problemy często z pomocą rzecznika patentowego można go przekonać do zmiany decyzji i przyznania Ci ochrony.

• Jeżeli Ci się to uda, uzyskujesz ochronę w najsilniejszej odmianie słownej.

• W ewentualnym sporze konkurent nie będzie się mógł broić, że Twój znak jest opisowy. Gdyby tak było ekspert nie przyznałby Ci ochrony. Aby podważyć taką rejestrację konkurent będzie musiał unieważnić Twój znak towarowy. A to nie jest ani proste ani szybkie.

Ochrona nazwy firmy bez rejestracji VS. znak zarejestrowany

– Podsumowanie –

• Ochrona nazwy firmy bez rejestracji ma tę zaletę, że jest darmowa i nie wymaga żadnych zabiegów formalnych. Za zastrzeżenie znaku towarowego będziesz musiał wnieść określone opłaty urzędowe.

• Ponadto ochrona nazwy firmy bez rejestracji ograniczona jest do towarów i usług jakie oferujesz na danym terytorium. Znak zarejestrowany obejmuje towary i usługi wskazane w zgłoszeniu oraz terytorium przynajmniej jednego kraju.

• Ochrona nazwy firmy bez rejestracji nie zabezpieczy Ci marki, którą dopiero chcesz wprowadzić na rynek. Możesz to zrobić tylko zastrzegając ją w Urzędzie Patentowym.

• Prowadzenie sporu o znak niezarejestrowany jest trudne bo wymaga szczegółowego udowodnienia, że te prawa w ogóle Ci przysługują. Przy znaku zarejestrowanym wystarczy, że przedłożysz świadectwo rejestracji znaku.

• Znak niezarejestrowany może być narażony na próbę kradzieży. Jeżeli tak się stanie ugrzęźniesz na długie lata w sporach sądowych. Tymczasem wystarczy swój znak zarejestrować, aby czuć się realnym właścicielem marki.

• Znak zarejestrowany pozwala skutecznie walczyć z naruszycielami w internecie. Dotyczy to nie tylko odzyskania domeny internetowej, ale i zablokowania konkurenta na Allegro, eBay czy Facebooku.

• Znak zarejestrowany może Ci pomóc w przypadku bankructwa, ponieważ ma określoną wartość. Jeżeli ktoś go kupi, to ta kwota pomniejszy Twoje długi. Taki znak możesz również wykorzystać do optymalizacji podatkowej. Ochrona nazwy firmy bez rejestracji nie daje Ci takich możliwości.

Zobacz również:

• Wsparcie finansowe z UE na ochronę znaków towarowych
• Pomysł na biznes. 9 skutecznych sposobów na jego ochronę prawną
• Jakie są rodzaje znaków towarowych?
• Zastrzeżenie wzoru przemysłowego – ile to kosztuje?
• Jak chronić nazwę firmy? 5 mitów, które mogą zniszczyć Twoją firmę!
• Zastrzeżenie firmowego logo jako wzoru przemysłowego. Wady i zalety takiej strategii
• Licencja na wykorzystanie postaci z bajek. Gdzie szukać kontaktu?
• Jak dostosować znak towarowy do rejestracji?