Slider

Kiedy Klient zadał mi to pytanie, pomyślałem, że żartuje. Jak to, słoiki, które pamiętam z dziadkowej piwnicy miałyby naruszać prawo? Nie wierzę! Sprawa była jednak poważna. Ptaszki ćwierkały, że pewnej firmie udało się owe kratki zastrzec. A że klient planował wypuścić konkretną partię przetworów w takich słoikach, to chciał uzyskać ode mnie informację czy jest to bezpieczne.

Swoją drogą, dzięki takim sprawom po prostu uwielbiam swoją pracę 🙂
 
 
Czy słoik z czerwoną kratką narusza znak towarowy? 

Czerwoną kratkę zarejestrowano jako znak towarowy.

Robiąc poszukiwania znalazłem taki oto unijny znak towarowy:

Czy słoik z czerwoną kratką narusza znak towarowy?

EUTM-001990803

 
Służy on do oznaczania m.in. przetworów, wyrobów cukierniczych i napojów owocowych.

Sprawa rozwiązana, dziękuję, można się rozejść…

No nie do końca.

 
Toczył się już spór o tego typu znak, a wnioski z niego są co najmniej interesujące.
 

Strategia prawnej ochrony kolorowych kratek.

Właścicielem praw do powyższego znaku jest francuska firma Andros. To całkiem spore przedsiębiorstwo rodzinne, zajmujące się produkcją żywności.

Przeglądając rejestry zauważyłem, że wszelkimi sposobami stara się zmonopolizować charakterystyczną kratkę na słoikach. Poniżej przykłady skutecznie zarejestrowanych znaków francuskich i unijnych. Czerwona kratka jest osobno chroniona również w Polsce.

Czy słoik z czerwoną kratką narusza znak towarowy?

 

Tylko, że rejestracja znaku towarowego to jedno, a egzekwowanie praw to drugie.

Jeżeli będziesz chciał złapać szczura, ten najpewniej zacznie uciekać. Kiedy jednak zapędzisz go w róg, w ramach obrony zaatakuje Cię. I często tak samo robią firmy pozywane o naruszenie prawa do znaku towarowego.

 

Postępowanie o unieważnienie zielonej kratki.

Taką strategię obrony wybrała firma, pozwana przez Androsa we Francji.

 

Argumenty wnoszącego o unieważnienie

Czy słoik z czerwoną kratką narusza znak towarowy?W 2008 r. Gruppo Fini złożyła wniosek do EUIPO o unieważnienie znaku zielonej kratki, zarzucając mu:

Wnioskodawca twierdził, iż znak towarowy składa się z tzw. kraty „Vichy/Gingham” i jest powszechnie znanym oznaczeniem umieszczanym na opakowaniach produktów żywnościowych.

Krata występuje m.in. w kolorystyce:

  • biało- niebieskiej;
  • biało- zielonej;
  • biało- czerwonej

Taką kratę często można spotkać na nakrętkach szklanych słoików i odzwierciedla typowy wzór obrusu, który używany jest powszechnie od lat 70-tych. Krata Gingham należy więc do domeny publicznej i nikt nie powinien móc jej zmonopolizować.

Podniesiono również, iż pomiędzy znakiem towarowym w postaci kratki Vichy a artykułami spożywczymi istnieje silne powiązanie. Znak wskazuje na jakość oraz inne cechy towarów, a głównym jego przesłaniem jest „autentyczność i domowy charakter”.

 

Argumenty uprawnionego do znaku towarowego

Właściciel spornego znaku, naturalnie z tymi argumentami się nie zgodził.

Uzasadniał to tym, że zaskarżony znak nabył wtórną zdolność odróżniającą poprzez jego powszechne używanie na rynku europejskim.

Taką linię obrony przyjęto również przy obronie szachownicy Luis Vitton.

Pierwszy znak zawierający kratkę „Vichy” został zgłoszony już w 2000r. W następnych latach kolejne znaki zostały zarejestrowane również przez urzędy krajowe. Jest to wg uprawnionego silny dowód na posiadanie przez znak charakteru odróżniającego.

Podnosił on również to, że jego znak towarowy jest rozpoznawany wśród właściwego kręgu konsumentów, którzy świadomie dokonują wyboru jego produktów oznaczanych przedmiotowym znakiem.

Dodał również, iż powołane przez przeciwnika dowody zawierają co prawda kratkę „Gingham” ale służy ona do oznaczania innych artykułów spożywczych niż zaskarżony znak. Ponadto kratka w przedłożonych dowodach nie występuje w funkcji znaku towarowego, a jest elementem ozdobnym opakowań.

 

Decyzja Wydziału Unieważnień.

EUIPO wydało decyzję o unieważnieniu spornego znaku w całości.

W swojej decyzji Wydział zaznaczył, że znaki, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych, pozbawione są zdolności odróżniającej. Nie spełniają więc podstawowej funkcji znaków towarowych (wskazania na źródło pochodzenia).

Dowody dostarczone przez wnoszącego o unieważnienie w sposób jednoznaczny potwierdzają, że kraciasty wzór jest powszechnie używany do oznaczania artykułów spożywczych.

 

Po pierwsze, próbki opakowań wskazują, iż wzór kratki jest licznie używany dla wielu artykułów spożywczych zarówno na obszarze Unii jak i poza nią.

Po drugie, przedstawiono obszerną listę znaków towarowych, które są identyczne lub bardzo podobne do kraciastego wzoru obrusu, określonego przez strony jako krata „Vichy” lub „Gingham”.

Jest to silny argument przemawiający za uznaniem, iż kraciasty wzór jest powszechnie kojarzony z produktami żywnościowymi.

 
Ponadto słoiki z kraciastymi nakrętkami, a także same nakrętki są powszechnie sprzedawane konkurencyjnym przedsiębiorstwom jako oddzielne towary. Z dowodów przedstawionych w sprawie wynika również, że wzór tzw. kraty „Gingham” lub „Vichy” był znany od wielu dziesięcioleci w powszechnie akceptowanych praktykach handlowych.

Urząd ponadto nie zgodził się z twierdzeniem jakoby zaskarżony znak towarowy nabył wtórną zdolność odróżniającą.

W wyroku zwrócono uwagę na fakt, że uzyskanie charakteru odróżniającego na skutek używania znaku musi zostać udowodnione w odniesieniu do całego terytorium, na którym znak był pozbawiony tego charakteru. Właściciel wspólnotowego znaku towarowego nie przedłożył na to jednak przekonujących dowodów.
 
Pierwsza Izba Odwoławcza w 2012 r. utrzymała w mocy decyzję o unieważnieniu znaku.

Mój komentarz.

Rejestrację tego typu znaków towarowych można by potraktować jako ciekawostkę, gdyby nie to, że ma ona bezpośredni wpływ na przedsiębiorców.

Sam w lokalnym markecie znalazłem wiele produktów z tymi motywami:

Czy słoik z czerwoną kratką narusza znak towarowy?

Czy słoik z czerwoną kratką narusza znak towarowy?
 
Co prawda znak towarowy przedstawiający zieloną kratę został unieważniony, ale nadal w mocy są pozostałe. Ich właściciel może je wykorzystywać do naciskania na konkurentów.

Czy słoik z czerwoną kratką narusza znak towarowy?Jeżeli kogoś pozwie, musi się liczyć z tym, że jego znaki zostaną zaatakowane. Myślę, że w EUIPO jest duża szansa na unieważnienie pozostałych znaków.

Czy tak samo sprawę zinterpretowałby Urząd Patentowy RP?

Nie ma takiej pewności.

Przykładowo, wnoszący o unieważnienie znaku unijnego przegrał sprawę we francuskim sądzie pierwszej instancji, który uznał, że sporne znaki mają zdolność odróżniającą.

Być może z tego powodu, obecnie oferuje on swoje produkty z grafiką uzupełnioną o czerwoną kropkę i napisy na nakrętce.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.
Dodatkowo jako gratis otrzymasz mój eBook pt.:
„10 RZECZY, KTÓRE MUSISZ WIEDZIEĆ O OCHRONIE MARKI”


 

baner-pod

Kiedy powiem “znak towarowy” pewnie pomyślisz o ochronie nazwy/logo firmy. Znakiem może być jednak każde oznaczenie, które nadaje się do odróżniania towarów lub usług. Firmy do promocji często używają określonych kolorów (patrz – Orange). Pytanie więc czy taki kolor można zmonopolizować? Czy da się go zarejestrować jako znak towarowy? Tak! Jest to jednak niezwykle trudne.


Na czym polega problem z rejestracją kolorów?

Pojęcie znaku towarowego jest szerokie. Ustawa Prawo własności przemysłowej mówi:

Art. 120. 1.

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

 

Katalog znaków towarowych jest więc otwarty.

Przedsiębiorcy najczęściej rejestrują:

firmową nazwę (słowny znak towarowy);
firmowe logo (słowno-graficzny znak towarowy).

 

Znany jest nawet przypadek zarejestrowania zapachu świeżo ściętej trawy dla piłek tenisowych.

Należy to jednak traktować raczej jako ciekawostkę niż regułę, że zapach można chronić. Aby jakieś oznaczenie np. kolor, mogło być znakiem towarowym musi:

– dać się przedstawić graficznie, oraz
– nadawać się do odróżniania towarów/ usług.

Z graficznym przedstawieniem koloru sobie poradzono. Jak zobaczysz poniżej najczęściej jest to kwadrat/ prostokąt o jednolitej barwie. I urzędy to akceptują. Pomimo faktu, że taki kolor w obrocie gospodarczym występuje później w najróżniejszych kształtach.

 

Problem jest ze zdolnością odróżniającą kolorów. Przyjmuje się, że:

pojedynczy kolor nie nadaje się do odróżniania towarów/ usług.

Po prostu nie jest w stanie przekazywać informacji o pochodzeniu danego towaru/ usługi.

Ciekawy jestem czy się z tym zgodzisz.

 

Zagadka*:

Odgadnij do jakiej marki odnoszą się poniższe kolory. Są to autentycznie zarejestrowane znaki towarowe. Dla ułatwienia wskazuję o jakie towary/usługi chodzi:

1) czekolada;
2) usługi transportowe;
3) pokarm dla kotów.

Kolor jako znak towarowy

*Odpowiedź znajdziesz w dalszej części artykułu.

 

Pomyślisz pewnie, że sam sobie teraz zaprzeczam.

Na początku napisałem, że kolor może być znakiem towarowym. Później, że nie ma zdolności odróżniającej. Po czym pokazałem 3 kolory, które są znakami towarowymi.

Jak widzisz prawo jest kolorowe 🙂

Choć wydaje się to skomplikowane, zaraz Ci wszystko dokładnie wyjaśnię.

 

_______________________________________________________________________

Paweł-Tkaczyk-300x300O komentarz poprosiłem Pawła Tkaczyka.

Jak sam twierdzi – zarabia na życie opowiadaniem historii. Buduje silne marki – pracuje m.in. z Agorą, Grupą Allegro, wieloma mniejszymi firmami. Doradza startupom i innym przedsiębiorstwom – jako mentor np. podczas Startup Weekend czy Startup Fest. Dzieli się wiedzą – pisze blog o budowaniu marki, popełnił dwie książki: „Zakamarki marki” i „Grywalizacja”, prowadzi szkolenia z marketingu, brandingu, social media…

Charakterystyczny kolor jest jednym z najbardziej wartościowych elementów odróżniających markę. Po pierwsze chodzi o specyfikę percepcji:

kolor postrzegamy szybko, automatycznie, nie są wymagane praktycznie żadne „wyższe” czynności kognitywne do stworzenia skojarzenia z przedmiotem, marką, uczuciem.

Wybudowanie takiego skojarzenia przez logo (nawet najprostsze), nazwę firmy (znak słowno-graficzny) czy slogan wymaga więcej „pracy” po stronie naszego mózgu. A nie od dziś wiadomo, że

„nie każ mi myśleć”

to doskonała strategia budowania marki.

Druga rzecz, która czyni kolor tak atrakcyjnym kąskiem dla zawłaszczenia przez markę jest jego uniwersalność.

W brandingu istnieje pojęcie „key visual” czyli główny motyw graficzny, który pozwala na odróżnienie marki od innych nawet kiedy nie pokazujemy znaku graficznego, nazwy firmy, sloganu.

Key visual to charakterystyczne kolory (i kombinacje kolorów, jak te pokazane w artykule), kroje pisma, elementy ozdobne…

Projektowanie uniwersalnego key visuala jest trudne, bo nie wszędzie można pokazać znak, zmieścić slogan, umieścić grafiki… Tymczasem kolor jest cechą praktycznie każdego obiektu, niezależnie od jego kształtu i rozmiaru.

Firma, która stworzy skojarzenia z kolorem ma dużo łatwiej w tworzeniu key visuala.

_______________________________________________________________________

Kiedy kolor można zarejestrować jako znak towarowy?

95% przedsiębiorców nie ma co marzyć o rejestracji koloru jako znaku towarowego.

Już mówię dlaczego.

Okoliczność kiedy kolor da się jednak zarejestrować jest absolutnie wyjątkowa.

Ma to miejsce, kiedy znak nabywa tzw. wtórną zdolność odróżniającą.

Chodzi o sytuację, kiedy oznaczenie które początkowo nie nadaje się do odróżniania towarów/usług, w wyniku uzyskania dużej popularności zaczyna się konsumentom kojarzyć z określoną marką.

 

Przykład:

Kolor jako znak towarowy - ORANGE R-271601Orange Brand Services Ltd., chroni w Polsce taki oto kolor jako znak towarowy (R-271601). Oznacza nim usługi telefonii komórkowej.

Kiedy ta marka powstała, kolor pomarańczowy nie miał zdolności odróżniającej. Gdyby wtedy ubiegano się o jego ochronę Urząd Patentowy RP na pewno odmówiłby rejestracji.

Z wnioskiem wystąpiono jednak, kiedy marka zyskała już ogromną popularność. Intensywna promocja sprawiła, że kolor pomarańczowy nabył wtórną zdolność odróżniającą.

 

Ciekawostka:

Kolor jako znak towarowy - PLAY Z-369967P4 Sp. z o.o., próbowała w 2010 r. zarejestrować taki oto kolor jako znak towarowy (Z-369967). Chodziło o barwę, charakterystyczną dla operatora telefonii komórkowej PLAY.

Urząd Patentowy RP wydał jednak decyzję o odmowie rejestracji. Wskazał na brak zdolności odróżniającej znaku. Sprawa przeszła przez wszystkie instancje i ostatecznie Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał decyzję w mocy.

To właściwie pokazuje, że szansę na rejestrację koloru mają nawet nie firmy duże, ale bardzo duże.

 

Co jednak ciekawe, w 2017 r. PLAY podjął kolejną próbę rejestracji tego koloru (Z-476168). Tym razem postępowanie zakończyło się sukcesem.

Co wpłynęło na decyzję eksperta?

Przez te 7 lat poziom rozpoznawalności tej marki wzrósł do takiego poziomu, że konsumencie kojarzą ją po samym kolorze. No i na to musiano przedstawić przekonujące dowody.

 

To czy znak towarowy będący kolorem zostanie zarejestrowany zależy od decyzji eksperta. To on będzie badać zdolność odróżniającą takiego znaku.

 

Ekspert sprawdzi:

  1. Czy dana grupa konsumentów na podstawie koloru będzie w stanie zidentyfikować towary/ usługi jako pochodzące od konkretnego przedsiębiorcy.
  2. Czy rejestracja nie będzie powodować zagrożenia swobody konkurencji. Pod uwagę będzie więc brana ocena interesu publicznego. Czy monopolizacja koloru nie ograniczy w sposób nieuzasadniony możliwości wykorzystywania barw w promocji innych przedsiębiorców.
  3. Na jak dużą liczbę towarów/ usług zgłaszający chce uzyskać ochronę. Im jest ich więcej tym większe niebezpieczeństwo, że przyznanie ochrony nastąpi ze szkodą dla konkurentów z branży (patrz pkt. 2).
  4. Czy kolor nie jest rodzajowo związany z produktem, który ma oznaczać (np. kolor czerwony dla gaśnic).

 

Co ciekawe wskazuje się, że wtórna zdolność odróżniająca powinna dotyczyć jedynie odcieni kolorów podstawowych. Chodzi o wyeliminowanie sytuacji, kiedy poprzez rejestrację kolorów podstawowych nadmiernie ograniczy się rynek konkurencji z branży.

To tyle, jeżeli chodzi o teorię.

Osobiście znalazłem zarejestrowany unijny znak towarowy będący kolorem czarnym. Znak służy do oznaczania m.in. papieru toaletowego 🙂

Choć w sumie Wikipedia mówi, że czarny oznacza brak jakiegokolwiek koloru.

Kolor jako znak towarowy - RENOVA - CTM-004899233Nr prawa ochronnego – 004899233
Urząd rejestrujący – EUIPO
Data rejestracji – 14.02.2006
Właściciel – RENOVA-FÁBRICA DE PAPEL DO ALMONDA, S.A.

Kolor jako znak towarowy – przykłady rejestracji.

Uczciwie Ci powiem, że spędziłem wiele godzin na przeczesywaniu baz danych.

Wbrew pozorom do niektórych znaków nie było łatwo dotrzeć. W Polsce znaki będące kolorami klasyfikowane są jako znaki graficzne. Z drugiej strony widząc dany kolor nie łatwo było skojarzyć do oznaczania jakich towarów/ usług jest przeznaczony. Często również nazwa właściciela niewiele mówiła.

 

Same poszukiwania były dla mnie świetną zabawą.

Czułem się niczym archeolog 🙂

Przeglądałem artykuły w różnych językach (dzięki ci Google translator!). Czytałem fragmenty książek dot. znaków towarowych. Wiele razy byłem zaskoczony tym co udało mi się znaleźć. Okazało się bowiem, że na co dzień korzystałem z kilku znaków towarowych będących kolorami.

Całkowicie nieświadomie.

Jestem zadowolony z efektów poszukiwań.

Śmiało mogę powiedzieć, że w polskojęzycznym internecie nie znajdziesz drugiego tak obszernego zestawiania znaków towarowych będących kolorami.

A i tak wybrałem jedynie najbardziej rozpoznawalne marki.



1 – Czekolady MILKA.

Kolor jako znak towarowy - MILKA - IR-664464Nr prawa ochronnego – 644464
Urząd rejestrujący – WIPO
Data rejestracji – 29.09.1995
Właściciel – Kraft Foods Schweiz Holding GmbH


2 – Champagne Veuve Clicquot Brut

Kolor jako znak towarowy - Champagne - CTM-000747949Nr prawa ochronnego – 000747949
Urząd rejestrujący – EUIPO
Data rejestracji – 12.02.1998
Właściciel – MHCS


3 – NIVEA

Kolor jako znak towarowy - NIVEA - DE-305710729Nr prawa ochronnego – 305710729
Urząd rejestrujący – Germany – DPMA
Data rejestracji – 30.11.2005
Właściciel – Beiersdorf AG


4 – T-Mobile

Kolor jako znak towarowy -T-Mobile - CTM-000212787Nr prawa ochronnego – 000212787
Urząd rejestrujący – EUIPO
Data rejestracji – 01.04.1996
Właściciel – Deutsche Telekom AG


5 – UPS

Kolor jako znak towarowy - UPS - 000962076Nr prawa ochronnego – 000962076
Urząd rejestrujący – EUIPO
Data rejestracji – 21.10.1998
Właściciel – United Parcel Service of America, Inc.


6 – vodafone – angielski operator sieci komórkowej

Kolor jako znak towarowy - vodafone - 304707Nr prawa ochronnego – 304707
Urząd rejestrujący – Czech Republic – IPOCZ
Data rejestracji – 12.10.2004
Właściciel – Vodafone Czech Republic a. s.


7 – OBI

Kolor jako znak towarowy - OBI - DE-302010036738Nr prawa ochronnego – 302010036738
Urząd rejestrujący – Germany – DPMA
Data rejestracji – 22.11.2012
Właściciel – OBI GmbH & Co. Deutschland KG


8 – Szwajcarskie scyzoryki

Kolor jako znak towarowy - scyzoryki - CTM-002087005Nr prawa ochronnego – 002087005
Urząd rejestrujący – EUIPO
Data rejestracji – 13.02.2001
Właściciel – MERKENBUREAU KNIJFF & PARTNERS B.V.


9 – Słowniki Langenscheidt

Kolor jako znak towarowy - słowniki - DE-39612858Nr prawa ochronnego – 39612858
Urząd rejestrujący – Germany – DPMA
Data rejestracji – 07.03.1996
Właściciel – Langenscheidt GmbH & Co. KG


10 – Niemiecka poczta

Kolor jako znak towarowy - Deutsche Post - DE-30470261Nr prawa ochronnego – 30470261
Urząd rejestrujący – Germany – DPMA
Data rejestracji – 16.05.2007
Właściciel – Deutsche Post AG


11 – Żółte karteczki samoprzylepne.

Kolor jako znak towarowy - karteczki samoprzylepne - CTM-002550457Nr prawa ochronnego – 002550457
Urząd rejestrujący – EUIPO
Data rejestracji – 25.01.2002
Właściciel – 3M Company

Zaskakujące, że w tym przypadku EUIPO nie uznał tego koloru za funkcjonalny względem towaru, który oznacza. Jasno żółty kolor karteczek jest logiczny i wynika z ich przeznaczenia. Na jasnej powierzchni dobrze prezentują się notatki. Z kolei żółtawa barwa pozwala odróżniać się karteczkom na tle np. lodówki, tablicy czy białej kartki.


12 – Wypożyczalnia samochodów National.

Kolor jako znak towarowy - Wypożyczalnia samochodów - CTM-000747501Nr prawa ochronnego – 000747501
Urząd rejestrujący – EUIPO
Data rejestracji – 13.02.1998
Właściciel – PAGE WHITE & FARRER


13 – Kärcher.

Kolor jako znak towarowy - Karcher - DE-30525583Nr prawa ochronnego – 30525583
Urząd rejestrujący – Germany – DPMA
Data rejestracji – 29.04.2005
Właściciel – Alfred Kärcher GmbH & Co. KG


14 – Manz’sche Verlags – księgarnia i wydawnictwo prawnicze.

Kolor jako znak towarowy - wydawnictwo prawnicze - AU-178911Nr prawa ochronnego – 178911
Urząd rejestrujący – Austria – OPA
Data rejestracji – 24.09.1998
Właściciel – MANZ’SCHE VERLAGS- UND UNIVERSITÄTSBUCHHANDLUNG GMBH


15 – Tiffany & Co – biżuteria.

Kolor jako znak towarowy - Tiffany & Co - UK0002505742BNr prawa ochronnego – UK0002505742B
Urząd rejestrujący – United Kingdom – UKIPO
Data rejestracji – 22.12.2008
Właściciel – Tiffany and Company


16 – Whiskas – pokarm dla kotów.

Kolor jako znak towarowy - Whiscas - CTM-003793361

Nr prawa ochronnego – 003793361
Urząd rejestrujący – EUIPO
Data rejestracji – 19.04.2004
Właściciel – Mars Petcare UK


17 – CLAAS – maszyny rolnicze.

Kolor jako znak towarowy - CLAAS - CTM-011849791

Nr prawa ochronnego – 011849791
Urząd rejestrujący – EUIPO
Data rejestracji – 13.05.2013
Właściciel – CLAAS KGaA mbH



18 – Hazet – wózki i skrzynki warsztatowe.

Kolor jako znak towarowy

Nr prawa ochronnego – 009543927
Urząd rejestrujący – EUIPO
Data rejestracji – 2.11.2010
Właściciel – Hazet-Werk Hermann Zerver


19 – Owens Corning – izolacyjne materiały budowlane.

Kolor jako znak towarowy - wełna-izolacyjna R-111548Nr prawa ochronnego – R-111548
Urząd rejestrujący – UPRP
Data rejestracji – 19.12.1995
Właściciel – Owens Corning Intellectual Capital, LLC

W ten oto ciekawy sposób firma Owens Corning zastrzegła różowy kolor swoich materiałów izolacyjnych. Jako, że mamy tutaj przedstawiony konkretny kształt bardziej można powiedzieć, że jest to znak przestrzenny. Niemniej w sytuacji, kiedy kształt jest funkcjonalny chroniony jest faktycznie kolor.

Nieprzypadkowo w promocji tych produktów uczestniczy kultowa Różowa Pantera. Firma Owens Corning na podstawie umowy licencyjnej płaci za tą przyjemność niemałą sumę pieniędzy.



20 – RUD – łańcuchy do mocowania ładunków.

Kolor jako znak towarowy

Nr prawa ochronnego – 011886777
Urząd rejestrujący – EUIPO
Data rejestracji – 10.06.2013
Właściciel – RUD Ketten Rieger & Dietz

 

Kompozycje kolorystyczne jako znaki towarowe.

Przeszukując bazy trafiłem na znaki będące zestawieniem dwóch kolorów.

Ich rejestracja wcale nie jest łatwiejsza niż jednego koloru. Właściwie tego typu znaki towarowe muszą spełniać te same wymogi co znaki będące pojedynczymi kolorami. Jak zaraz zobaczysz również i tu prawa do znaków posiadają bardzo rozpoznawalne firmy.


21 – Deere & Company – maszyny rolnicze.

Kolor jako znak towarowy - Deere & Company - CTM-000063289Nr prawa ochronnego – 000063289
Urząd rejestrujący – EUIPO
Data rejestracji – 01.04.1996
Właściciel – Deere & Company


22 – Red Bull.

Kolor jako znak towarowy - Red Bull - CTM-002534774Nr prawa ochronnego – 002534774
Urząd rejestrujący – EUIPO
Data rejestracji – 15.01.2002
Właściciel – Red Bull GmbH


23 – Baterie DURACELL.

Kolor jako znak towarowy - DURACELL - DE-300600828Nr prawa ochronnego – 300600828
Urząd rejestrujący – Germany – DPMA
Data rejestracji – 14.08.2000
Właściciel – Duracell Batteries BVBA


24 – CAT – maszyny budowlane.

Kolor jako znak towarowy - CAT - CTM-005541222

Nr prawa ochronnego – 005541222
Urząd rejestrujący – EUIPO
Data rejestracji – 11.12.2006
Właściciel – Caterpillar Inc.


25 – STIHL – piły silnikowe.

Kolor jako znak towarowy - STIHL - DE-30771435

Nr prawa ochronnego – 30771435
Urząd rejestrujący – Germany – DPMA
Data rejestracji – 05.11.2007
Właściciel – Andreas Stihl AG & Co. KG

Kolor jako znak towarowy – przykłady niepowodzeń.

Kolor jako znak towarowy nie jest łatwo zarejestrować. Wskazane wyżej przypadki stanowią raczej wyjątki. Zgłaszający z kolei musieli się mocno wysilić aby udowodnić, że znaki mają dostateczną zdolność odróżniającą. Wskazałem już, że w przypadku operatora PLAY rejestracja koloru się nie udała. Są jednak i inne przykłady niepowodzeń.

Niektóre z nich mogą zaskakiwać.


1 – KODAK.

Kolor jako znak towarowy - KODAK - CTM-003525938Nr zgłoszenia – 003525938
Urząd rejestrujący – EUIPO
Data zgłoszenia – 31.10.2003
Właściciel – Eastman Kodak Company


2 – SANTANDER (bank).

Kolor jako znak towarowy SANTANDER CTM-006728356Nr zgłoszenia – 006728356
Urząd rejestrujący – EUIPO
Data zgłoszenia – 05.03.2008
Właściciel – BANCO SANTANDER, S.A.


3 – TNT (usługi pocztowe i kurierskie).

Kolor jako znak towarowy - TNT - CTM-001606565Nr zgłoszenia – 001606565
Urząd rejestrujący – EUIPO
Data zgłoszenia – 12.04.2000
Właściciel – TNT HOLDINGS B.V.


4 – Firma Cukiernicza SOLIDARNOŚĆ.

Kolor jako znak towarowy - SOLIDARNOŚĆ - Z-206238Nr zgłoszenia – Z-206238
Urząd rejestrujący – Polska – UPRP
Data zgłoszenia – 18.08.1999
Właściciel – Firma Cukiernicza SOLIDARNOŚĆ-rok założenia 1952 Spółka z o. o.


5 – Kimberly-Clark (rękawice lateksowe).

Kolor jako znak towarowy - Kimberly - CTM-003243623Nr zgłoszenia – 003243623
Urząd rejestrujący – EUIPO
Data zgłoszenia – 24.06.2003
Właściciel – Kimberly-Clark Worldwide, Inc.


6 – Gumy do żucia – Wrigley.

Kolor jako znak towarowy - gumy do żucia - CTM-000051607Nr zgłoszenia – 000051607
Urząd rejestrujący – EUIPO
Data zgłoszenia – 01.04.1996
Właściciel – WM. WRIGLEY JR. COMPANY


7 – Vanish – preparat do usuwania plam.

Kolor jako znak towarowy - VANISH - CTM-005018023Nr zgłoszenia – 005018023
Urząd rejestrujący – EUIPO
Data zgłoszenia – 12.04.2006
Właściciel – Reckitt Benckiser N.V.


8 – HILTI – producent narzędzi

Kolor jako znak towarowy - HILTI - IR-803195Nr – 803195
Urząd rejestrujący – WIPO
Data rejestracji – 12.02.2003
Właściciel – Hilti Aktiengesellschaft
Urząd Patentowy RP odmówił rejestracji tego znaku w Polsce.


9 – AQUATHERM – producent systemów rurowych z tworzyw sztucznych.

Kolor jako znak towarowy - aquatherm - IR-863506Nr – 863506
Urząd rejestrujący – WIPO
Data rejestracji – 17.05.2005
Właściciel – aquatherm GmbH
Urząd Patentowy RP odmówił rejestracji tego znaku w Polsce.

 

Urzędy odmawiające ochrony najczęściej powoływały się na barak dostatecznej zdolności odróżniającej koloru. A badane jest to na dzień dokonania zgłoszenia. Może się jednak okazać, że po kilku latach od nieudanej rejestracji marka tak dobrze się rozwinie, że uzyska wtórną zdolność odróżniającą.

I dokładnie tak stało z kolorem fioletowym dla marki PLAY.


Podsumowanie:

  1. Można zarejestrować kolor jako znak towarowy, ale jest to bardzo trudne.
  2. Przeciętny przedsiębiorca raczej ma małe szanse na rejestrację koloru.
  3. Aby zarejestrować kolor jako znak towarowy musisz wykazać jego wtórną zdolność odróżniającą. Kolor musi być tak mocno rozpoznawalny na rynku, aby konsumenci kojarzyli go z Twoją marką.
  4. Rejestracja koloru jako znaku towarowego nie może być zagrożeniem dla swobody konkurencji.
  5. Nie rejestruje się kolorów podstawowych a jedynie ich odcienie.

 

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.
Dodatkowo jako gratis otrzymasz mój eBook pt.:
„10 RZECZY, KTÓRE MUSISZ WIEDZIEĆ O OCHRONIE MARKI”


 

baner-pod

Często spotykam się z pytaniami dlaczego warto zastrzec markę firmy, skoro bez tego i tak jesteśmy chronieni przez prawo. To oczywiście prawda, ale niepełna. Chodzi o to, że poziom takiej ochrony prawnej jest minimalny. Za to spory oparte o niezarejestrowane znaki towarowe są trudne i bardziej nieprzewidywalne. Poniżej, w aż 22 punktach, opisuję co zyskujesz rejestrując swój znak towarowy.


 

Dlaczego warto zastrzec markę firmy – podcast

Nie masz czasu czytać ani oglądać powyższego nagrania? Dla Twojej wygody przygotowałem ten materiał również w formie podcastu. Odtwarzając go na swoim telefonie możesz słuchać tej audycji gdziekolwiek jesteś.

>> Pobierz odcinek

>> Odsłuchaj na Androidzie

>> Odsłuchaj na iPhone

>> Zobacz poprzednie odcinki

Zastrzegając markę firmy stajesz się jej realnym właścicielem.

 
Zauważyłem, że wiele osób żyje w błędnym przekonaniu, że z samego faktu założenia działalności gospodarczej lub spółki, uzyskują prawa do marki. Przepisy przyznają minimalny poziom ochrony, ale nie w wyniku założenia firmy, ale w następstwie komercyjnego używania danego oznaczenia.

Sam wpis do CEIDG czy KRS-u o niczym jeszcze nie świadczy.

Tym bardziej, że urzędnik na etapie rejestracji firmy nie sprawdza czy wybrana przez Ciebie nazwa nie narusza cudzego znaku towarowego. Efektem tego jest sytuacja, że jak wpiszesz w CEIDG nazwę „TOMBUD” to wyskoczy Ci prawie 400 przedsiębiorców!

Nie żartuję.

Możesz to samemu sprawdzić klikając w poniższe zdjęcie:

Dlaczego warto zastrzec markę firmy rejestrując ją jako znak towarowy?Oczywiście jak łatwo się domyślić, większość właścicieli tych firm to Tomasze 🙂

I jestem przekonany, że sporo z nich żyje w przekonaniu, że skoro założyli firmę to… mają wyłączne prawa do marki.



Prawda jest jednak taka, że aby czuć się realnym właścicielem swojej marki, powinieneś ją zastrzec w Urzędzie Patentowym. Oczywiście wcześniej warto przeprowadzić badanie czy wybrana nazwa nie narusza cudzego prawa. Jeżeli wynik jest pozytywny, bez obaw możesz dokonać zgłoszenia.

Pamiętaj, że tym wszystkim może się dla Ciebie zająć rzecznik patentowy.



Rejestracja znaku daje Ci więc formalne prawa do marki firmy.

I to dla większości osób jest najważniejsze. Nie zależy im na pozywaniu konkurencji, a na poczuciu bezpieczeństwa, że nikt im już tej marki nie odbierze. A nie można zapominać, że w Urzędzie Patentowym panuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”.

Ochronę uzyska ten, która jako pierwszy o to wystąpi.

– 2 –

Zastrzegając markę firmy uniemożliwiasz jej kradzież.

Chodzi o sytuację kiedy konkurent zastrzega na siebie Twoją markę firmy.
 
Później taka osoba może żądać abyś zaprzestał używania jego znaku. Znam również przypadki, kiedy taki „kreatywny przedsiębiorca” zaczynał taką firmę szantażować. Żądał odkupienia praw do znaku towarowego lub podpisania odpłatnej umowy licencyjnej.

Mimo wszystko, najgorsza w tym wszystkim jest wizja utraty marki. W końcu w jej rozwój włożyłeś czas, pieniądze i serce.

 
O tym, że takie niebezpieczeństwo jest realne wiem z własnego doświadczenia. Często zwracają się do mnie osoby, które widzą, że na horyzoncie czeka ich spór o markę. Z ich firmy odchodzi wspólnik lub kluczowy pracownik i idzie na swoje.

Taka osoba często czuje, że skoro latami rozwijała markę firmy, to ma moralne prawo dalej się nią posługiwać.

No i wcale nie należą do rzadkości przypadki rejestrowania przez nich takich samych lub podobnych znaków towarowych.
 

Historia pewnego przedsiębiorcy:

Mój Klient wymyślił bardzo chwytliwą nazwę produktu, który sprzedawał na Allegro. Była ona na tyle dobra, że zaczął się nią posługiwać Jego konkurent. W pierwszym odruchu Klient skontaktował się z rywalem, żądając zaprzestania używania spornej nazwy.

Kiedy to nie poskutkowało, zwrócił się do mnie o pomoc.

Doradziłem mu, aby szybko zgłaszał ten znak do ochrony. Niestety po kilku miesiącach okazało się, że konkurent wyprzedził nas ze swoim zgłoszeniem dosłownie o 2 dni.

Jedyną opcja jaka mu pozostała, była próba unieważnienia takiego znaku. Niestety mojego Klienta nie było stać na kilkuletnie spory.

Musiał się więc pogodzić z tym, że swoją markę stracił.


 
Z tej historii powinieneś wyciągnąć dwa wnioski.

  1. Zanim zaatakujesz konkurenta, uzbrój się w narzędzie prawne jakim jest zarejestrowany znak towarowy. W przeciwnym wypadku, w ramach obrony, zgłoszenie na siebie zrobi Twój przeciwnik.
  2. Zanim zaczniesz działać umów się na poradę prawną z rzecznikiem patentowym. Możesz tylko zyskać na tym, że specjalista od prawnej ochrony marki przygotuje dla Ciebie strategię działania.

 
Uważaj na trolle od znaków towarowych.

Ich model biznesowy opiera się o kradzież cudzych marek.

Trolle lokalizują firmy, które działają bez rejestracji znaku towarowego. Później zgłaszają go na siebie i żądają opłat licencyjnych za jego używanie. Naturalnie znikasz z pola ich zainteresowania jeżeli swoją markę zastrzegłeś.
 
Więcej na ten temat mówiłem w poniższym nagraniu:


 

– 3 –

Zastrzeżenie marki firmy daje Ci kontrolę
nad zagranicznymi partnerami.

 
Oferując swoje towary i usługi na skalę międzynarodową przedsiębiorcy często korzystają z pomocy lokalnych firm. Jest to prostsze rozwiązanie niż zakładanie w każdym kraju osobnej dedykowanej spółki. Czasami lepiej podpisać umowę dystrybucji z firmą, która zna realia rynku w danym kraju.

Jednak takie rozwiązanie rodzi pewne niebezpieczeństwo.

Często osoby, które latami uczestniczą w promocji i budowaniu marki jakiegoś produktu, czują się ojcami jego sukcesu. A jak już pisałem, od tego już tylko krok do decyzji o rejestracji znaku partnera biznesowego na siebie.
 
Czego by nie mówić, jest to później silna karta przetargowa w negocjacjach.

Jeżeli producent nie zgodzi się na nowe warunki współpracy – będzie miał zablokowany rynek całego kraju. Oficjalny dystrybutor, któremu przysługują wyłączne prawa do znaku towarowego, może doprowadzić do zajęcia towaru na granicy. A to oznacza, że przynajmniej na kilka lat producent nie będzie mógł w danym kraju prowadzić sprzedaży.


I znów rozwiązaniem tego problemu jest zastrzeżenie marki firmy w każdym kraju gdzie chce się prowadzić interesy. Wykorzystując do tego procedurę międzynarodową, wszystkim może się zająć polski rzecznik patentowy.

Czyli podsumowując punkty 2 i 3 – jeżeli jako pierwszy zarejestrujesz swój znak towarowy – pacyfikujesz próby kradzieży swojej marki. Czy to przez trolla od znaków, byłego wspólnika czy oficjalnego dystrybutora z odległego kraju.


 

– 4 –

Zastrzegając markę firmy zyskujesz
narzędzie do walki z nieuczciwą konkurencją.

 
Rejestrując znak towarowy uzyskujesz ochronę na oznaczenia identyczne i podobne. Konkurent naruszy prawo jeżeli jego nazwa będzie wprowadzała klientów w błąd.
 
Przykład:

Jeżeli używasz znaku towarowego LILA, a konkurent wejdzie na rynek z marką LULA – dojdzie do złamania prawa. Nazwy te, choć nie są identyczne, to w reklamie radiowej ich wymowa jest zbliżona.

 
Ochrona znaku jest terytorialna i obejmuje swoim zasięgiem np. Polskę lub UE. Konkurent nie będzie się mógł bronić tym, że działa kilkaset kilometrów dalej.

Dzięki rejestracji znaku jesteś więc w stanie zmusić go do zmiany nazwy.

Jeżeli nie po dobroci, to w sporze sądowym.

Gdybyś swojej marki nie zastrzegł, konkurent mógłby się obronić, argumentując, że działacie na oddalonych od siebie rynkach. Nie ma więc szans, że wasi klienci się pomylą. Zauważ, że będąc w Gdańsku jest raczej mało prawdopodobne, że zamówisz pizzę z Zakopanego.


Pamiętaj również, że innowacyjne firmy czy liderzy branży – są kopiowani.

Do pewnego stopnia jest to legalne.

Przykładowo można inspirować się kanałami promocji konkurenta. Ostatnio modne stało się prowadzenie bloga firmowego. Problem pojawia się wtedy, kiedy konkurent nadmiernie zbliża się ze swoją nazwą lub logo do Twojej marki. Często dopiero w tym momencie przedsiębiorcy zdają sobie sprawę z tego, że już dawno powinni zadbać o jej ochronę w Urzędzie Patentowym.

– 5 –

Zastrzegając markę firmy
łatwiej będzie Ci dochodzić roszczeń od naruszyciela.

 
Jeżeli zastrzegłeś markę firmy, to masz większe szanse na wygraną w sądzie. Oczywiście uogólniam, bo wszystko zależy od okoliczności konkretnej sprawy. Chodzi jednak o to, że wykazanie, że to Ty masz prawa do danej marki jest banalnie proste.

W sądzie pokazujesz jedynie świadectwo rejestracji, gdzie jest napisane:

  • jaki znak towarowy został zarejestrowany (nazwa czy logo);
  • do oznaczania jakich towarów lub usług służy;
  • jakie terytorium obejmuje ochrona i co najważniejsze
  • że to Ty jesteś jego właścicielem.

 
Jeżeli swojego znaku nie zarejestrowałeś, to udowodnienie przysługujących Ci praw jest dużo bardziej skomplikowane. Powinieneś bowiem przedstawić liczne dowody na to:

  • od kiedy dane towary lub usługi wprowadzasz na rynek;
  • jakie towary lub usługi oznaczasz daną marką;
  • gdzie odbywała się sprzedaż (lokalnie czy na całą Polskę), oraz
  • jak wyglądała promocja, jakie ponosiłeś nakłady na reklamę.

 
Generalnie jeżeli chcesz wykazać ochronę swojej marki na całą Polskę, to takich dowodów powinny być raczej setki. Choć z drugiej strony pamiętaj, że:

Dowody się waży, a nie liczy.

Niemniej na etapie przygotowawczym trzeba do nich dotrzeć, przeanalizować, opisać, czasami zakreślić wrażliwe dane.

Jest z tym bardzo dużo pracy, a wynik cały czas niepewny.

Finalnie bowiem sąd może uznać, że faktycznie przysługują Ci prawa do marki, ale jedynie do niektórych towarów. Z kolei zasięg tej ochrony nie obejmuje całego kraju a miasto w którym działasz. To z kolei oznacza, że konkurent z drugiego końca Polski nie złamał prawa. Nie było bowiem ryzyka, że klienci z tak oddalonych miejsc się pomylą.
 
Dla przypomnienia, wykazanie przysługujących Ci praw do znaku zarejestrowanego ogranicza się do przedłożenia świadectwa ochronnego.

– 6 –

Możesz żądać odszkodowania
za naruszenie Twojego znaku towarowego.

 
Jeżeli konkurent naruszy prawo do Twojego znaku towarowego, możesz zmusić go do zaprzestania posługiwania się spornym oznaczeniem. To jest coś na czym każdemu zależy w pierwszej kolejności.

Poza tym roszczeniem możesz również zażądać odszkodowania.

Problem pojawia się w zakresie wyliczenia jego wysokości.

 
Najłatwiej jest to zrobić powołując się na opłatę licencyjną, którą płacili Twoi partnerzy biznesowi. Jeżeli rozwijasz biznes na zasadzie franczyzy i franczyzobiorca przelewał Ci 1 tys. zł za miesiąc używania Twojego znaku, to łatwo obliczyć szkodę.

Konkurent, który działał 18 miesięcy, zarobił przynajmniej na tym, że nie zapłacił Ci 18 tys. zł opłaty licencyjnej. I co najmniej takiej kwoty możesz się domagać.

Poza tym, jeżeli swój znak zarejestrowałeś to jako postawę prawną swoich roszczeń możesz wskazać, poza ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, również ustawę prawo własności przemysłowej. Nie ma problemu z kumulacją roszczeń.


Jak powiedział Sąd Najwyższy w 2009 r. (V CSK 241/08):

Różny zakres ochrony tych ustaw oczywiście nie oznacza, że przepisy tych ustaw wzajemnie się wyłączają.

 

– 7 –

Zyskujesz możliwość zablokowania
rejestracji podobnego znaku towarowego.

 
W Polsce w 2016 r. zmienił się sposób rejestrowania znaków towarowych.
 
Do tego czasu wszystko odbywało się w procedurze badawczej.

Każde zgłoszenie trafiało na biurko eksperta, który sprawdzał, czy taki znak nie jest podobny do znaku już zarejestrowanego. Jeżeli znalazł kolizję – odmawiał ochrony.

Po zmianie przepisów znaki towarowe rejestrowane są w procedurze sprzeciwowej.

Ekspert bada jedynie czy nie występują bezwzględne przeszkody w rejestracji. Np. czy znak nie jest opisowy jak słowo „chleb” do oznaczania pieczywa.

Ekspert nie sprawdza tak jak kiedyś, czy znak jest podobny do znaku już zarejestrowanego. Ten obowiązek przerzucony jest na samych przedsiębiorców. Mają na to 3 miesiące od publikacji zgłoszenia w Biuletynie Urzędu Patentowego.

 
Dlaczego warto zastrzec markę firmy rejestrując ją jako znak towarowy?Z tym, że aby skutecznie zablokować rejestrację znaku konkurenta trzeba wylegitymować się prawem do marki. Naturalnie najłatwiej jest to zrobić przedkładając świadectwo rejestracji.

Co więcej, dzięki takiemu świadectwu zyskujesz możliwość zablokowania rejestracji unijnego znaku towarowego.

Znak unijny nie może bowiem naruszać prawa do znaku zarejestrowanego w jakimkolwiek kraju członkowskim.

– 8 –

Zyskujesz możliwość
unieważnienie podobnego znaku towarowego.

 
Prawo ochronne do znaku towarowego można unieważnić w wyjątkowych sytuacjach.

Jedną z podstaw jest zarzut naruszenie praw autorskich do logo. Dlatego powinieneś podpisać z grafikiem umowę na przeniesienie autorskich praw majątkowych. Chodzi o to, że jeżeli się z nim pokłócisz, to może Ci nie tylko zakazać używania logo, za które zapłaciłeś, ale również unieważnić Twój zarejestrowany znak towarowy.
 
Więcej na ten temat znajdziesz w nagraniu:


 

Inną podstawą unieważnienia może być zarzut zgłoszenia znaku w złej wierze, czyli przy pełnej świadomości, że inny przedsiębiorca danym określeniem posługiwał się wcześniej.

W obu przypadkach postępowanie sporne jest skomplikowane, bo musisz udowodnić, że to Tobie przysługują prawa do marki.

 
Jeżeli jednak posiadasz zarejestrowany znak towarowy, to wykazanie komu przysługują do niego prawa jest proste. Pamiętaj jedynie, że z wnioskiem o unieważnienie znaku konkurenta możesz wystąpić tylko w przeciągu 5 lat od dnia jego rejestracji.
 
Jest to ostatnia deska ratunku w przypadku gdy przeoczysz okres na złożenie sprzeciwu albo nigdy nie pomyślałeś, aby obserwować jakie są zgłaszane do ochrony unijne znaki towarowe.

– 9 –

Po zastrzeżeniu marki firmy możesz
bezpiecznie budować sieć franczyzową.

 

Zapytaj o wycenę badania

Imię i nazwisko

Adres email

Treść wiadomości

+48 575 999 710

mikolaj@lech.bydgoszcz.pl

Są branże, w których rozwój, czy też skalowanie biznesu, odbywa się poprzez podpisywanie umów franczyzowych. Klasycznym przykładem są restauracje.

W takim przypadku franczyzobiorca nie tylko uzyskuje dostęp do know how, receptur czy źródeł dostaw, ale przede wszystkim do korzystania z cieszącej się zaufaniem klientów marki.

Naprawdę przy takiej skali brak rejestracji znaku to prawdziwe szaleństwo.

Jeżeli marka franczyzodawcy narusza prawo, partner biznesowy może zażądać od niego odszkodowania.

Jeżeli jednak najpierw zbadałeś czy Twoja nazwa firmy nie narusza prawa, a później ją zarejestrowałeś, to Ty i Twoi partnerzy biznesowi możecie czuć się bezpiecznie.

Masz więc pewność, że sam nie naruszasz prawa oraz że nikt Ci marki nie przejmie.

Chociażby jeden z franczyzobiorców.

– 10 –

Zyskujesz możliwość zarabiania na licencjonowaniu znaku.

 
W klasycznym modelu biznesowym firma zarabia na towarach lub usługach, które oferuje samodzielnie. Jeżeli jednak jej marka staje się magnesem dla klientów, to wiele osób będzie skłonnych zapłacić Ci za możliwość posługiwania się nią.
 
Przykład:

Nie wiem czy wiesz, ale większość sklepów ŻABKA prowadzą niezależni przedsiębiorcy, którzy współpracują z właścicielem tej marki. Prawdopodobnie, gdyby założyli sklepy pod własną nazwą, nie osiągaliby takiego poziomu sprzedaży.

 
Umowy licencyjne chętnie podpisują muzycy, którzy komercjalizują w ten sposób rozpoznawalność nazwy zespołu lub swojego pseudonimu. Nie muszą oni samodzielnie zajmować się produkcją i sprzedażą koszulek czy gadżetów reklamowych. Wystarczy, że wejdą we współpracę z firmą, która się w tym specjalizuje.

Za możliwość umieszczenia ich logo będą dostawać np. 30% dochodu.

To już w pełni dochód pasywny.
 
O licencjonowaniu znaku towarowego więcej mówiłem w tym nagraniu:


 

– 11 –

Zyskujesz możliwość optymalizacji podatkowej.

 
Z licencjonowaniem znaku towarowego bezpośrednio wiąże się możliwość jego optymalizacji podatkowej. Wiele osób, które prowadzą spółki zastanawia się jak obejść podwójne opodatkowanie. Oczywiście można wynająć spółce lokal czy samochód.

To samo da się jednak zrobić ze znakiem towarowym.

Jeżeli właścicielem znaku towarowego jest osoba fizyczna, to może ona podpisać np. ze spółką z o.o. umowę na odpłatne posługiwanie się nim. Tym samym, spółka ma koszty, a osoba fizyczna przychód. A jeżeli obroty i dochody spółki są znaczne to i wysokość tej opłaty licencyjnej może być wysoka.
 
Pamiętaj również, że znak towarowy można wycenić. A to oznacza, że ma on określoną mierzalną wartość. Jeżeli jako osoba fizyczna zdecydujesz się wnieść taki znak aportem do spółki, to zyskuje ona na tym wymierne korzyści podatkowe.

– 12 –

Zyskujesz możliwość sprzedaży samej marki.

Tylko zarejestrowanie znaku towarowego pozwala na sprzedaż marki niezależnie od samego przedsiębiorstwa. Tak jak wspominałem, dowodem na przysługujące Ci prawa jest świadectwo rejestracji. Tym prawem możesz później swobodnie dysponować.
 
Potocznie ludzie stawiają znak równości pomiędzy nazwą firmy, a znakiem towarowym. To prawda, że nazwa firmy często jest rejestrowana jako znak towarowy, ale nie jest to regułą.

Przedsiębiorca może prowadzić działalność gospodarczą pod swoim imieniem i nazwiskiem i posiadać równocześnie np. 3 marki sklepów – Atos, Portos i Aramis.

Jeżeli je zarejestruje, to może bez problemu każdą z nich sprzedać.

 

Tymczasem niezarejestrowany znak towarowy nie jest prawem podmiotowym.

Ciężko więc w ogóle mówić o możliwości jego sprzedaży. Oczywiście papier wszystko przyjmie i widziałem różne zapisy w umowach. Tylko od strony prawnej nabywca powinien mieć gwarancję tego, co kupuje.

Możliwość przeniesienia prawa do znaku jest istotna przy okazji sukcesji. Ojciec może przenieść prawa do marki rodzinnej firmy jedną umową. Dzięki temu jego dzieci mogą bezpiecznie kontynuować jego dzieło.

– 13 –

Zarejestrowany znak może stanowić zabezpieczenie kredytu.

 
Majątek firmy to nie tylko nieruchomości, maszyny czy samochody.

Wymierną wartość mają również dobra niematerialne jak know-how, czy patenty i zarejestrowane znaki towarowe. Jak już mówiłem wartość znaku towarowego można wycenić. Dziś wartość dóbr niematerialnych jest wyższa niż dóbr materialnych.


John Stuart, dyrektor korporacji Quaker podsumował to tak:

Gdyby trzeba było podzielić firmę, to oddałbym majątek, halę produkcyjną i wyposażenie, a sobie zatrzymałbym markę – i tak wyszedłbym na tym o wiele lepiej.



I okazuje się, że tę informację możesz wykorzystać przy okazji ubiegania się o kredyt.
 
Bank może żądać zabezpieczenia wierzytelności na majątku firmy.

Czyli chce mieć pewność, że jeżeli dłużnik nie spłaci kredytu, to będzie mógł przejąć zastawiony przez niego majątek.

Naturalnie można zrobić zastaw na prawie ochronnym na znak towarowy.
 
Czyli wydając 2-3 tys. zł na rejestrację znaku towarowego możesz wykorzystać otrzymane prawo jako zabezpieczenie milionowych kredytów. Oczywiście pod warunkiem, że udowodnisz tak dużą wartość rynkową swojej marki 🙂
 
O opłatach urzędowych za rejestrację znaku mówiłem w poniższym nagraniu:


 

– 14 –

Zastrzeżenie marki firmy pomaga w przypadku bankructwa.

 
Posiadanie zarejestrowanego znaku towarowego może Ci przynieść wiele korzyści, jeżeli Twoja firma chyli się ku upadłości. Tak jak wspominałem wcześniej, możesz samodzielnie sprzedać portfolio swoim marek, ewentualnie zrobi to za Ciebie likwidator. Chodzi o to, że dzięki takiej sprzedaży możesz spłacić przynajmniej część zobowiązań.

Jeżeli ktoś kupi Twój znak towarowy za milion złotych, to właśnie o taką kwotę pomniejszysz swoje długi.

I znowu zwróć uwagę, że rejestracja znaku kosztowała kilka tys. złotych, ale samo prawo może być warte kilkaset razy więcej.
 
Ciekawostka:

Syndyk, widząc, że spółka nie zastrzegła swojej marki, może dokonać zgłoszenia w jej imieniu. Jeżeli rejestracja znaku towarowego się powiedzie (a wcale nie musi), powstaje prawo, które syndyk może następnie sprzedać.

 
I świetnym przykładem z ostatnich lat jest marka Atlantic.
 
Okazuje się, że wpadła ona w kłopoty finansowe w następstwie wojny na wschodzie Ukrainy. Po prostu w Donbasie miała swoje centrum logistyczne. Gwoździem do trumny stało się wypowiedzenie jej kredytów przez banki.

Likwidator spółki sprzedał znak towarowy Atlantic za niecały milion złotych.

Z drugiej strony może dojść do sytuacji, kiedy spółka nie jest właścicielem znaku towarowego. Aby chronić markę, możesz ją zarejestrować na siebie jako osobę fizyczną. Spółce w takim przypadku udzielasz jedynie licencji na używanie znaku towarowego. W takim przypadku jeżeli spółka zbankrutuje, likwidator nie zajmie Twojego znaku.

Ten bowiem nie należy do spółki.

– 15 –

Po zastrzeżeniu marki firmy,
możesz używać prestiżowego symbolu ®

 

Zapytaj mnie o wycenę zastrzeżenia Twojej marki

Imię i nazwisko

Adres email

Treść wiadomości

+48 575 999 710

mikolaj@lech.bydgoszcz.pl

Od strony formalnej charakterystyczna R-ka w kółeczku oznacza, że dana nazwa lub logo jest zarejestrowanym znakiem towarowym. To po prostu skrót od angielskiego słowa „registered”.

Co jednak ciekawe, ludzie powszechnie uznają, że jest to informacja, że oznaczony tym symbolem towar jest oryginalny.

To oczywiście mit, ale korzystny dla firm, które swoje znaki towarowe chronią.

Często jest tak, że konsument, który ma do wyboru dwa produkty, chętniej wybierze ten z R-ką, bo czuje, że jest on lepszej jakości.

I żeby było śmieszniej – sam ostatnio tego doświadczyłem 🙂

Zostałem wysłany przez żonę do sklepu po sos sojowy. Znalazłem dwa. Żadnej marki nie znałem. Zauważyłem jednak, że jeden z sosów ma logo z R-ką. Pomyślałem, że skoro zastrzegli swoją markę to najpewniej planują być długo na rynku i dbają o wysoką jakość produktów.

W domu okazało się, że przypadkiem kupiłem jeden z najlepszych sosów na rynku.



O tym, że symbol ® poprawia sprzedaż świadczą działania nieuczciwej konkurencji. Jest wiele firm, które używają R-ki, choć formalnie swojego znaku towarowego nie chronią. To bardzo ryzykowne działanie, bo grozi za to grzywna do 5 tysięcy złotych.

Tak czy inaczej, zarówno producenci jak i konsumenci mają jak najbardziej pozytywne skojarzenia symbolem ®.

Zresztą od strony marketingowej można wykorzystać samo świadectwo rejestracji.
 
Musze przyznać, że to, które wydaje polski Urząd Patentowy jest jednym z ładniejszych na świecie. Skan takiego świadectwa można umieścić na firmowej stronie internetowej lub powiesić na ścianie w biurze szefa.

– 16 –

Zastrzegając markę firmy chronisz domenę internetową.

 
Przedsiębiorcy często wykupują nawet kilkanaście domen ze swoją nazwą firmy.

Naturalnie chodzi o to, aby nie przejęła ich konkurencja. To jest logiczne, choć drogie. Utrzymanie domen rokrocznie będzie kosztowało kilkaset złotych. Poza tym, jeżeli komuś mocno zależy na podszyciu się pod daną markę to i tak sobie poradzi. Wystarczy, że zarejestruje domenę z myślnikiem między słowami.
 
Dużo prostszym sposobem jest rejestracja słownego znaku towarowego.

Jego ochrona rozciąga się automatycznie na wszystkie domeny zawierające w sobie dane określenie. Od strony prawnej nie ma więc sensu rejestrowania tak wielu domen. Jeżeli znajdzie się śmiałek, który użyje domeny zawierającej w sobie Twój znak towarowy i będzie tam oferował konkurencyjne towary lub usługi – naruszy prawo.
 
A w takim przypadku na drodze spornej będziesz mógł mu taką domenę odebrać.
 
Więcej mówiłem o tym w poniższym nagraniu:


 

Nieetyczne zagrywki domeniarzy.

To co napisałem powyżej jest szczególnie ważne w kontekście kwitnącego procederu szantażu domenowego.

Z przedsiębiorcą kontaktuje się osoba mówiąca, że posiada domenę z jego nazwą firmy i ma już na nią kupca (konkurenta z branży). Łaskawie jednak daje naszemu przedsiębiorcy prawo pierwokupu.

W takim przypadku wystarczy spokojnie powiedzieć szantażyście, że jeżeli konkurent użyje tej domeny, to naruszy Twój zarejestrowany znak towarowy.

I właśnie takie argumenty zadziałały na szantażystę w sprawie mojej klientki. Początkowo żądał za domenę kilkadziesiąt tysięcy złotych. Finalnie dla świętego spokoju oddał ją za niecałe 10 złotych.

– 17 –

Zastrzeżenie marki firmy pozwoli Ci
blokować reklamy tekstowe AdWords.

 
Temat używania cudzej nazwy firmy w reklamach Google AdWords jest dość skomplikowany. Tak w kilku słowach powiem jedynie, że chodzi o pierwsze 4 wyniki, które pojawiają się w wyszukiwarce Google.

To płatne reklamy ustawione tak, aby wyskakiwać na wpisaną frazę.

Dlaczego warto zastrzec markę firmy rejestrując ją jako znak towarowy?
I tutaj pojawia się pytanie:

Czy tą frazą może być nazwa firmy konkurenta?



Co do zasady można posługiwać się taką nazwą w sposób niewidoczny. Czyli jeżeli poszukujesz maszynek do golenia Braun, mogą Ci się pojawić reklamy maszynek Philips. Jeżeli tylko treść reklamy ani strona do której odsyłają, nie wprowadzają w błąd klienta, to takie zachowanie jest zgodne z prawem.

Ja to porównuję do tego, że przed Twoim sklepem stacjonarnym staje student z ulotkami konkurencji. Takie coś jest irytujące, ale legalne.

 
Z drugiej jednak strony, mając zarejestrowany znak towarowy możesz zablokować jego użycie w widzialnej części tych reklam.

Przykładowo Google nie zaakceptuje Ci reklamy ze słowem Facebook. Tym samym jako właściciel praw do marki, możesz zablokować możliwość posługiwania się taką nazwą innym przedsiębiorcom. Jeżeli jednak współpracujesz z jakąś konkretną firmą, to możesz udzielić jej zgody na taką reklamę.

Masz więc kontrolę nad tym kto i jak używa Twojego znaku towarowego.

– 18 –

Zastrzeżenie marki firmy pozwala
blokować konkurencję na Allegro i Facebooku.

 
Ogromną zaletą rejestracji jest to, że nikt nie może kwestionować przysługujących Ci praw. Nawet sądy. Jeżeli ktoś uważa, że z jakiegoś powodu nie powinieneś uzyskać ochrony, może wystąpić z wnioskiem o unieważnienie znaku.

Jednak do czasu prawomocnej decyzji jego ochrona obowiązuje.

Można to wykorzystywać blokując wszelkie oferty konkurencji wykorzystującej identyczną lub podobną nazwę jak Twoja na portalach aukcyjnych typu Allegro czy eBay. Na tej samej zasadzie możesz doprowadzić do usunięcia fanpage’a i grupy na Facebooku lub aplikacji mobilnej na Google Play.

Wszystko ogranicza się do tego, że poprzez specjalny formularz zgłaszasz naruszenie swoich praw. A jak wiesz wykazanie, że one w ogóle Ci przysługują, ogranicza się do wskazania numeru prawa ochronnego lub przesłania świadectwa rejestracji.
 
Nie uda Ci się to, jeżeli będziesz się powoływać na prawa do znaku niezarejestrowanego.

– 19 –

Możesz ustalić czy Twoja marka firmy jest opisowa.

 
Zauważyłem, że przedsiębiorcy chętnie wchodzą w nazwy jednoznacznie opisowe. Jest to szczególnie widoczne w przypadku sklepów internetowych.

Jak uważasz, co jest oferowane pod domeną naczynia24.pl?

Myślę, że łatwo się domyślić.

Problem z nazwami opisowymi jest taki, że nie można ich zmonopolizować. Innymi słowy, Twój konkurent może użyć identycznej nazwy, ale z inną grafiką i nic mu nie zrobisz.

Tylko, że ta opisowość nie zawsze jest tak oczywista.

Są przypadki graniczne gdzie nawet rzecznicy patentowi nie są do końca pewni odpowiedzi.

W podobnych sytuacjach doradzam klientom, aby zgłosili do ochrony swój znak w wersji słownej. To ryzykowne, ale do całej operacji możemy się odpowiednio przygotować.
 
Zakładając, że ekspert z Urzędu będzie miał obiekcje, możemy znaleźć kontrargumenty. Dzięki temu robimy wszystko, aby znak w wersji słownej jednak dostał ochronę.


Jeżeli to się uda to masz dowód na to, że Twoja nazwa firmy jest fantazyjna i konkurencja nie może się nią posługiwać. Na nic będą jej argumenty o opisowości. Gdyby tak było Urząd Patentowy nie przyznałby ochrony.

I to może być argument, który przekona sąd, jeżeli w procesie będziemy się powoływać również na zarzut dokonania czynów nieuczciwej konkurencji.

 
O tym, dlaczego należy unikać znaków opisowych mówiłem tutaj:


 

– 20 –

Możesz zastrzec swoją markę w branżach,
w których jeszcze nie działasz.

 

Może się zdarzyć tak, że wymyślisz świetną nazwę firmy formalnie nie prowadząc jeszcze działalności gospodarczej.

W takim przypadku nie ma przeszkód abyś już teraz zgłosił znak towarowy do ochrony. Pozwoli Ci to od strony formalnej zastrzec markę firmy, którą założysz za kilka miesięcy lub lat.

Właściwie jest to jedyny bezpieczny sposób na ochronę marki, jeżeli planujesz swoim pomysłem podzielić się z otoczeniem.


Z drugiej strony, jeżeli jesteś już przedsiębiorcą, możesz zastrzec markę firmy w zakresie towarów i usług, w które chcesz wejść dopiero w przyszłości.

To wszystko nie jest możliwe w oparciu o przepisy bez formalnej rejestracji marki. Tak jak mówiłem, przy znakach niezarejestrowanych pewien minimalny poziom ochrony powstaje, ale w następstwie używania danego oznaczenia.

Pamiętaj również, że zarejestrowanego znaku towarowego powinieneś zacząć faktycznie używać w przeciągu 5-ciu lat od uzyskania ochrony. Jeżeli to nie nastąpi, konkurencja w ramach taktyki obronnej może Ci taką ochronę wygasić.

– 21 –

Rejestracja zabezpieczy slogan reklamowy,
którego nie chroni pr. autorskie.

 

Wiele osób jest przekonanych, że z racji wymyślenia nazwy firmy lub sloganu reklamowego – przysługują im prawa autorskie.

Okazuje się jednak, że pojedyncze słowa lub proste ich zestawienia, w większości są za mało oryginalne aby sąd uznał je za utwór. I to nawet jeżeli są neologizmami, czyli określeniami, których nie ma w słownikach.

Podobnie jest ze sloganami reklamowymi.

Takie określenia da się zabezpieczyć, rejestrując je jako znaki towarowe. Jeżeli tylko nie występują jakieś bezwzględne przeszkody w rejestracji, powinny one dostać ochronę.

– 22 –

Możesz zamknąć biznes konkurenta w słoiku.

 
Zastrzegając markę firmy w Urzędzie Patentowym, uzyskujesz wyłączność na posługiwanie się danym określeniem. Od tej zasady są pewne wyjątki.

Jednym z nich są prawa tzw. używacza uprzedniego.

Prawo mówi, że jeżeli ktoś jako pierwszy używał oznaczenia, zarejestrowanego następnie przez osobę trzecią jako znak towarowy, to nadal może się nim posługiwać, ale w nie większym niż dotychczas rozmiarze.
 
Przykład:

Ktoś pod marką „kędziorek” prowadził zakład kosmetyczny w Gdańsku.

Działalność typowo lokalna. Po kilku latach konkurent z Krakowa zarejestrował taki znak towarowy na siebie.

Obecnie przedsiębiorca z Gdańska, może powołując się na prawa używacza uprzedniego, dalej działać pod tą marką. Problem w tym, że jego biznes, jak ja to mówię, zostaje zamknięty w słoiku. Nie może on ani poszerzyć zakresu usług ani otworzyć nowych punktów. Jedyne co mu wolno, to działać na nie większą skalę jak dotychczas.

 
To zagadnienie szczegółowo omawiałem w tym nagraniu:


 

Dlaczego warto zastrzec markę firmy jako znak towarowy?

Jak widzisz, argumentów za rejestracją jest wiele. Gdybym miał wskazać ten najważniejszy, to jest to jednoznaczne uregulowanie prawa do marki. Po otrzymaniu świadectwa ochronnego przedsiębiorcy skupiają się na prowadzeniu biznesu. Czasami aż za bardzo, bo przecież co 10 lat taką ochronę powinno się przedłużać.

Chcę jednak powiedzieć, że głównym celem nie jest optymalizacja podatkowa czy licencjonowanie znaku. Chodzi jedynie o poczucie bezpieczeństwa.  A mówi się, że “pieniądz lubi ciszę”.



Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.
Dodatkowo jako gratis otrzymasz mój eBook pt.:
„10 RZECZY, KTÓRE MUSISZ WIEDZIEĆ O OCHRONIE MARKI”


 

baner-pod




Posłuchaj mojej rozmowy z przedstawicielem polskiego Urzędu Patentowego.

Pani Edyta Demby-Siwek jest dyrektorem Departamentu Znaków Towarowych. Stoi więc na czele ekspertów, którzy rozpatrują wnioski o rejestrację znaków towarowych w Polsce.

Edyta Demby-Siwek - Jak zastrzec znak towarowyNie mogłem sobie odmówić przyjemności zapytania mojej rozmówczyni o bieżącą praktykę Urzędu. Problem pojawia się bowiem wtedy, kiedy przepisy ustawy chcemy odnieść do konkretnego przypadku.

Jak ocenić czy dany znak towarowy:

  • jest opisowy;
  • narusza dobre obyczaje,lub
  • zawiera w sobie zakazany symbol?

Jak pokazują decyzje z zachodnich Urzędów Patentowych, to samo oznaczenie może być inaczej interpretowane niż w Polsce.

Innymi słowy znak towarowy, który ma szansę na ochronę w naszym kraju może nie zostać zarejestrowany w EUIPO. I odwrotnie.

W tym miejscu masz więc wyjątkową okazję posłuchać “głosu Urzędu Patentowego”.

Jak i gdzie słuchać podcastu?

>> Pobierz odcinek

>> Odsłuchaj na Androidzie

>> Odsłuchaj na iPhone

>> Zobacz poprzednie odcinki

W tym odcinku usłyszysz:

  • Czy niedługo będzie można rejestrować znaki zapachowe?
  • Dlaczego w latach ’90 postępowanie trwało nawet 5 lat?
  • Jak zastrzec znak towarowy w Polsce.
  • Ile wynoszą opłaty urzędowe za ochronę.
  • Jakie oznaczenia nie są uznawane za znaki towarowe.
  • Dlaczego (z pewnymi wyjątkami) koloru nie da się zarejestrować?
  • Czy znak towarowy zawierający flagę i godło można zastrzec?
  • Dlaczego nie udała się rejestracja znaku CARITAS?
  • Co może być podstawą sprzeciwu do rejestracji znaku.
  • Dlaczego tak wielu przedsiębiorców wchodzi w cudze nazwy?
  • Co daje rejestracja znaku towarowego?
  • Czy można zastrzec nazwisko?
  • Czy prawo do firmy może być kolizją dla znaku towarowego?
  • Kiedy znak towarowy narusza dobre obyczaje?
  • Czy praw autorskie chroni pomysłodawcę nazwy firmy?
  • Czy wpis do CEIDG lub KRS daje nam prawo do marki firmy?
  • Dlaczego sklepy internetowe są narażone na kradzież nazwy?
  • Czy w klasyfikacji nicejskiej są usługi przepowiadania przyszłości?


Artykuły, które uzupełniają wiedzę z podcastu:


Zostaw mi komentarz

Jeżeli po przesłuchaniu podcastu nasunęły Ci się jakieś pytania, śmiało podziel się nimi w komentarzu. Chętnie na nie odpowiem. Napisz mi również, jeżeli chciałbyś, abym jakimś tematem zajął się w kolejnych odcinkach.

Pomóż mi w promocji tego podcastu

Jeżeli uważasz, że dzielę się wartościową wiedzą, pomóż mi dotrzeć z podcastem do większego grona ludzi. Możesz link do niego podesłać swoim znajomym lub wrzucić na Facebooka. Będę wdzięczny, jeżeli zostawisz ocenę lub recenzję:

Oceń podcast “Prawna Ochrona Marki”.

Dzięki temu mój podcast będzie w rankingach iTunes i słuchacze łatwiej na niego trafią.

Transkrypt podcastu

Kliknij i pobierz spisaną w pliku PDF treść podcastu:

Jak zastrzec znak towarowy w Polsce?

Transkrypcję możesz również przeczytać poniżej.

 

Mikołaj Lech: Bardzo cieszę się, że znalazła Pani czas dla mnie i dla naszych słuchaczy, że zgodziła się Pani odpowiedzieć na kilka pytań związanych z prawną ochroną marki. Na początek, proszę powiedzieć, czym zajmuje się pani w Urzędzie Patentowym i jak do niego trafiła?

Edyta Demby-Siwek: Dzień dobry państwu. To mi jest miło, że pan Mikołaj poprosił mnie o podzielenie się informacjami na temat ochrony znaków towarowych. Moja droga tutaj wiodła najpierw przez studia prawnicze, które skończyłam na Uniwersytecie Warszawskim, następnie pracowałam w Urzędzie Ochrony Konkurencji Konsumentów. Zajmowałam się też ochroną oznaczeń, ale z punktu widzenia ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. To był czasy jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, w związku z tym całe to dostosowanie prawa polskiego w zakresie ochrony konsumentów i konkurencji do przepisów Unii Europejskiej. I pierwszego maja, jak tylko Polska weszła do UE, przyszłam do Urzędu Patentowego, rozpoczęłam aplikację ekspercką i od czterech lat jestem dyrektorem Departamentu Znaków Towarowych.

Czym się Pani dokładnie zajmuje? Czy rozpatruje Pani również konkretne sprawy zgłoszonych znaków towarowych, czy raczej nadzoruje Pani ekspertów pod sobą?

Zakończyłam sprawy, które miałam, jeszcze zanim zostałam dyrektorem, od czasu do czasu rozpatruję sprawy, tak aby nie wypaść z kursu, że tak się wyrażę. Ale jednak moim głównym zadaniem jest nadzorowanie oraz współpraca międzynarodowa w zakresie znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

Wszyscy mówią, że chcą chronić markę, że można zastrzec nazwę firmy, natomiast pytając konkretnie: czym jest znak towarowy, jak można byłoby to wytłumaczyć przeciętnemu przedsiębiorcy, który nie jest prawnikiem?

Znakiem towarowym jest to, co nas odróżnia od innych, mówiąc najprościej, czyli to, co odróżnia nasze towary czy usługi, które świadczymy, od innych podobnych towarów i usług, jakie są na rynku. Znak towarowy to synonim marki, logo. Firmy nie do końca, ponieważ firma jest dużo szerszym pojęciem, gdyż w ramach prowadzonej przez siebie firmy możemy posługiwać się wieloma znakami towarowymi. A marka, brand, logo to tak naprawdę trochę synonimy znaków towarowych.

Ja właśnie zauważyłem, że wiele osób utożsamia nazwę firmy bezpośrednio ze znakiem towarowym. Chce zastrzec nazwę firmy. Natomiast tak naprawdę przedsiębiorca, który działa pod swoim imieniem i nazwiskiem, może mieć kilka sklepów internetowych i nazwę czy logo każdego z nich zarejestrować w Urzędzie Patentowym. Stąd moje drugie pytanie: jakie znaki towarowe przedsiębiorcy częściej zgłaszają: nazwę, czy logo?

Jedno i drugie. Oczywiście podstawową jest zawsze nazwa firmy. Ale kiedy statystycznie patrzyłam na to, to jednak zrównuje się poziom znaków słownych i słowno-graficznych. Kiedyś znaków słownych było dużo więcej. Aczkolwiek przy znakach słowno-graficznych bogatość grafiki jest bardzo różna. Bo znakiem słowno-graficznym potraktujemy też znak, który będzie napisany tylko czerwoną czcionką albo każda litera będzie innego koloru, wówczas zostanie to zakwalifikowane jako znak słowno-graficzny. To są dwie najbardziej rozpowszechnione kategorie.

Nasza ustawa Prawo własności przemysłowej bardzo się zmieniła na przestrzeni ostatnich lat. Ostatnio w zakresie tych przepisów unijnych zrezygnowano z wymogów graficznej przedstawialności znaku towarowego. I chciałem zapytać się o to, co to w Polsce zmieni, bo podobno niedługo nasza ustawa ma się dostosować do tych wymogów. Czy to oznacza, że nagle będziemy mogli bez problemu rejestrować zapachy, smaki?

Mam taką nadzieję, aczkolwiek pomijając słowo „bezproblemowo”, oczywiście nasze przepisy muszą być dostosowane do dyrektywy. Musi to nastąpić do dnia 14 stycznia 2019 r. Czas upływa, ale projekt jest już przygotowany i mam nadzieję, że zostanie przedstawiony przez Parlament jeszcze w tym roku. Patrząc na doświadczenia EUIPO, można już rejestrować tzw. znaki niekonwencjonalne. Mówiąc kolokwialnie, nie ma bumu na ich rejestrację. Wiem, że w USA są takie kategorie znaków rejestrowane, aczkolwiek ustawodawca unijny, znosząc warunek graficznej przedstawialności, przewidział obowiązek taki, iż znaki te muszą być w taki sposób przedstawione w rejestrze, aby były powszechnie dostępne. Więc mam wrażenie, że to jest trochę zastąpienie pojęcia „graficznej przedstawialności” innym pojęciem, które dokładnie to samo znaczy. Ponieważ w motywach dyrektywy jednocześnie wskazano wszystkie warunki z wyroku z Sieckmanna, czyli jasność, łatwodostępność itd. Więc ja nie oczekuję, że będzie jakaś olbrzymia rewolucja w tym zakresie.

Też mam takie wrażenie, bo jak przepisy unijne się zmieniły, to w mediach internetowych pojawiła się masa artykułów o tym, że teraz już jest wolna amerykanka. A ja mówię, że to nie za wiele zmieni.

Ja też mam takie wrażenie. Wymóg graficznej przedstawialności zastąpiono innym wymogiem, który niełatwo będzie spełnić.

Mamy perfumy Chanel No. 5 i firma Chanel chciałaby zastrzec ten zapach jako znak towarowy do oznaczenia perfum. Czy to nie będzie nazwa rodzajowa? Albo jak to nazwać? Bo wszyscy kojarzą ten konkretny zapach z konkretnym towarem, więc to będziemy dopiero tworzyć.

Będziemy tworzyć. Tak naprawdę największym problemem z punktu widzenia działalności urzędu będzie to, w jaki sposób zgłaszający nas przekonają, że ten zapach jest utrwalony w taki sposób, że będziemy mogli udostępnić go w rejestrze, tak aby każdy konsument czy przeciętny odbiorca rozumiał, co kryje się pod symbolem H2O. Sama próbka to jest jakiś pomysł, ale ona jest bardzo nietrwała. My musimy zapewnić to, że gdy ktoś przychodzi i zgłasza zapach perfum, to ten zapach za 10, za 20 czy za 30 lat musi być taki sam i równie intensywny.

Widzę jeszcze inne problemy, bardzo ciekawe dla orzecznictwa, ponieważ zakładamy, że jest jakaś technologia, gdzie komputer psika tym perfumem na zawołanie, to jak ocenić, czy ten zapach jest podobny do drugiego?

Tego aspektu najmniej się obawiam, ponieważ ocena podobieństwa ma zawsze w sobie jakiś element subiektywności. Jakbyśmy nie opierali się na orzecznictwie, to zawsze ten element subiektywności jest. Przy zapachach będzie podobnie.

Ja już wiem, co oni by wykazywali, oczywiście renomę.

Oczywiście, że tak. Czas pokaże, jak to będzie wyglądało. Jeszcze bardziej oczekujemy na znaki smakowe, będzie przyjemnie. Więc oczekuję na zgłaszanie słodyczy.

Myślę, że te kwestie znaków niekonwencjonalnych to dla przeciętnego przedsiębiorcy ciekawostka. Natomiast gdyby mogła Pani powiedzieć, po co rejestrować znaki towarowe, skoro są w przepisach polskich podstawy prawne, na których można opierać się, chcąc chronić swoją markę?

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przewiduje ochronę znaków, oznaczeń, które pierwsze znalazły się na rynku. Tylko tu jest ten warunek, trzeba wykazać, że było się pierwszym na rynku, a przy rejestracji znaku towarowego proces dowodowy jest o wiele krótszy, bo po prostu idziemy do sądu i mówimy, że to jest nasz znak, pokazując świadectwo z rejestracji. I sprawę dochodzenia roszczeń możemy załatwić na jednej rozprawie. W przypadku ochrony znaków niezarejestrowanych, których ochrona jest oparta na pierwszym użyciu, sprawa dowodowa nie jest taka prosta.

Zajmowałam się jednym i drugim. Pracując w UOKiK-u bazowałam na ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i z doświadczenia mówię, że to jest o wiele trudniejsze.

Moje doświadczenie wskazuje to samo. Wykazując prawa do znaków niezarejestrowanych, trzeba wykazać terytorium, jakie towary oznaczaliśmy znakiem, a na końcu sędzia i tam może uznać, że nie.

Że w zasadzie ktoś wykazał, że to było 50 sztuk, a 50 sztuk to o jakim wprowadzeniu do obrotu tu mówimy. To jest kwestia bardzo subiektywna. A tu tak naprawdę możemy powoływać się i bronić znaku, który nie jest jeszcze de facto używany na rynku, bo mamy te pięć lat na podjęcie używania znaku. Więc możemy już wygrać proces, nawet nie używając jeszcze tego znaku.

To jest właśnie ta sytuacja, że prawo do znaku niezarejestrowanego jest następstwem używania komercyjnego danego oznaczenia. Dostaję często takie pytania od osób, które wymyśliły świetną nazwę firmy, ale jak zaczną szukać patentów biznesowych, mówić o tym, to za chwilę ktoś inny zacznie działać pod tą marką jako pierwszy albo w ogóle, co jest częstsze, zarejestruje ten znak towarowy na siebie i zacznie robić duże problemy.

Dlatego lepiej pierwsze kroki postawić do Urzędu Patentowego i dopiero później rozmawiać z partnerami.

Znak towarowy ma też określoną wartość, więc przedsiębiorcy chętniej zapłacą jakąś kwotę za markę, która jest utrwalona na rynku i rozpoznawalna, niż będą kreować swoją markę od zera. Więc dowiadujemy się o tym, że komornik zajmuje to prawo i na licytacji próbuje sprzedać, de facto pomniejszając dług tego wierzyciela.

Oczywiście, to jest składnik majątkowy przedsiębiorstwa i często bardzo cenny. Wystarczy spojrzeć na Coca-Colę, trzy czwarte majątku tej firmy to jest znak towarowy.

Jak zastrzec znak towarowy w Polsce

W 2016 r. zmieniła się procedura, jeżeli chodzi o rejestrowanie znaków towarowych. Ile ta procedura obecnie średnio trwa?

Średnio procedura trwa ok. sześciu miesięcy. Od momentu zgłoszenia do decyzji warunkowej o udzieleniu prawa ochronnego, pod warunkiem, iż po drodze nie wpłynął sprzeciw albo nie były wyjaśnione kwestie natury formalnej, czyli wykaz towarów, albo w kwestii pełnomocnictw niewłaściwie wskazano osobę uprawnioną do reprezentacji firmy.

Słyszałem, że w latach ’90 mogło to trwać i pięć lat. Z czego to wynikało?

Gdy rozpoczynałam pracę w Urzędzie Patentowym, to faktycznie czekało się bardzo długo na rejestrację znaku towarowego. Przede wszystkim z ilości kadr, jakie Urząd wówczas posiadał. W zasadzie nie było wtedy korpusu eksperckiego, w latach ’90 wykonywali tę pracę pracownicy służby cywilnej. I po drugie, tych zgłoszeń było dużo więcej, ponieważ nie mieliśmy konkurencji w postaci EUIPO. Poza tym mamy bazę elektroniczną i proces badania, przeszukiwania znaków jest o wiele szybszy i o wiele prostszy. Wcześniej znaki były katalogowane i badało się je ręcznie.

Nie wyobrażam sobie tego.

Ja też nie, ale na szczęście mnie to nie dotknęło. Naprawdę z podziwem zawsze słuchałam naszych koleżanek, które o tym opowiadały.

Odnoszę się do doświadczeń mojego taty, który mówi, że kupował bilet na pociąg, przyjeżdżał do Urzędu Patentowego i robił ręczne badanie znaku. Z dzisiejszej perspektywy to marnowanie czasu.

To jest dla mnie nie do pomyślenia, ale myślę, że przy 240 tys. znaków będących w mocy plus te tysiące, które są w EUIPO, nie wyobrażam sobie, jak by takie badanie miało wyglądać.

Odniosłem takie wrażenie, że w czasach PRL-u ta własność przemysłowa nie była chyba aż tak bardzo szanowana. Później nastąpił rozkwit przedsiębiorczości. Każda osoba, z którą rozmawiam, a która działała aktywnie w latach ’90, mówi, że to były cudowne lata i wszystko się sprzedawało, wszystko żarło, kolokwialnie mówiąc. Więc Urząd nie był przygotowany, ponieważ wcześniej takiej potrzeby nie było i ta kadra organizowała się i ogarniała te znaki towarowe. A jak ta masa przedsiębiorców zaczynała działać i ludzie zaczynali w pierwszej kolejności rejestrować te znaki, to Urząd się momentalnie zatkał.

To prawda. Poza tym nasi polscy przedsiębiorcy nie byli jeszcze świadomi własności przemysłowej i znaku towarowego, natomiast wszyscy przedsiębiorcy zagraniczni, którzy wchodzili na polski rynek, mieli doskonałą tego świadomość i pierwsze swoje kroki kierowali do Urzędu Patentowego, by zastrzec znaki towarowe. Bo wiedzieli, że to będzie skuteczny oręż w walce z konkurencją.

To się zgadza, bo gdy sobie szukałem najstarszych znaków towarowych na świecie, to znalazłem tę polską ultramarynę, natomiast zwróciłem uwagę na to, że w pierwszych wiadomościach Urzędu Patentowego, które były publikowane w 1924 r. sporo było takich marek znaków jak np. Coca-Cola czy Gillette. Widać było, że gdy rynek się otworzył, to momentalnie koncerny międzynarodowe zaczęły chronić swoje marki.

Zdecydowanie. Teraz zgłaszającymi głównie są podmioty polskie. Jeszcze 15, 20 lat temu te proporcje były zupełnie inne. I wraz z upływem czasu, gdy w Polsce ta gospodarka wolnorynkowa rozwijała się, świadomość polskich przedsiębiorców była dużo większa i zgłaszali te znaki towarowe do Urzędu Patentowego, natomiast z kolei zagraniczni przedsiębiorcy, mając już narzędzie w postaci rejestracji wspólnotowego czy teraz unijnego znaku towarowego, których działalność jest globalna, po prostu dokonują tych zgłoszeń do EUIPO.

Mam takie wrażenie, że część osób odzywa się do nas, kiedy dostaje pismo ostrzegawcze. Ciekawe, że takie osoby często mówią tedy, że nie wiedziały, że naruszają prawo, więc oni tę nazwę zmienią i chcieliby od razu ją zarejestrować, skoro tak to działa. Bardzo często spotykam się z tym, że ktoś mówi, że tego typu problemy prawne ma jego kolega prowadzący biznes, więc niestety człowiek najlepiej uczy się na własnych błędach. Tak to jest, że przedsiębiorcy raczej myślą o tym, jak robić biznes, jak sprawić, by był bardziej rentowny, jak zrobić reorganizację firmy, żeby to sprawnie działało, niż o rejestracji znaku. Kiedyś spotkałem się z jednym przedsiębiorcą, który powiedział, że on jest już tak duży, że nie ma sensu rejestrować znaku towarowego.

To może się jeszcze zdziwić w przyszłości i to bardzo szybko, ponieważ znaków z miesiąca na miesiąc jest coraz więcej. Znalezienie takiej niszy na atrakcyjny znak towarowy jest coraz trudniejsze, w związku z tym zalecałabym, i widzę tu oręże pomocy wśród rzeczników, żeby te pierwsze kroki kierować do KRS-u, by zarejestrować swoją firmę, ale kolejne kroki powinny być kierowane do Urzędu Patentowego, bo można mnóstwo pieniędzy zainwestować w fabryki, urządzenia i to wszystko będziemy musieli poświęcić, bo nagle dostaniemy list ostrzegawczy, gdyż okaże się, że jakiś holenderski czy duński przedsiębiorca ma dokładnie taki sam znak.

Bo to nie jest wale tak, że ludzie z premedytacją wchodzą w cudze znaki. 3/4 robi to nieświadomie.

Ja bym powiedziała, że nawet 99% jest nieświadomych.

Gdy rozmawiałem z pewnym rzecznikiem patentowym ze Stanów Zjednoczonych, to okazało się, że ich przepisy dotyczące rejestracji znaków zostały zmienione na tryb taki, gdzie tam najpierw trzeba wykazać używanie tego znaku w USA, ponieważ aktywnie działały trolle od znaków towarowych. Ja analizowałem to wszystko i mówię, że w Polsce jest fantastycznie, bo możemy zgłosić znak towarowy, który będziemy używać za cztery lata, nie mając jeszcze działalności gospodarczej, ale tak samo każda inna osoba może nasz znak zgłosić i Urząd nie będzie robić żadnych problemów.

To prawda. Kiedyś w polskim ustawodawstwie też tak było, że żeby zgłosić znak towarowy, trzeba było wykazać się prowadzeniem działalności gospodarczej. Później wyeliminowano ten przepis z tego powodu, żeby też ułatwić zgłaszanie tych znaków towarowych. Coraz częściej podnoszony jest problem tzw. zaśmiecania rejestru znaków towarowych i myślę, że te zmiany w Stanach Zjednoczonych poszły w tym kierunku, żeby w rejestrze nie było tych martwych znaków. Myślę, że u nas, a także w UE takim narzędziem jest właśnie możliwość wygaszenia tych znaków po pięciu latach. Osobiście uważam, że te rozwiązanie, które jest w Europie, jest dużo lepsze. Bo mamy ten
czas, te pięć lat, na rozwinięcie naszej działalności gospodarczej, na podjęcie działań w tym kierunku, a tak to rejestrujemy znak, którego już używamy na rynku. Wydaje mi się, że nie tędy droga. Najpierw rejestrujemy i dopiero potem dopiero mamy obowiązek jego używania.

Mówi się, że pistolet sam nie zabija, tylko osoba, która pociąga za spust. Tak samo docelowo dobre przepisy mogą być wykorzystywane etycznie i nieetycznie. Gdy spotykam się z dużymi firmami, to czasami marka składająca się z kilku członów rejestruje każde słowo oddzielnie, wiedząc, że ono nie będzie używane niezależnie. I dzięki temu przez pięć lat może bardzo mocno blokować konkurencję, żeby do żadnego członu się nie przybliżała. I to jest taka sytuacja, że każdy wie o co chodzi. Nawet mówi się, że to są zgłoszenia blokujące. Więc przez pięć lat nie da się za bardzo nic zrobić, a wykazanie tu złej wiary już w ogóle będzie ciężkie.

Wszedł casus Tchibo, co było doskonałym przykładem zgłoszenia blokującego, wskazującego na to, że można unieważnić taki znak. Zdaję sobie z tego sprawę, ale patrząc jednak na statystyki, to na 15-16 tys. znaków towarowych, które zgłaszane są do polskiego Urzędu Patentowego, to te zgłoszenia blokujące, o których Pan teraz powiedział, są marginesem.

Ale gdybyśmy zobaczyli, jak wartościowe to są rzeczy?

To prawda, ale z drugiej strony nie chcę powiedzieć, że jesteśmy raczkującą gospodarką, bo tak nie jest, bo jednak przez te ponad 25 lat wiele się zmieniło, ale ciągle nie jesteśmy amerykańską gospodarką i myślę, że jak osiągniemy poziom rozwoju gospodarczego USA, to będzie można zastanawiać się nad takim rozwiązaniem. Wydaje mi się jednak, że z punktu widzenia tych małych, średnich przedsiębiorców, których w Polsce jest 99,9%, to takie rozwiązanie jest jednak dużo lepsze.

Jednym z takich mitów, z którymi często się spotykam, jest to, że rejestracja znaku towarowego jest bardzo droga i stać na to tylko największe firmy. Jak to jest w praktyce?

Zdecydowanie się z tym nie zgadzam. Powiedziałabym, że rejestracja znaku jest bardzo tania. Zgłoszenia elektronicznego znaku towarowego w jednej klasie dokonują zazwyczaj mali, średni przedsiębiorcy, którzy nie produkują tak jak Nestle całego asortymentu towarów, tylko np. świadczą usługi fryzjerskie czy produkują tylko blachę. I to jest zgłoszenie w jednej klasie, które kosztuje 400 zł, i za ochronę na kolejne 10 lat to jest 400 zł, czyli ktoś skutecznie chroni swój znak towarowy za 800 zł przez 10 lat. Nie wydaje mi się to zbyt wygórowaną kwotą.

Na blogu policzyłem, że gdybyśmy tę kwotę przeliczyli na miesiące, to wyszłoby niecałe 5 zł za pewność prawną. Tylko zasada jest taka, że wcale nie trzeba tego robić, a ludzie budzą się dopiero wtedy, gdy ich coś boli i jest jakiś problem.

Czy może Pani określić, jak wygląda ta procedura rejestrowania znaku towarowego? Bo nie każdy znak towarowy i nie każde oznaczenie da się zarejestrować.

Nie każde. Każde, które jest wystarczająco odróżniające, najprościej mówiąc. Oczywiście nie rejestrujemy takich znaków, które mają charakter opisowy, informujący, które weszły do języka potocznego, które ktoś zgłosił w złej wierze, które zawiera symbole narodowe. Jest trochę takich oznaczeń, których nie możemy zarejestrować jako znaki towarowe, aczkolwiek po zmianie systemu, patrząc, to jest to ok. 10% znaków, którym odmawiamy z powodu tzw. przeszkód bezwzględnych.

Może to dzięki nam, rzecznikom patentowym, bo my blokujemy trochę tych przedsiębiorców, którzy chcą wchodzić z bardzo opisowymi znakami. Ale tu jest podstawowy problem, przed którym stoimy: czy ten znak jest znakiem sugerującym bądź aluzyjnym – i takie znaki nawet w wersji słownej są rejestrowane – czy to już jest jednoznacznie znak opisowy? I tu od razu kolejne pytanie. EUIPO, który rejestruje unijne znaki towarowe, w ostatnich latach stał się bardzo restrykcyjny w zakresie odnajdowania opisowości w każdym szczególe tego znaku towarowego. I ta szata graficzna musi być wyjątkowo fantazyjna, aby udało się to zrobić.

Jak polski ekspert w obecnej praktyce ocenia, czy dane oznaczenie jest opisowe?

Tak naprawdę z EUIPO kierujemy się tymi samymi zasadami, które są wypracowane przez orzecznictwo zarówno Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak i Sądu Unii Europejskiej. Mam tylko wrażenie, że troszeczkę inne wnioski z tych zasad wyciągamy. Nie przyjęliśmy takiego programu konwergencji, który dotyczy przeszkód bezwzględnych. Nie jesteśmy jedynym państwem, które nie przyjęło tego programu. Ciągłe Urząd stoi na takim stanowisku, żeby do opisowego słowa dodać jakąś fantazyjną grafikę, np. będziemy mieli napisane „Polskie mleko” i dodamy jakąś krowę, która będzie troszeczkę inna, z jakimś dzwonkiem, uśmiechnięta, będąca swego rodzaju
personalizacją, a nie takie zwykłe zdjęcie krowy. Liczy się wielkość tej krowy, bo jeżeli tam nie dostrzeżemy jej w ogóle, to też jest inna sytuacja. Spotykam się często z takimi opiniami, że jesteśmy bardziej liberalni. Kiedyś były zarzuty w stosunku do nas, że jesteśmy zbyt restrykcyjni.

Myślę, że wiele osób zgodzi się z tym, że polski Urząd Patentowy jest bardziej przewidywalny w tym zakresie. Jeżeli mam zgłaszać znak na Polskę, to widzę, gdzie mogą być jakieś problemy, ale jestem w stanie z dużą dozą prawdopodobieństwa to przewidzieć. Natomiast doświadczenia sprzed EUIPO są takie, że niestety, to jest smutne, ale to zależy, do jakiego eksperta się trafi. Jeżeli ten ekspert lewą nogą wstanie, to będzie ciężko. I to jest to, co jest złe, ponieważ prawo nie może być nieprzewidywalne. Ono musi być jednoznaczne. Więc EUIPO powinno jednoznacznie powiedzieć, że wg nich nie ma już czegoś takiego jak znaki sugerujące czy aluzyjne. Są znaki albo fantazyjne, albo opisowe – dwie kategorie – i odmawiamy wszystkiemu, co jest opisowe, albo nie. Bo przechodzą naprawdę różne rzeczy.

Wracając do naszej praktyki Urzędu Patentowego. Wspomniała pani, że fantazyjna szata graficzna wystarczy, żeby znak przeszedł.

No raczej tak. Tak bym sugerowała, jeżeli mamy problem z rejestracją albo widzimy wprost, że słowo ma charakter aluzyjny.

Mam taki znak przed sobą: „Dobra woda” do oznaczania napojów bezalkoholowych. To są piękne lata ’90, ale chyba dzisiaj by to nie przeszło. Szklanka wody z napisem „Dobra woda”?

Jak zastrzec znak towarowy w Polsce?

Myślę, że by było trudne, ale nie chciałabym się wypowiadać za wszystkich ekspertów. Ja osobiście nie zarejestrowałabym tego znaku, ale też lata ’90 rządziły się swoimi prawami. Ja tylko chcę ostrzec przed taką oceną znaków, że skoro Urząd zarejestrował, to mi też zarejestruje. Bo proszę pamiętać, że państwo nie wiedzą, kiedy my rejestrujemy ze względu na wtórną zdolność odróżniającą. W latach ’90 o wtórnej zdolności odróżniającej nikt jeszcze nie mówił, ale w tej chwili jest troszeczkę rejestrowanych oznaczeń z tego właśnie powodu.

Jest też drugi znak, który może wykazał wtórną zdolność odróżniającą, jest tzw. „Trytytka” do oznaczania zacisków niemetalowych do kabli. I szukając informacji o trytytce, wiedziałem, że padło nawet takie pytanie w milionerach: „Z czego składa się trytytka?”. Ewidentnie kontekst jest tu rodzajowy, a jednak widzę, że w wersji słownej na towar przeszło.

Trudno mi się odnieść do konkretnej sprawy. Trzeba byłoby zapytać eksperta. Ale tak jak powiedziałam, czasem zalecałabym ostrożność przy takiej jednoznacznej ocenie, bo może ktoś wykazał wtórną zdolność odróżniającą, bo jest jedynym producentem na rynku tych trytytek. Pojęcie to nie było mi znane, aczkolwiek eksperci przeprowadzając takie badanie, wpisują hasło w Google.

Jeżeli chodzi o takie specyficzne znaki towarowe, to jednym z częściej komentowanych rodzajów znaków, są czyste kolory.

Czystego koloru co do zasady nie rejestrujemy. Były próby zgłaszania kolorów, część z nich była udana. Jest zarejestrowany lila na Milkę, na wyroby czekoladowe, jest zgłoszony i zarejestrowany kolor pomarańczowy na jedną z sieci komórkowych. Ale były też nieudane próby zarejestrowania koloru zielonego na rury czy czerwonego na narzędzia. To jest wszystko kwestia dowodów na wtórną zdolność odróżniającą.

Czym jest ta wtórna zdolność odróżniająca?

To jest nic innego jak wykazanie, iż dane oznaczenie, którego normalnie byśmy nie zarejestrowali, bo jest nieodróżniające, jednoznacznie jest wiązane z danym przedsiębiorcą. Weźmy ten kolor pomarańczowy. Pytając przeciętnego Kowalskiego na ulicy, z jaką siecią komórkową kojarzy mu się on, odpowiada, że z taką i taką. Jeżeli mamy dowody, iż znacznej części tych przeciętnych konsumentów ten znak jednoznacznie kojarzy się z jednym przedsiębiorcą, to wówczas rejestrujemy znak.

Jeżeli mamy do czynienia z towarem dla absolutnie niszowej grupy, np. osoby, które zbierają kapsle, załóżmy, że to jest 10 tys. osób w Polsce, to wykazując, że połowa ich kojarzy naszą firmę, to jest tylko 5 tys. osób w zakresie całej Polski…

To musi być przeciętny odbiorca.

Nabywca kapsli, czyli osoba, która płaci, więc to jest marka używana zdecydowanie w komercyjnym charakterze. I w tym momencie wystarczy zdefiniować, że odbiorcą jest ta grupa licząca 10 tys. osób. Więc jeżeli wykażemy w badaniach, że połowa osób kojarzy naszą markę, to wystarczy już do wykazania wtórnej zdolności odróżniającej.

Dokładnie w tym kierunku poszło orzecznictwo Trybunału. I mówi o przeciętnym odbiorcy, czyli odbiorcą w tym przypadku jest tylko 10 tys. nabywców tych kapsli. Więc poruszamy się w małej grupie, a to nie połowa Polaków.

W artykule o kolorach podawałem przykład, że Playowi nie udało się w 2010 r. zarejestrować swojego koloru, natomiast teraz jego nowe zgłoszenie jest na etapie sprzeciwowym, czyli przeszkodę bezwzględną w postaci niedystynktywności musiał pokonać.

Tak, toczy się. Kwestia wtórnej zdolności odróżniającej to przede wszystkim intensywność używania znaków na rynku.

Ale to jest świetny przykład na to, że jak zgłaszali znak w 2010 r., to ta rozpoznawalność marki nie była aż taka, jaka powinna być.

Dokładnie, a mamy rok 2018 i z badań wynika, iż jest to jeden z najczęściej wybieranych operatorów.

Zastanawiają mnie też kwestie, wspomniała Pani o tym i też przepisy wyraźnie mówią, że symbole narodowe nie są rejestrowane, typu godło, flaga. Natomiast ja poszukałem sobie tych znaków i część z flagą dostała odmowę, a część zarejestrowano. Czy to polega na tym, że wszystko, co wygląda jak godło, dostanie odmowę, czy tylko takie znaki, które jednoznacznie kopiują oficjalne symbole?

Te, które jednoznacznie kopiują w zakresie stylizacji. Jesteśmy dosyć liberalni, tak się przynajmniej wydaje. Bo jeżeli stylizowana flaga jest na towary zgłaszane, które uznajmy, że są niegodne, żeby je oznaczać stylizowaną flagą, to wtedy mamy inną podstawę do odmowy. Ale jeżeli mamy stylizowane godło czy flagę, to wtedy rejestrujemy taki znak.

Pokazuję znaki, które nie dostały ochrony i to się praktycznie zgadza, aczkolwiek przy tym jednym znaczku, moim zdaniem, to jest sam zarys orzełka:

Ale tu ma pan flagę. To jest dokładnie taka flaga jak z ustawy o ochronie…

Ale ona jest w formie prostokąta, a ta jest wycięta.

I właśnie w formie prostokąta, tu jest dokładnie prostokąt, w mojej ocenie.

Czego by nie mówić, to te godło cały czas jest stylizowane. Ono jest bardzo podobne, wiadomo, że nikt tego samemu nie rysował, tylko modyfikował symbol urzędowy. Chodzi mi oto, że będąc po drugiej stronie, jeżeli zgłaszam znak towarowy, to chciałbym być w stanie określić, co nie przejdzie i nie robić Wam kłopotów.

Jest bardzo znane godło „Teraz Polska”, które zostało zarejestrowane.

Uznaliśmy, iż ta flaga jest już stylizowana.

Są też ciekawostki, które jednak przeszły:

Tu jest inna kwestia. Żeby zarejestrować godło, trzeba mieć zgodę organu do tego uprawnionego, np. jeżeli w ustawie jest przewidziane, że jest powołany Instytut Pamięci Narodowej, który posługuje się takim i takim symbolem. I w momencie, kiedy nie mogliśmy rejestrować, zarejestrowaliśmy sejm Rzeczypospolitej Polskiej, bo ustawa mówi o sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, więc trudno wyobrazić sobie inną zgodę niż zgoda wyrażona w ustawie.

O to chciałem zapytać, bo tu mamy znak towarowy zarejestrowany, gdzie jest to flaga, ale ona ma pewien stopień fantazji, natomiast nie ma wątpliwości, że jest to flaga.

Tak, ale jest stylizowana flaga.

A tu już mamy flagi, które już bardziej “uflagowione”. Falujące flagi i one dostały odmowę.

Trzeba też wiedzieć, z jakiego powodu dostały odmowę. Chyba że pan jest pewien.

Nie. Rodacy bohaterom.

Można się zdziwić, jak często znaki, które zawierają stylizowane flagi, podlegają odmowie ze względu na podobieństwo do innych znaków towarowych. Żeby wypowiedzieć się na ten temat, trzeba dowiedzieć się, jaka była podstawa odmowy.

Proszę, kolejny znak. Czy te gwiazdki przypominają gwiazdki Unii Europejskiej?

Nie, zdecydowanie nie. W tych unijnych jest zdecydowanie inna liczba.

No właśnie, bo tu jest ogólna zasada, jest praktyka.

Czym bardziej będzie stylizowana flaga czy godło, tym większa szansa na rejestrację. I wszystkich namawiałabym do jak największej stylizacji, a nie przekonywania później, że to nie jest prostokąt albo ten czerwony z białym w zasadzie nie mają tych samych proporcji i to wcale nie miało przypominać flagi itd. Więc tu bym zalecała ostrożność, aczkolwiek uważam, że jesteśmy dosyć liberalni w tym zakresie, bo myślę, że warto promować polskie produkty przez umieszczanie takich stylizowanych flag.

Czyli jeżeli flaga będzie stylizowana, to Urząd nie będzie robił problemów. Z mojego doświadczenia wynika, że problemy są, jeżeli w znaku znajdzie się czerwony krzyż, nawet jeżeli znajdzie się na nim miś.

Niestety. Kolejny przykład, znak Caritasu, który też nie uzyskał rejestracji z tego powodu, że zawiera symbol organizacji międzynarodowej.

To dotyczy też aptek i tej całej branży.

Tak, zdecydowanie.

Są apteki, które mają zielony albo pomarańczowy krzyż.

Może być zielony, czarny. Jeśli różowy, to zależy, jak PCK do tego podejdzie, ale co do zasady odmawiamy rejestracji czerwonego krzyża, nawet jeżeli jakiś inny element jest wpisany w ten krzyż, czy to miś, czy inne elementy słowne czy słowno-graficzne.

Jeżeli mówimy o tych bezwzględnych przeszkodach w rejestracji, to są kontrowersyjne znaki w postaci znaków naruszających dobre obyczaje i porządek publiczny. Jak Urząd to interpretuje? Bo przed naszą rozmową zdążyłem pokazać znaki, które są zarejestrowane na zachodzie. Jak byłem na aplikacji i pokazywałem wykładowcy, to nie mógł uwierzyć. I w tym kontekście nasz polski Urząd Patentowy wydaje się tu być dość restrykcyjny. Jak Państwo oceniacie, czy znak narusza dobre obyczaje? To jak z żartami, niektóre osoby mogą sobie na więcej pozwolić?

Patrząc na te przykłady, które Pan pokazał mi przed naszym spotkaniem, to zdecydowanie aż tacy liberalni nie jesteśmy. Staramy się to wyważyć. Z góry dziękuję wszystkim pełnomocnikom, ponieważ tak naprawdę takich zgłoszeń i znaków, które by narażały dobre obyczaje, jest bardzo niewiele. Sprawą, która trafiła do sądu i była dosyć głośna, to był „Pożar w burdelu”. Odmówiliśmy rejestracji. I Urząd stał się przedmiotem żartów z tego tytułu. Można polemizować z tą decyzją, ale trzeba uznać, że jednak nasza decyzja została utrzymana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. To jest taka najgłośniejsza sprawa z ostatnich lat i jedna z nielicznych, ponieważ
chyba sami zgłaszający nie widzą potrzeby zgłaszania kontrowersyjnych znaków. A skoro nie widzą takiej potrzeby, to znaczy, że rynek też nie oczekuje takich kontrowersyjnych znaków.

Ja mam wrażenie, że oni cierpią w ciszy. Godzą się z tym, bo co mogą zrobić. Mogą się oczywiście odwoływać, ale to nie są tak medialne sprawy, ale zdarzają się. To jest na tyle kontrowersyjny temat, że ja nie będę przytaczał przykładów tych znaków, bo one są wulgarne, ale czy słowo „Dupeczka” jest wulgaryzmem?

To wszystko zależy od tego, jaki mamy poziom wrażliwości. Jeżeli dany przedsiębiorca chce używać takiego znaku i uważa, że to jest dobre oznaczenie jego towaru czy usługi, proszę bardzo, ale niekoniecznie musi go rejestrować w Urzędzie Patentowym, ponieważ jesteśmy organem administracji państwowej i wydaje mi się, że wydawanie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na taki znak z punktu widzenia przeciętnego konsumenta i jego moralności, tego, jaki jest nasz kraj, jaki jest nasz polski, przeciętny konsument, jest dobrą decyzją.

A „Piersi”?

„Piersi” to inna kwestia. Oczywiście nazwa zespołu itd. Myślę, że tu inne kwestie wchodziły w grę.

A czy to oznacza, że rozpoznawalność znaku może wpłynąć na to, że on przestaje naruszać dobre obyczaje?

Nie. Myślę, że poziom znieczulenia akurat na ten znak tak osłabł, że nikt w tym kontekście nie pomyślał.

A gdyby mieli nazwę „Dupeczka”, a nie „Piersi”.

Tylko nie wiem, czy „Piersi” chcieliby nazywać się „Dupeczka”.

Możemy dywagować, ale to jest ciekawe, że w odniesieniu do konkretnej sprawy, można uogólniać.

Dokładnie. Nie chcę powiedzieć, że polski konsument teraz jest pełnym konserwatystą, ale nie jesteśmy takim aż bardzo liberalnym krajem, np. Holandią, i ten przeciętny konsument jest zupełnie inny niż ten holenderski.

Wytłumaczę, o co chodzi z tą Holandią. Przed chwilą pokazałem znak towarowy przedstawiający dziecko ewidentnie trzymające w rękach liść marihuany i będące pod wpływem narkotyków. Ten znak został zarejestrowany w Holandii na odzież.

Tak, ale w Holandii można legalnie nabyć narkotyki.

Ale czy niemowlaki mogą palić?

Nie, nie mogą, ale to też pokazuje poziom liberalizmu tego kraju i podejście do pewnych kwestii.
U nas jednak ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, alkoholizmowi i wszystkie działania
zmierzają ku temu, aby nie promować tego.

I gdyby Holendrzy zdecydowali się rozszerzyć ochronę w trybie międzynarodowym na Polskę, to
spotkaliby się z odmową.

Zdecydowanie.

A mówiąc o trochę nietypowych znakach towarowych, to czy nazwisko może być znakiem towarowym? I od razu jest pytanie, czy ekspert z Urzędu Patentowego inaczej ocenia nazwisko typu Kowalski, które jest bardzo popularne, a inaczej takie, które jest naprawdę wyjątkowe?

Nazwisko jak najbardziej może być znakiem towarowym. I w zasadzie oceniamy je z punktu widzenia przesłanek bezwzględnych przed nowelizacją ustawy, która weszła w życie w 2016r. Były przepisy specyficzne dotyczące nazwisk, które zostały zniesione, więc w tej chwili nazwisko jest traktowane jak każdy inny znak towarowy. W związku z tym, kto pierwszy, ten lepszy. Tylko jak to będzie wyglądało przy zgłaszaniu sprzeciwu? Proszę też nie zapominać, to jest chyba art. 156 ustawy, który pozwala na to, że gdy nawet zarejestrujemy znak, np. moje nazwisko Demby-Siwek, to jeżeli pan Mikołaj też by chciał i tak się nazywał, to mógłby używać tego znaku w
obrocie, bo to jest po prostu jego nazwisko.

A czy mógłbym się powołać na naruszenie moich dóbr osobistych i wnieść sprzeciw do rejestracji tego znaku albo próbować go w jakikolwiek sposób unieważnić?

Myślę, żeby było trudno unieważnić. To, co musiałby Pan pokazać, to to, że używa go tylko na towary podobne itd. I że to stało się już Pana prawem majątkowym.

Mówiliśmy tu o największych przeszkodach w rejestracji, czyli tych przeszkodach bezwzględnych, zakładając, że znak towarowy zgłoszony do Urzędu Patentowego takich przeszkód nie ma lub ekspert ich nie zauważył. Co dalej dzieje się ze znakiem towarowym? Jak wygląda procedura?

Wygląda ona w ten sposób, że jeżeli ekspert uzna, że przesłanki bezwzględnie nie mają miejsca w danym znaku towarowym taki znak jest publikowany w Biuletynie Urzędu Patentowego. I od tego momentu, od tej daty można wnieść sprzeciw w ciągu trzech miesięcy. Jeżeli ten sprzeciw nie zostanie zniesiony, to urząd dokonuje rejestracji takiego znaku towarowego. I następnie jest wydawane świadectwo ochronne, taki znak publikowany jest w wiadomościach Urzędu Patentowego.

Czyli ta procedura, która obowiązuje od 2016 r., przerzuciła na przedsiębiorców obowiązek monitorowania tego, co jest zgłaszane do Urzędu Patentowego. Wcześniej tym strażnikiem znaków zarejestrowanych był ekspert, który odmawiał ochrony, jeśli widział znaki podobne. Teraz sytuacja wygląd tak, że nawet jeżeli widzicie ewidentną kolizję, to nie możecie odmówić ochrony, tylko czekacie aż ktoś się sprzeciwi.

Nie, nie możemy, ale tak naprawdę trudno powiedzieć, że na przedsiębiorców ten obowiązek został nałożony w momencie zmiany systemu. Mieli go tak naprawdę od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Bo zawsze system sprzeciwowy istniał w UE. I tak naprawdę te wszystkie znaki, które były rejestrowane i które są rejestrowane w trybie unijnym, mają taką samą ochronę jak znaki rejestrowane w trybie krajowym. Więc współistnienie tych dwóch systemów na jednym terytorium, tak zupełnie różnych, nie miało sensu, ponieważ my staliśmy na straży, żeby nie rejestrować znaków podobnych, powołując znaki unijne, które lawinowo były rejestrowane na różne podmioty, wiec nie dało się utrzymać sensownie współistnienia tych dwóch systemów.

Na jakie podstawy można się powoływać, chcąc sprzeciwić się rejestracji takiego znaku?

Przede wszystkim na podobieństwo do znaku, który został zarejestrowany lub zgłoszony z wcześniejszym pierwszeństwem. I na naruszenie swoich praw majątkowych. Więc to są dwie takie podstawowe kwestie, ponieważ wszystkie przesłanki bezwzględne niestety nie mogą być podniesione w sprzeciwie, dopiero na późniejszym etapie.

Jeżeli dobrze pamiętam, to Urząd powinien również z urzędu sprawdzać, czy znak nie jest zgłoszony w złej wierze?

Tak, oczywiście sprawdza.

Wiadomo, że to jest trudne do wykazania. Czy nie można się powołać na przesłankę złej wiary?

Nie można.

Tego brakuje.

Tego brakuje, to prawda, ale z drugiej strony mają Państwo możliwość zgłoszenia uwagi. I tak naprawdę najczęściej dowiadujemy się o tym, że znak został zgłoszony w złej wierze, właśnie z uwag osób trzecich. Znak jest ujawniany praktycznie w ciągu dwóch, trzech tygodni od zgłoszenia znaku towarowego. I ten moment do rejestracji znaku jest dosyć długi. Więc mają Państwo szansę wniesienia tych uwag i na pewno Urząd weźmie je pod uwagę, jeżeli uzna, że jest zasadne.

Załóżmy, że mamy grafika, który w świetle prawa nadal jest właścicielem praw autorskich majątkowych do logo i pokłócił się ze swoim byłym partnerem biznesowym, dla którego stworzył to logo. I pytanie: czy Urząd Patentowy, jeżeli w grę wchodzą prawa autorskie, podejmuje decyzję w sprawie, czy odsyła do sądu?

Jeżeli to jest autorskie prawo majątkowe, to może być przedmiotem sprzeciwu. Oczywiście można mówić o zgłoszeniu w złej wierze, ale jest to jedna z częstszych przesłanek sprzeciwu. Prawda jest taka, że staramy się dwie strony skierować do sądu, żeby sąd ustalił, kto ma te prawo majątkowe. A jeżeli żadna ze stron tego nie zrobi i nie mamy wyroku sądu w tym zakresie, to nie pozostaje nam nic innego, jak rozstrzygnąć na podstawie posiadanych materiałów. W związku z tym bardzo byśmy chcieli przerzucić ten ciężar na sąd, jednak nie mamy takich narzędzi prawnych, które pozwalają nam zmusić te dwie osoby do skierowania sprawy są sądu. Jeżeli żadna z tych osób tego nie zrobi, to nie pozostaje nam nic innego, jak tylko rozstrzygnąć na podstawie tego, co mamy.

Czy spotkała się Pani z przypadkami, a może zna jakieś orzeczenia sądowe, które mówią, że pojedyncze słowo jest chronione prawem autorskim?

Nie spotkałam się z takimi wyrokami. Zakładam, że jeżeli to byłoby jakieś bardzo fantazyjne słowo i byłoby to coś nowego, to nie można mówić o prawie autorskim. Nie jest utworem w świetle prawa autorskiego coś, co jest powszechnie znanym słowem.

Ale pomijając Apple, Biedronkę i itp. Pani z własnego doświadczenia wie, jak dwóch przedsiębiorców bije się o markę, to jeden z nich mówi, że ją wymyślił. Nawet jeżeli to jest neologizm, to często pojawiają się argumenty, że: „ja mam prawa autorskie do tego słowa, ponieważ ja je wymyśliłem, nigdy w żadnym słowniku go nie było”. I analizując tę sprawę, doszedłem do wniosku, że teoretycznie pojedyncze słowo może być utworem. W jednym z naukowych artykułów był przykład zespołu „40 synów i 30 wnuków jeżdżących na 70 oślętach”, którego nazwa jest na tyle fantazyjna, że można przyjąć, że jest chroniona prawem autorskim. Albo „Kombajn do zbierania kur po wioskach” – całkowita fantazja. Ale z drugiej strony są nazwy zespołów typu „Łzy”, „Wilki” itp., więc jeżeli ta nazwa jest bardzo fantazyjna, to ma szansę na ochronę, ale i takie prawo trzeba wykazać dopiero przed sądem.

Dokładnie. Bo to jest kwestia odpowiedzi na pytanie, co jest utworem. Jeżeli dojdziemy do przekonania, że dana nazwa zespołu jest utworem, to wówczas podlega ochronie prawu autorskiemu.

Co więcej, ja nie czytałem tego orzeczenia, ale bito się tu o nazwę zespołu „Piersi”. Podobno sąd uznał, że to nie jest utwór, że to logo jest na to zbyt mało fantazyjne. Osoby, które mówią, że wszystkie swoje prawa będą wywodzić z tej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czy o prawie autorskim, to nagle okazuje się, że słowo „Piersi” na sto procent nie jest utworem, ponieważ ono gdzieś występuje. Z drugiej strony ja mam raczej takie doświadczenia, że sądy są bardzo liberalne w tym zakresie i zaskakujące rzeczy uznają za utwory. Uznano, że logo „Piersi” tym utworem nie jest. Więc opierając się tylko na prawie autorskim, może okazać się, że faktycznie nic nie mamy, ale ten sam znak, symbol jesteśmy w stanie zarejestrować jako znak towarowy i jako że ochrona może być co 10 lat przedłużana, może trwać wiecznie. Pisząc o najstarszych znakach towarowych, znalazłem, moim zdaniem przynajmniej, najstarszy znak, który należał do piwa Pilsner z 1856 r. I ładnie w Urzędzie widać, jak co 10 lat było przedłużane do dnia dzisiejszego. I teraz nawet zauważyłem, że na naklejce od butelki tego piwa jest ten znak.

Jeden ze sprzeciwów był również oparty na znaku, który został zarejestrowany w ’26 r. My mamy sprzeciwy na podstawie rejestracji takich znaków.

Rozmawialiśmy o nazwisku, o sprzeciwie, a później jest taka sytuacja, że znak towarowy dostaje ochronę. Mija ten trzymiesięczny okres na złożenie sprzeciwu. Sprzeciw nie wpłynął i ja spotykam się wtedy z takim częstym mitem, że wystarczy znak towarowy zarejestrować, żeby czuć się bezpiecznie i mieć prawa do marki. Czy coś z tym znakiem towarowym po rejestracji może się stać?

Może się stać bardzo wiele, przede wszystkim jeżeli został zarejestrowany np. w złej wierze, z powodu też bezwzględnych przeszkód. Chciałabym podkreślić, że jak bezwzględne przeszkody mogą być podstawą sprzeciwu, tak na podstawie bezwzględnych przeszkód można unieważnić znak towarowy. Więc jeżeli w państwa ocenie urząd popełnił błąd i zarejestrował jakieś oznaczenie, które ma np. charakter opisowy, to można go unieważnić. Można go unieważnić również z tego powodu, że jesteśmy uprawnieni do wcześniejszego znaku towarowego, czy to powszechnie znanego, czy renomowanego. Więc zawsze można unieważnić. A poza tym, to, o czym mówiliśmy, jeżeli przez pięć lat nie będziemy go używać, to narażamy się na wygaszenie tego znaku.

Co w sytuacji konfliktu prawa do firmy ze znakiem towarowym? W jakich okolicznościach prawo do firmy może być przeszkodą do rejestracji znaku towarowego bądź w tym przypadku podstawą do jego unieważnienia?

Prawo do firmy może być podstawą sprzeciwu albo podstawą unieważnienia, jeżeli ono jest tak naprawdę wykorzystywane w charakterze znaku towarowego. Służy do odróżniania towarów czy usług. Więc musimy spojrzeć na to, jakie to prawo do firmy pełni funkcję. Jeżeli ono jest używane w funkcji znaku towarowego, to jak najbardziej. Może ono być podstawą czy to do unieważnienia, czy podstawą sprzeciwu.

Rozumiem, ale to jest taka ogólna zasada. Bo przecież przedsiębiorcy działają na skalę lokalną, powiedzmy w zakresie województwa, albo na skalę ogólnopolską. Mamy przedsiębiorcę z Gdańska, który prowadzi swoją restaurację, oznaczając ją słowem „Fenix”. Mamy „Jan Kowalski, Fenix” jako osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, tak jest wpisana do CEIDG. I nagle w Zakopanem pojawia się przedsiębiorca, który rejestruje taki znak towarowy. Czy w takiej sytuacji, gdzie nasz pierwotny przedsiębiorca od pięciu lat działa, to wystarczy, żeby on powołał się na prawo do firmy?

Odpowiedź na to takie pytanie nie jest taka prosta.

Mamy dokładnie tę samą nazwę, ale ona jest częścią firmy. Z drugiej strony towary czy w tym przypadku usługi są identyczne, ale zakres terytorialny nie jest identyczny.

Ale tak naprawdę przy rejestracji znaku towarowego nie jest brany pod uwagę obszar, bo znak towarowy co do zasady ma charakter terytorialny, ale obejmuje terytorium całego kraju, czy to odpowiednio znak unijny – wszystkie kraje członkowskie. Więc ja bym wolała nie odpowiadać na pytanie, bo jest wiele z tego tytułu sprzeciwów. I nie chciałabym przesądzać tego na tym etapie.

Ale nie da się ukryć, że to są skomplikowane sprawy. Wszystko zależy od konkretnej sprawy.

I przede wszystkim ja wiem, że to ogólnikowe, ale wykazanie, że to jest używane w funkcji znaku towarowego i że „wpisałem to do KRS-u wcześniej i to jest moje prawo do firmy”, to troszeczkę za mało.

Prawo do firmy, tak samo jak prawo do tego znaku niezarejestrowanego, wynika z używania. Podam Pani ciekawostkę. Słowo „Tombud” na usługi budowlane jest dość popularnym określeniem, proszę zgadnąć, ile w CEIDG jest przedsiębiorców o takiej nazwie?

Myślę, że bardzo dużo, bo wszystkie usługi budowlane są jednymi z bardziej popularnych nazw, które są zgłaszane. Nie wiem, tysiąc?

Jest 390.

Myślałam, że jeszcze więcej, bo klasa zawierająca usługi budowlane jest jedną z popularniejszych, więc myślałam, że skala jest jeszcze większa. A w ogóle znaków, które kończą się na -bud jest jeszcze więcej.

Dochodzimy do tego, że ta część takiej nazwy jest niedystynktywna, jest opisowa. A co może zrobić przedsiębiorca, bo jeżeli on ma jeszcze punkt zaczepienia w postaci prawa do firmy, to sytuacja nie jest idealna, choć jest punkt zaczepienia. A co jeżeli on ma tę swoją działalność gospodarczą, ale prowadzi np. jakiś obiekt noclegowy, czyli formalnie posługuje się oznaczeniem używanym w postaci komercyjnej do oznaczenia swoich usług, natomiast ani tego znaku nie zarejestrował, ani nie posiada prawa do firmy, ani nie jest to utworem?

Pozostaje mu tylko ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i próba udowodnienia, że był pierwszy.

To, że ktoś może zablokować konkurenta w swoim regionie, to się zgadza, ale my mówimy o znaku towarowym. Ktoś zgłasza jego znak towarowy do ochrony, rejestruje na siebie. I teraz pytanie: czy taki przedsiębiorca, który w dobrej wierze działał jako pierwszy pod tą nazwą, ma jakiś realny sposób na unieważnienie takiego znaku towarowego? Bo w mojej ocenie, jeżeli nie ma tego zarzutu zgłoszenia w złej wierze i nie wykaże, to on nie ma za bardzo narzędzi prawnych do tego.

Nie ma narzędzi prawnych, chyba że udowodni, że to jest znak powszechnie znany, co nie jest proste. Więc żeby unieważnić, to on ma narzędzia co do tego, żeby ten, kto dokonał rejestracji tego znaku, nie zakazał mu używania tego znaku. Bo jeżeli ktoś uzyskał rejestrację, równie dobrze może pójść do niego i powiedzieć: „Proszę bardzo, tu mam świadectwo rejestracji, proszę zakończyć swoją działalność, którą pan prowadzi lokalnie od 20 lat”. Ustawa prawo własności przemysłowej przewiduje ochronę tego rodzaju sytuacji w działalności w skali lokalnej.

Mówimy tu o używaczu uprzednim, czyli jak osoba działa lokalnie, to może dalej kontynuować.

Natomiast taki używacz uprzedni nie może w drugą stronę, nie ma takich narzędzi, które doprowadziłyby do skutecznego unieważnienia. Jeżeli nie ma tej złej wiary czy tej powszechnej znajomości znaku.

Powiedzmy, że mamy tego przedsiębiorcę z drugiego końca Polski. Ja odnoszę takie wrażenie, że to jest przypadek, kiedy można komuś bardzo mocno ograniczyć działanie, jeżeli to jest faktycznie rodzaj biznesu, który działa lokalnie, np. restauracja, salon fryzjerski. Ale jeżeli mamy taką sytuację, że to jest sklep internetowy, który sprzedaje na całą Polskę? Ja widzę w przepisach, że jak ktoś jest mały, to może powoływać się na prawo używacza uprzedniego, mały, czyli prowadzi lokalny biznes. Jeżeli nie zarejestrował znaku, to może jeszcze powoływać się na prawa do znaku powszechnie znanego. Czy jest Pani w stanie wymienić taki znak, bo mnie klienci czasami o to pytają.

I jest powszechnie znany? Nie.

Niezarejestrowany.

Bo wszyscy, że tak powiem, posiadacze znaków, którzy są powszechnie znani, są na tyle świadomi, iż rejestrują po prostu te znaki.

Chyba że byśmy wskazali jakąś nazwę zespołu muzycznego, która nie jest zarejestrowana, bo nie wszyscy chronią.

Dokładnie, ale to jest też taki obszar bardzo niszowy, ale tak, żeby dotyczyło jakichś bardzo komercyjnych towarów czy usług, to trudno mi w tej chwili znaleźć przykłady.

Czyli podsumowując, jeżeli ktoś jest mały i prowadzi lokalny biznes, to może sobie poradzić na zasadzie powoływania się na prawo do używacza uprzedniego. Jeżeli ktoś jest duży, to prawa do tego znaku powszechnie znanego. A jeżeli jest to mały sklep internetowy działający na całą Polskę, to co się dzieje jeżeli ktoś mu zarejestruje znak towarowy?

To ma duży problem. Przepisy dotyczące używacza uprzedniego powstawały w czasach, kiedy nie było internetu, w związku z tym ten przepis pomoże małemu restauratorowi w Zakopanem czy w Gdańsku, ale już takiemu prowadzącemu sklep internetowy to trudno powiedzieć, że on prowadzi lokalną działalność.

To trochę odpowiada na pytanie: po co rejestruje się znaki. Mam takie wrażenie, że nie rejestruje się po to, żeby z kimś walczyć, chyba że to są duże firmy i one mają całe działy.

Tak, jako element strategii walki z konkurencją

Natomiast przeciętny przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, być może zatrudnia parę osób, tak naprawdę decyduje się na rejestrację znaku dla własnego bezpieczeństwa, żeby mieć ochronę i z nikim nie walczyć .Chyba że faktycznie były wspólnik bądź pracownik próbuje w taką nazwę wejść. Często takie osoby czują się ojcami sukcesu.

Myślę, że też z tego powodu, że często to jest istotny składnik majątku. Może stanowić przedmiot zastawu, może być wniesiony jako aport. Prawo majątkowe jest takim typowym, które może być przedmiotem także licencji. Każdy chce oznaczać swoje towary, ale często gdzieś znajduje się drugie dno, bo łatwiej będzie mi np. kredyt uzyskać w banku, bo wycenię ten znak.

Znak towarowy może stanowić zastaw. Same opłaty urzędowe to tysiąc złotych, a jest warty milion.

Więc warto rejestrować znaki towarowe nawet z tego powodu.

Wspomnieliśmy o tym, że ochrona znaku towarowego może wygasnąć z okazji nieużywania. Ten problem często występuje w rebrandingu, czyli przedsiębiorca chroni stare logo i nie zgłasza do ochrony nowego. Mnie to zastanawia. Bo jest zasada taka, że jeżeli to nowe logo różni się nieznacznie, to jeszcze można to podpiąć pod używanie tego starego logo, ale gdzie przebiega granica?

Nie odpowiem na to pytanie, bo ta granica za każdym razem będzie inna. Na to pytanie nie da się jednoznacznie odpowiedzieć. Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że niebawem powstanie wspólny komunikat dotyczący konwergencji. Opracowujemy go wspólnie z EUIPO. Dotyczy oceny tej sytuacji. Będą podane przykłady. I może to Państwu coś wyjaśni. Mam nadzieję, że ten komunikat powstanie albo na koniec tego roku, albo w przyszłym roku, bo wszystkie państwa członkowskie muszą się wypowiedzieć. I mam nadzieję, że to będzie pomocne dla Państwa narzędzie. Bo mówienie o tym to zawsze będą bardzo ogólne słowa i bez konkretnego przykładu nie można o tym opowiedzieć.

Zasada jest taka, że robimy delikatny lifting w postaci zmiany, kropeczki.

I co to jest ten delikatny lifting? Dla jednego będzie to zmiana z czerwonego na pomarańczowy, a dla drugiego z czerwonego na zielony.

Ja się śmieję, bo doskonale wiem, o co chodzi, ale jak mieliśmy zajęcia ze znaków towarowych na aplikacji, to parę razy zadawano nam takie pytania: „Czy te znaki towarowe z przykładu na tablicy są podobne czy nie?”. I odpowiedź prawidłowa brzmiała: „A kogo mamy reprezentować?”. Im dłużej w tym siedzę, tym jestem w stanie znaleźć masę argumentów, i to całkiem sensownych, że znaki są podobne i niepodobne.

I jeszcze na każde Pan znajdzie odpowiednie orzeczenie, zarówno sądu polskiego, jak i unijnego.

Zaletą mojego zawodu jest to, że ja nie muszę podejmować tej decyzji. Mając świadomość tej praktyki, urzędu unijnego oraz krajowego, jesteśmy w stanie coś doradzić, ale to nie jest zerojedynkowe, a klient bardzo by tego chciał. I tak samo: czy one są podobne, czy nie?

Bo gdyby było zero-jedynkowe, to by Państwo pracy nie mieli.

Może na zakończenie. Rynek bardzo nam się zmienił na przestrzeni lat. Mam wrażenie, że wejście internetu masę rzeczy wiele zmieniło. W ogóle kwestia smartfonów, przecież teraz aplikacje mobilne są rejestrowane jako znaki towarowe. To są skomplikowane sprawy, jeżeli chodzi o branżę informatyczną. Bo zgłaszając znak do ochrony, wskazujemy określone towary i usługi według klasyfikacji nicejskiej. Jak mam klienta z branży informatycznej, to mam czasami wrażenie, że on mówi do mnie innym językiem. Gdy on mi mówi jakie usługi świadczy to czasami nie mam pojęcia co to jest. Ale gdy już porozumiemy się i on pokaże mi przykłady, odeśle do swojej strony internetowej, to ja jestem w stanie tę usługę nazwać, ale często nie jestem w stanie znaleźć jej w klasyfikacji nicejskiej.

A to trzeba znaleźć. Jest aktualizowane na bieżąco takie narzędzie jak TmClass i w każdym miesiącu dodawane są tam nowe pojęcia, nowe usługi. I wszystkie państwa członkowskie głosują, w jakiej klasie powinna znajdować się dana usługa. Klasyfikacja nicejska jest zmieniana co roku i na bieżąco nie nadąża, ale to narzędzie jest w zasadzie aktualizowane. I jeżeli przychodzą Państwu do głowy jakieś nowe usługi, które mają problem z klasyfikowaniem, to my też zapraszamy do przesyłania i chętnie poddamy pod głosowanie taką usługę.

To narzędzie jest pomocne, ale nie jest idealne.

Nie. Każdego dnia powstaje coś nowego.

Zacytuję panią, która miała wykłady na naszej aplikacji i ona mówi, że „sprawy typowe to jest wypadek przy pracy”. Chodzi mi tylko o to, czy zgłaszając takie pojęcie, które jest bardzo nowoczesne, a wiedząc, że nie ma go w klasyfikacji nicejskiej, jest szansa, że Urząd Patentowy przepuści takie zgłoszenie?

Oczywiście. To jest tylko kwestia zaklasyfikowania do właściwej klasy, a żeby to zrobić, to trzeba zapoznać się z tzw. główkami klas i wyciągnąć sens pogrupowania tych towarów. I jeżeli to jest jakieś zupełnie nowe pojęcie, to trzeba po prostu zobaczyć, w jaką kategorię usług podchodzi. Czy to są np. usługi telekomunikacyjne, które są pojęciem bardzo pojemnym, czy chodzi nam o przesyłanie jakiejś nowoczesnej energii. Tylko my nową usługę musimy nazwać jakoś bardziej szczegółowo. Więc jest dużo ogólnych pojęć w tych główkach klas, które można dostosować i później przekonywać urząd, że zaklasyfikowałam to do klasy 41, ponieważ w moim odczuciu to są nowoczesne usługi edukacyjne.

Natomiast przy okazji zgłaszania jakich znaków towarowych to są fantastyczne rzeczy czasami.Przecież my zgłaszaliśmy kilka znaków towarowych dla wróżek. I są usługi oficjalnie w klasyfikacji nicejskiej jako „przewidywanie przyszłości”. Zastanawiam się, czy toczył się jakiś spór w tym zakresie, gdzie zażądano dowodu używania.

Jeszcze o takiej sprawie nie słyszałam, ale proponuje zapoznanie się z klasą 45. klasyfikacji nicejskiej, tam jest wiele bardzo ciekawych nazw. Jak nie wiadomo gdzie, to do klasy 45.

Ale tam są usługi prawne.

Też. Każde usługi, które mają znaczenie dla ludzkości i są pożyteczne w różnych aspektach życia człowieka.

Czy ma Pani wrażenie, że świadomość sensowności rejestrowania znaków towarowych, ochrony swojej własności przemysłowej na przestrzeni lat się zmienia? Wiemy, jak to było w l. ’90, ale to też nie jest miarodajne, bo wtedy po prostu ta przedsiębiorczość obudziła się, w końcu miała możliwość rozwinięcia się. A jak to wygląda dzisiaj? Czy ludzie chętniej zgłaszają te znaki towarowe, czy jest jakaś stagnacja?

Myślę, że chętnie zgłaszają. Coraz większa jest świadomość. Gdybym miała porównywać Polskę do innych krajów, to jednak świadomość np. w Hiszpanii czy nawet w Portugalii, która jest jednak dużo mniejszym krajem od nas, jest dużo większa i tych zgłoszeń znaków w trybie krajowym jest w Portugalii nawet więcej niż w Polsce, mimo że ludności jest mniej. Już nie mówiąc o takich krajach jak Niemcy czy Francja, która jest liderem w zgłaszaniu znaków towarowych. Mam nadzieję, że będziemy zmierzać w coraz lepszym kierunku i mam nadzieję, że dojdziemy do takiego poziomu kultury prawnej w zakresie własności intelektualnej, że przedsiębiorcy pierwsze
kroki po KRS-ie będą kierowali do Urzędu Patentowego. Bo myślę, że na tym polu jest dużo jeszcze do zrobienia. Aczkolwiek muszę przyznać, że świadomość jest coraz większa, bo jak wspominałam, jeszcze w latach ’90 to głównie podmioty zagraniczne rejestrowały, w tej chwili w zasadzie 90% zgłoszeń, jak nie więcej, pochodzi od podmiotów krajowych. Więc to pokazuje, że nasi przedsiębiorcy są coraz bardziej świadomi. Aczkolwiek patrząc, ile podmiotów prowadzi działalność gospodarczą, a ile mamy zgłoszeń rocznie, to jest jeszcze duże pole do zrobienia.

Nasza rozmowa ma ten sam cel, żeby otworzyć ludziom oczy, zainteresować tematem, aczkolwiek mam takie wrażenie, że ludzie interesują się tym tematem, kiedy mają jakiś problem. Jeżeli kogoś nie boli, to nie chodzi się do dentysty. A z drugiej strony ktoś powiedział, że „doświadczenia uczą, że nieszczęścia zdarzają się innym”, więc bądźmy przewidywalni i przewidujmy pewne problemy, które mogą pojawić się w przyszłości. My co prawda jesteśmy po dwóch stronach barykady, mamy trochę inną taktykę, bo jesteśmy troszkę na tej pierwszej linii, ale jeżeli ktoś działa samodzielnie, nie przez rzecznika patentowego, to jeżeli tej ochrony dostać nie może, to Państwo musicie wytłumaczyć mu to w uzasadnieniu.

Muszę powiedzieć, że zupełnie się nie zgadzam, że jesteśmy po różnych stronach barykady, bo nam chodzi o to samo. Kiedyś byłam po tej drugiej stronie co Pan i uważam, że to moje doświadczenie kancelaryjne, bo też jestem rzecznikiem patentowym, bardzo pomaga mi teraz w mojej pracy. I może bardziej widzę sens i cel mojej pracy, wiedząc, jak bardzo rejestracja znaku towarowego może pomoc i jakie pomaga rozwiązać problemy, a jednocześnie jak ich uniknąć.

My próbujemy te znaki przepchnąć, eksperci czasami nie chcą, ale to dlatego, że my reprezentujemy interesy swoich klientów, a Wy reprezentujecie prawo.

Myślę, że na tym polega urok Państwa pracy i naszej pracy, bo byłoby bardzo nudno, gdybyśmy zawsze się ze sobą zgadzali. Myślę, że to jest ta sól naszej pracy, te konflikty, bo myślę, że z każdego takiego konfliktu i z każdej takiej sprawy jednak i druga strona wyciąga wnioski, i każdy jest o te doświadczenie mądrzejszy.

Dziękuję za rozmowę.

Dziękuję bardzo.

Sygn. akt IV CSK 287/15

Sąd Najwyższy wydał ciekawy wyrok dotyczący tego czy z prawa używacza uprzedniego może skorzystać osoba prowadząca aż 3 salony kosmetyczne. Z tej sprawy można wyciągnąć kilka interesujących wniosków. Poza tym, sporów gdzie pozwany broni się w oparciu o prawa używacza uprzedniego, nie ma wcale tak dużo. Tym bardziej jest to cenne źródło praktycznej wiedzy.
 
Kto może się powoływać na prawa używacza uprzedniego

Prawa używacza uprzedniego – podcast

Prawa używacza uprzedniego szczegółowo omawiałem w podcaście dotyczącym sposobów legalnego używania cudzego znaku towarowego. W nagraniu ten fragment zaznaczony jest trzecim punktem. Zachęcam Cię do odsłuchania tej audycji na telefonie. To ogromne ułatwienie, jeżeli cierpisz na deficyt czasu.

Ja jestem zakochany w podcastach 🙂

>> Pobierz odcinek

>> Odsłuchaj na Androidzie

>> Odsłuchaj na iPhone

>> Zobacz poprzednie odcinki

Geneza sporu

  • Powodowie prowadzili działalność gospodarczą w zakresie specjalistycznej praktyki lekarskiej oraz usług kosmetycznych.
  • W lutym 2010 r. zgłosili do ochrony słowno-graficzny znak towarowy, który jak można wyczytać z wyroku, zawierał w sobie słowa “zdrowie”, “uroda”, “piękno”. W bazach Urzędu Patentowego jest tylko jeden znak, który pasuje do tego opisu:

Kto może się powoływać na prawa używacza uprzedniego?

  • W sierpniu 2012 r. powodowie dodatkowo zgłosili słowny znak towarowy, który o dziwo Urząd Patentowy finalnie zarejestrował.
  • Pozwana pracowała u powodów do czerwca 2011 r. Od listopada zaczęła prowadzić własną działalność w zakresie fryzjerstwa i zabiegów kosmetycznych. Swoje usługi oznaczała nazwą “s. e.”
  • Powodowie, powołując się na prawa do ww znaków, wnieśli powództwo o zakazanie Pozwanej używania tej nazwy oraz opublikowania wyroku w prasie.


Wyrok Sądu Okręgowego

  • Sąd nakazał pozwanej zaniechanie naruszania prawa oraz opublikowania orzeczenia.
  • Pozwana złożyła apelację.


Wyrok Sądu Apelacyjnego

  • W ocenie Sądu pozwana nie naruszyła prawa powodów do znaku słowno-graficznego „s. e.” gdyż używane przez nią oznaczenie nie było podobne do tego znaku i nie zachodziło ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd.
  • Oznaczenia te różniły się wyraźnie dzięki użyciu dodatkowych sformułowań („zdrowie, uroda, piękno” w wypadku powoda, imię i nazwisko oraz dodatkowe elementy nazwy w wypadku pozwanej). Wg Sądu elementy te były istotne dla klientów rynku usług kosmetycznych.
  • Z kolei zbieżny element słowny „s. e.” nie miał siły odróżniającej wystarczającej do tego, aby przy istotnych pozostałych różnicach, sam przez się stanowił podstawę stwierdzenia podobieństwa mogącego wywołać konfuzję. Co ciekawe, Sąd uznał to określenie za opisowe, pomimo tego, że Urząd Patentowy zarejestrował je w odmianie słownej.

 

O problemie ze znakami opisowymi więcej dowiesz się z poniższego nagrania:


     

  • W przypadku znaku słownego Sąd uznał, że zastosowanie mają przepisy p.w.p:

 

Art. 160 [Prawa używacza uprzedniego]

  1. Osoba, która prowadząc lokalną działalność gospodarczą w niewielkim rozmiarze, używała w dobrej wierze oznaczenia zarejestrowanego następnie jako znak towarowy na rzecz innej osoby, ma prawo nadal bezpłatnie używać tego oznaczenia w nie większym niż dotychczas zakresie.
  • Wg Sądu pozwana używała spornego oznaczenia przy prowadzeniu działalności o charakterze lokalnym (ograniczonym do miasta B.) i niewielkich rozmiarów, od listopada 2011 r., a zatem przed zgłoszeniem przez powodów znaku słownego do rejestracji. Tym samym przysługują jej prawa używacza uprzedniego i może dalej bezpłatnie używać spornego znaku w nie większym niż dotychczas zakresie.
  • Od wyroku skargę kasacyjną złożyli powodowie.


Wyrok Sądu Najwyższego

 
Zarzut naruszenia prawa do znaku słowno-graficznego “s. e.”:

  • Sąd uznał, że chociaż można się zgodzić ze skarżącymi, że element słowny “s. e.” w znaku słowno-graficznym ma znaczenie odróżniające, to nie mają oni racji twierdząc, iż przesądza to o podobieństwie oznaczeń.
  • Przeciwstawione oznaczenia są w warstwie graficznej tak wyraziste i charakterystyczne, że ich ocena całościowa uzasadnia trafność konkluzji Sądu Apelacyjnego o braku podobieństwa powodującego ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd.
  • Wynika to z tego, że modelowy klient usług specjalistycznych nieobojętnych dla zdrowia, charakteryzuje się podwyższonym poziomem uwagi.

 
Zarzut naruszenia prawa do znaku słownego “s. e.”:

  • Sąd Najwyższy zgodził się, że bezprawność naruszenia tego znaku została wyłączona na skutek tego, że nastąpiło ono w ramach działania będącego wykonywaniem prawa używacza uprzedniego. Zaznaczył przy tym, że prawo to odnosi się nie tylko do znaku identycznego, ale także podobnego.
  • Sąd przypomniał, że powoływanie się na prawa używacza uprzedniego, zależy od spełnienia przesłanek wymienionych w art 160 ust. 1 p.w.p., tj.:

1) pierwszeństwa używania oznaczenia

Pozwana zaczęła używać słów „s. e.” jako elementu własnych oznaczeń w prowadzonej działalności gospodarczej przed zgłoszeniem przez powodów znaku słownego.

2) używania oznaczenia w dobrej wierze

Należy to odczytywać jako usprawiedliwione przekonanie, że nie ma przeszkód prawnych do korzystania z danego oznaczenia lub ewentualnie, że korzystanie z takiego oznaczenia nie narusza cudzego prawa.

W zakresie prawa używacza uprzedniego zastosowanie znajduje domniemanie dobrej wiary. Tym samym ciężar obalenia tego domniemania spoczywa na uprawnionym z rejestracji znaku.

W niniejszej sprawie sąd uznał, że fakt, iż pozwana wcześniej pracowała u powodów, nie stanowił sam przez się wystarczającej podstawy obalenia domniemania prawnego dobrej wiary.

3) prowadzenia lokalnej działalności

Świadczenie usług fryzjersko-kosmetycznych w trzech gabinetach w jednym mieście średniej wielkości, a o takiej działalności jest w sprawie niniejszej mowa, odpowiada kryterium działalności lokalnej w rozumieniu art. 160 ust. 1 p.w.p.

4) prowadzenia działalności w niewielkim wymiarze

Taki zakres działalności, przy uwzględnieniu rodzaju usług, pozwala jednocześnie na zakwalifikowanie jej jako działalności w „niewielkim rozmiarze”. Nie jest przy tym niezbędne sięganie do danych finansowych przedsiębiorstwa.

Ponadto jednym z czynników oceny niewielkiego wymiaru działalności, może być wg Sądu rodzaj działalności (świadczonych usług) i stosunkowo ograniczona klientela, co ma miejsce w niniejszej sprawie.

     

  • Sąd Najwyższy oddalając skargę wskazał również, że powoływanie się na prawa używacza uprzedniego nie wymaga ustalenia tego prawa w osobnym wyroku. Można się na nie powoływać już w procesie z powództwa uprawnionego do znaku.


Mój komentarz do wyroku

Szczerze mówiąc droga, którą poszedł Sąd Najwyższy rozstrzygając tę sprawę, mocno mnie zaskoczyła. Nie mówię tutaj o kwestii prawa używacza uprzedniego, ale oceny podobieństwa spornych znaków. Już tłumaczę dlaczego.

Jak ocenia się podobieństwo znaków?

Zauważ, że zarówno Urząd Patentowy jak i Sąd Najwyższy uznały, że określenie “skin expert” ma zdolność odróżniającą w odniesieniu do usług świadczonych w salonach kosmetycznych. To bardzo istotne, ponieważ podobieństwo znaków ocenia się poprzez porównanie ich elementów dominujących i odróżniających.

W obu znakach słowa “skin expert” dominowały poprzez ich umiejscowienie i wielkość liter. Pozostałe napisy miały drugorzędne znaczenie, ponieważ były kilkakrotnie mniejsze.

W tym kontekście warto pamiętać, że orzecznictwo krajowe i unijne wykształciło tzw. reguły kolizyjne. Są to zasady mające pomóc w ocenie czy porównywane znaki są względem siebie kolizyjne czy też nie. I właśnie w przypadku znaków kombinowanych istotną rolę pełni zasada dominującego znaczenia elementów słownych.
 
Poza tym, naruszeniem prawa będzie nie tylko realne ryzyko wprowadzenia w błąd konsumentów, czyli tzw. bezpośrednie niebezpieczeństwo, ale również niebezpieczeństwo pośrednie.

Chodzi o to, że takie osoby, choć są świadome, że usługi świadczone pod tymi znakami pochodzą od różnych przedsiębiorców, mogą błędnie zakładać, że istnieją pomiędzy tymi przedsiębiorcami związki organizacyjne, prawne lub gospodarcze.

 
Przyjmując, że określenie “skin expert” jest dystynktywne, więcej argumentów znajduję za tym, że sporne znaki towarowe są względem siebie kolizyjne. Interpretacja Sądu w praktyce oznaczałaby, że możesz wybrać sobie z rynku jakąś oryginalną nazwę i obejdziesz prawo dodając fantazyjną grafikę oraz swoje imię i nazwisko.

Czy “skin expert” jest pojęciem opisowym?

Pobawmy się teraz we wróżenie z fusów.

Co by powiedziała statystyczna Polka na pytanie o to, co jest oferowane pod nazwą “skin expert”? Oba słowa to nie żaden wyszukany angielski. Większość osób bez problemu przetłumaczy to jako “ekspert od skóry”.

Osobiście jestem przekonany, że padłyby odpowiedzi typu:

  • usługi kosmetyczne;
  • usługi dermatologiczne
  • kremy do ciała



Gdy wpisałem to pojęcie w Google wyskoczyło mi sporo wyników:

Kto może się powoływać na prawa używacza uprzedniego?

Nie jest to więc oryginalne, zaskakujące zestawienie słów w branży kosmetycznej.

Przyjmując więc, że to określenie nie ma zdolności odróżniającej, podobieństwo obu znaków oceniać powinniśmy głównie na płaszczyźnie graficznej. I tutaj zgodzę się, że różnice na tyle wyraźne, że nie ma ryzyka wprowadzenia kogokolwiek w błąd.

Taktyka procesowa.

Ten spór potoczyłby się zupełnie inaczej, gdyby powodzi w pierwszej kolejności zarejestrowali znak słowny. Wówczas Sąd nie mógłby takiego prawa pominąć. Formalnie jednak zgłoszenie wyszło po rozpoczęciu działalności przez pozwaną, więc mogła się ona powoływać na prawa używacza uprzedniego.

Sam często dostaję pytanie o to, czy lepiej chronić nazwę czy logo firmy.

Nie ma tutaj prostej odpowiedzi.

Osobiście uważam, że więcej korzyści daje rejestracja znaku słownego. Eliminujesz tym chociażby ryzyko, że Sąd uzna Twój znak za opisowy.
 
O plusach i minusach ochrony nazwy bądź logo mówiłem w moim podcaście:

>> Pobierz odcinek

>> Odsłuchaj na Androidzie

>> Odsłuchaj na iPhone

>> Zobacz poprzednie odcinki



Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.
Dodatkowo jako gratis otrzymasz mój eBook pt.:
„10 RZECZY, KTÓRE MUSISZ WIEDZIEĆ O OCHRONIE MARKI”


 

Kto może się powoływać na prawa używacza uprzedniego?