Trademark trolls – 6 najbardziej elektryzujących sporów

• Sprawdź ceny minimalne za usługi rzecznika patentowego

Trademark trolls kradną marki firm

Trademark trolls mają możliwości działania w krajach, w których przy rejestracji znaku nie jest wymagany dowód jego używania. A tak właśnie wygląda procedura w Polsce i UE.

Brak takiego wymogu jest niezaprzeczalnym atutem. Ułatwia bowiem przedsiębiorcom prewencyjne zastrzeganie swoich marek. Niestety stwarza równocześnie dogodne warunki do działania trollom od znaków towarowych. Jeżeli stałeś się celem ich ataku, to odezwij się do mnie. Są sposoby, aby z tym procederem skutecznie walczyć.

#1 Trademark trolls – Tim Langdell

W poprzednim artykule opisałem pierwszego trolla od znaków towarowych, Leo Stollera. Człowiek ten z szantażowania przedsiębiorców uczynił prawdziwy biznes. Podobnie działał Tim Langdell, założyciel EDGE Games.

W latach 90-tych zarejestrował on kilka znaków EDGE. W następnych latach udzielał licencji na korzystania ze swoich znaków licznym podmiotom. Co ciekawe, również tym, które oferowały towary i usługi, których jego znaki nie obejmowały. Pod groźbą sądu, Langdell straszył, że taką licencję podpisać muszą.

Jest to ciekawy przykład trolla. Człowiek ten formułował bowiem roszczenia daleko wykraczające poza faktyczną ochronę prawną, którą posiadał. Osobiście mam wrażenie, że czasami o proceder trademark trolls ocierają się międzynarodowe korporacje, które agresywnie bronią swojej własności intelektualnej. Patrz: spory APPLE.

Troll od znaków towarowych żąda opłat

W 2010 r. Langdell próbował wyłudzić od Electronic Arts odszkodowanie za produkcję gry „Mirror’s Edge”. Sprawę przegrał, a sędzia nazwał dowody przedstawione przez niego za „ewidentnie sfabrykowane”. Langdell twierdził przykładowo, że zaprojektował logo EDGE.

Problem w tym, że program, którego jak twierdzi użył w tym celu, pochodził z pakietu Microsoft 95, który w 1991 roku jeszcze nie istniał. W efekcie jego agresywnych działań, konkurenci do 2013 roku unieważnili wszystkie jego znaki towarowe.

#2 –  TESLA vs. Zhan Baosheng

W 2009 r. chiński biznesmen – Zhan Baosheng, zarejestrował w chińskim urzędzie patentowym znak towarowy „TESLA” m.in. do oznaczania samochodów. I zrobił to zarówno w chińskiej, jak i angielskiej wersji językowej. Dodatkowo posiadał on również domenę „teslamotors.com.cn” oraz mikrobloga o nazwie Tesla.

O tym wszystkim, popularny producent samochodów dowiedział się dopiero, kiedy postanowił wejść na rynek chiński ze sprzedażą swoich aut elektrycznych. Tesla początkowo podjęła próbę odkupienia praw do znaków oraz domen. Kiedy jednak usłyszała ofertę w wysokości 32 mln dolarów, podjęła próbę ich unieważnienia.

Biznesmen nie pozostał dłużny i sam złożył pozew przeciwko Tesli. Zażądał 3,9 mln dolarów odszkodowania oraz zaprzestania używania jego znaków.

Spór ostatecznie zakończył się ugodą w 2014 roku.

Ktoś zastrzega polskie marki w Chinach

Widzę, że proceder trademark trolls na skalę międzynarodową występuje coraz częściej.

W artykule pt.: Działasz międzynarodowo? Chroń swój znak towarowy pisałem, że lokalny dystrybutor z danego kraju, może zastrzec na siebie Twoją markę.

Robi to po to, aby mieć silną kartę przetargową w negocjacjach. Jeżeli nie dogadacie się co do warunków współpracy, może zablokować Ci rynek całego kraju. W Chinach ktoś zastrzegł tak markę Mlekovita, Łaciate i Lubella.

^{Dalsza część artykułu pod formularzem.}

#3 – Never Give Up vs. Juiced Up oraz Juiceling

O tym sporze głośno było w Szkocji w 2008 roku. Tamtejsza firma Never Give Up zgłosiła do ochrony 34 różne znaki towarowe związane ze sprzedażą i produkcją soków. W tej grupie znalazły się dwa znaki obecnych już na rynku barów z sokami – Juiced Up oraz Juiceling.

Never Give Up zażądała opłat licencyjnych od obu przedsiębiorców w wysokości 25- 30 tys. funtów. Co ciekawe, zrobiła to nie czekając nawet na decyzję o przyznanej ochronie.

Kiedy sprawa trafiła do prasy, dziennikarze BBC postanowili pod przykrywką skontaktować się z właścicielem Never Give Up. Mężczyzna utrzymywał, że jego akcje są legalne i posiada wszelkie prawa do znaków. Groził też dziennikarzom twierdząc, że działa dla „wpływowych zleceniodawców”, a następnie podniósł jeszcze ceny żądanych opłat do 60 tys. funtów.

Właściciel Juiced Up złożył sprzeciw do rejestracji znaku zarzucając zgłoszenia w złej wierze. Sprawę wygrał, ale też od razu dokonał rejestracji nowego znaku na siebie.

Brak zastrzeżonej marki daje trollom pole do działania

Ten przypadek pokazuje, że trademark trolls często bazują na niewiedzy przedsiębiorców. Osoba, która zobaczy groźnie wyglądające pismo z kancelarii prawnej i da się zastraszyć – zapłaci haracz naciągaczom.

Jeżeli to Ty dostałeś takie pismo, to w pierwszej kolejności radzę Ci trochę podrążyć temat. Być może odpowiedź na swoje pytanie znajdziesz w artykułach na moim blogu.  Jeżeli nie, to mogę przyjrzeć się Twojej sprawie w ramach telefonicznej porady prawnej.

#4 – Marka win Castel Frères SAS vs. Li Dao Shi

Tutaj mamy przypadek, kiedy trolle od znaków towarowych wzięły na celownik nie markę całej firmy, a jeden z jej produktów.

Castel Frères to działająca od lat 40. francuska firma zajmującą się produkcją win. Sprzedaż prowadzi w 130 krajach. Od 2000 roku wprowadza na terenie Chin wino pod nazwą „Ka Si Te – Chang Yu Chateau” oraz „Zhang Yu Ka Si Te” („ka si te” jest transliteracją słowa „castel”).

Tylko, że w 2000 r. inna chińska firma – Li Dao Shi zarejestrowała znak towarowy „ka si te” na napoje alkoholowe. Znak nigdy nie był używany, aż do 2008 r. Wtedy to utworzono spółkę Ka Si Te Wine Co. Ltd., która zajęła się eksportem win o nazwie „ka si te” z Francji.

Castel Frères próbowała zarejestrować swój znak towarowy „Ka Si Te” w 2005 r., jednak dostała odmowę.  Wtedy właśnie zorientowała się, że w Chinach jest już zarejestrowany podobny znak towarowy. Francuzi podjęli próbę unieważnienia kolizyjnego znaku, zarzucając mu brak używania. Po 6-ciu latach sprawę przegrali.

Tę sytuację wykorzystali Chińczycy, którzy złożyli pozew żądając odszkodowania w wysokości 5 mln euro. Pomimo prób udowodnienia renomy i pierwszeństwa posiadania znaku przez francuską firmę, spór zakończył się zwycięstwem Li Dao Shi.

#5 – CEDC vs. Stock Polska w walce o Saską

Zastanawiałem się czy do tego zestawienia nie dodać świeżej sprawy z naszego krajowego podwórka. Uznałem jednak, że ją opiszę, choć od razu wyjaśnię, że nie miał tutaj miejsca klasyczny trolling. To było raczej wykorzystanie błędu konkurenta by zaszachować go zgodnie z prawem.

Historia wyglądała tak, że Stock Polska postanowił wprowadzić na rynek wódkę Saska. W październiku 2015 r. wystartowała oficjalna komunikacja na ten temat. Miesiąc później pierwsze partie towaru trafiły do sprzedaży. O tych planach szybko dowiedziała się firma CEDC i … 21.10.2015 r. zgłosiła na siebie ten słowny znaku towarowy SASKA.

W artykule pt.: Jak chronić markę firmy? wskazywałem, że pewne prawa do marki wynikają z racji jej pierwszeństwa używania. Tylko, że z tego co czytałem to przed zgłoszeniem znaku Saska przez CEDC, ta wódka nie była jeszcze obecna na rynku.

Pierwszy w Urzędzie Patentowym zyskuje najwięcej

Stock Polska popełnił więc elementarny błąd. Najpierw ogłosił swoje plany biznesowe, a dopiero później złożył wniosek o rejestrację znaku Saska.

Jak tylko Urząd Patentowy RP wydał decyzję o przyznaniu ochrony na znak towarowy Saska, konkurent złożył pozew przeciwko Stock Polska. W wyniku tego, w zakładzie Stock Polska pojawił się komornik z nakazem zabezpieczenia wyprodukowanej tam wódki.

Stock Polska miał poważny problem.

Zainwestował miliony w produkcję i promocję wódki, a jej sprzedaż zablokowano. Każdy kolejny dzień przestoju pogłębiał straty. Dodatkowo to konkurent posiadał prawa do jej marki. A jako, że wniosek o ochronę CEDC złożył zanim Saska trafiła na sklepowe półki, szanse na unieważnienie tego znaku były szczerze mówiąc średnie.

W tych okolicznościach strony przystąpiły do negocjacji.

W ramach ugody CEDC przeniosła prawa do znaku towarowego Saska na Stock Polska. Warunki porozumienia były poufne. Czuję jednak, że CEDC sporo na tym sporze skorzystało.

Hurtowe zgłoszenia znaków towarowych w Polsce

Kiedyś przeczytałem, że w artykułach straszę, a problem hurtowych zgłoszeń znaków towarowych nie dotyczy Polski. To, że raz na jakiś czas były wspólnik czy pracownik zgłosi na siebie cudzy znak towarowy to wyjątkowe przypadki. Chciałbym aby tak było, ale rzeczywistość jest inna. Spójrz na poniższy zrzut z rejestru UPRP:

(powiększ)

(powiększ)

Dwa różne podmioty zrobiły hurtowe zgłoszenia najróżniejszych marek. Kilku to moi Klienci, którzy absolutnie nie wyrazili na to zgody. Myślę, że uda nam się te rejestracje zablokować, ale będzie to wymagało sporego wysiłku. Takich historii jest coraz więcej!

#6 – Carlos Moreira vs. NEYMAR

Nazwisko można zarejestrować jako znak towarowy. Tym bardziej sławne. Na taki pomysł wpadł pewien Portugalczyk. Problem w tym, że zapragnął zmonopolizować nie swoje. W tym celu zarejestrował w 2012 r. unijny znak towarowy „Neymar”. W zgłoszeniu wskazał klasę 25 wg klasyfikacji nicejskiej (odzież, obuwie, nakrycia głowy).

Brazylijski piłkarz Neymar Da Silva Santos Júnior nie złożył sprzeciwu do rejestracji, bo najprawdopodobniej zgłoszenia nie zauważył. W efekcie znak został zarejestrowany. Dla uściślenia, nie oznaczało to, że piłkarz nie mógł posługiwać się własnym nazwiskiem. Mógł, ale ani on ani klub nie mogli zarabiać na odzieży z napisem Naymar.

Taka sytuacja była nie do przyjęcia.

Piłkarz postanowił więc unieważnić ten znak towarowy. Jako podstawę podniósł zarzut zgłoszenia w złej wierze. Czyli w celu przejęcia marki, która była już w tamtym czasie kojarzona z nim. Naturalnie zgłaszający zarzekał się, że człowieka nie znał i w ogóle nie interesuje się piłką nożną. Urząd zauważył jednak, że innym zarejestrowanym przez niego znakiem towarowym jest…Iker Casillas.

Przypadek? Nie sądzę 🙂

Od siebie dodam, że Neymarowi udało się wygrać tylko dzięki rozpoznawalności. Złą wiarę generalnie bardzo trudno udowodnić. Gdyby sprawa dotyczyła dużo mniej rozpoznawalnej osobistości, wynik byłby ciężki do przewidzenia.

O zjawisku trademark trolls szczegółowo mówiłem już w tym nagraniu:

Zobacz również:

• Jak korzystać z klasyfikacji nicejskiej? Tych 9 błędów unikaj!
• Opisowa nazwa firmy. Najczęstszy powód odmowy rejestracji
• Czy można zastrzec znak towarowy na osobę fizyczną?
• Narzędzie Ochrona Praw Marki na Facebooku
• Zastrzeżenie firmowego logo jako wzoru przemysłowego
• Allegro usunęło moją ofertę. Co zrobić, aby ją szybko przywrócić?
• 32 powody dlaczego warto chronić markę firmy jako znak towarowy
• Ile kosztuje zastrzeżenie nazwy firmy przez rzecznika patentowego?