Kto może się powoływać na prawa używacza uprzedniego? Wyrok Sądu Najwyższego

Sygn. akt IV CSK 287/15

Prawa używacza uprzedniego – podcast

Prawa używacza uprzedniego szczegółowo omawiałem w podcaście dotyczącym sposobów legalnego używania cudzego znaku towarowego. W nagraniu ten fragment zaznaczony jest trzecim punktem. Zachęcam Cię do odsłuchania tej audycji na telefonie. To ogromne ułatwienie, jeżeli cierpisz na deficyt czasu.

Ja jestem zakochany w podcastach 🙂

>> Pobierz odcinek | Zobacz wszystkie odcinki
>> Odsłuchaj na: Apple Podcast | Spotify | Google Podcast | YouTube

Geneza sporu

• Powodowie prowadzili działalność gospodarczą w zakresie specjalistycznej praktyki lekarskiej oraz usług kosmetycznych.

• W lutym 2010 r. zgłosili do ochrony słowno-graficzny znak towarowy, który jak można wyczytać z wyroku, zawierał w sobie słowa „zdrowie”, „uroda”, „piękno”. W bazach Urzędu Patentowego jest tylko jeden znak, który pasuje do tego opisu:

• W sierpniu 2012 r. powodowie dodatkowo zgłosili słowny znak towarowy, który o dziwo Urząd Patentowy finalnie zarejestrował.

• Pozwana pracowała u powodów do czerwca 2011 r. Od listopada zaczęła prowadzić własną działalność w zakresie fryzjerstwa i zabiegów kosmetycznych. Swoje usługi oznaczała nazwą „s. e.”

• Powodowie, powołując się na prawa do ww. znaków, wnieśli powództwo o zakazanie Pozwanej używania tej nazwy oraz opublikowania wyroku w prasie.

Wyrok Sądu Okręgowego

• Sąd nakazał pozwanej zaniechanie naruszania prawa oraz opublikowania orzeczenia.
• Pozwana złożyła apelację.

Wyrok Sądu Apelacyjnego

• W ocenie Sądu pozwana nie naruszyła prawa powodów do znaku słowno-graficznego „s. e.” gdyż używane przez nią oznaczenie nie było podobne do tego znaku i nie zachodziło ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd.

• Oznaczenia te różniły się wyraźnie dzięki użyciu dodatkowych sformułowań („zdrowie, uroda, piękno” w wypadku powoda, imię i nazwisko oraz dodatkowe elementy nazwy w wypadku pozwanej). Wg Sądu elementy te były istotne dla klientów rynku usług kosmetycznych.

• Z kolei zbieżny element słowny „s. e.” nie miał siły odróżniającej wystarczającej do tego, aby przy istotnych pozostałych różnicach, sam przez się stanowił podstawę stwierdzenia podobieństwa mogącego wywołać konfuzję. Co ciekawe, Sąd uznał to określenie za opisowe, pomimo tego, że Urząd Patentowy zarejestrował je w odmianie słownej.

O problemie ze znakami opisowymi więcej dowiesz się z poniższego nagrania:

• W przypadku znaku słownego Sąd uznał, że zastosowanie mają przepisy p.w.p:

Art. 160 [Prawa używacza uprzedniego]

Osoba, która prowadząc lokalną działalność gospodarczą w niewielkim rozmiarze, używała w dobrej wierze oznaczenia zarejestrowanego następnie jako znak towarowy na rzecz innej osoby, ma prawo nadal bezpłatnie używać tego oznaczenia w nie większym niż dotychczas zakresie.

• Wg Sądu pozwana używała spornego oznaczenia przy prowadzeniu działalności o charakterze lokalnym (ograniczonym do miasta B.) i niewielkich rozmiarów, od listopada 2011 r., a zatem przed zgłoszeniem przez powodów znaku słownego do rejestracji. Tym samym przysługują jej prawa używacza uprzedniego i może dalej bezpłatnie używać spornego znaku w nie większym niż dotychczas zakresie.

• Od wyroku skargę kasacyjną złożyli powodowie.

Wyrok Sądu Najwyższego

Zarzut naruszenia prawa do znaku słowno-graficznego „s. e.”:

• Sąd uznał, że chociaż można się zgodzić ze skarżącymi, że element słowny „s. e.” w znaku słowno-graficznym ma znaczenie odróżniające, to nie mają oni racji twierdząc, iż przesądza to o podobieństwie oznaczeń.

• Przeciwstawione oznaczenia są w warstwie graficznej tak wyraziste i charakterystyczne, że ich ocena całościowa uzasadnia trafność konkluzji Sądu Apelacyjnego o braku podobieństwa powodującego ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd.

• Wynika to z tego, że modelowy klient usług specjalistycznych nieobojętnych dla zdrowia, charakteryzuje się podwyższonym poziomem uwagi.

Zarzut naruszenia prawa do znaku słownego „s. e.”:

• Sąd Najwyższy zgodził się, że bezprawność naruszenia tego znaku została wyłączona na skutek tego, że nastąpiło ono w ramach działania będącego wykonywaniem prawa używacza uprzedniego. Zaznaczył przy tym, że prawo to odnosi się nie tylko do znaku identycznego, ale także podobnego.

• Sąd przypomniał, że powoływanie się na prawa używacza uprzedniego, zależy od spełnienia przesłanek wymienionych w art 160 ust. 1 p.w.p., tj.:

1) pierwszeństwa używania oznaczenia

Pozwana zaczęła używać słów „s. e.” jako elementu własnych oznaczeń w prowadzonej działalności gospodarczej przed zgłoszeniem przez powodów znaku słownego.

2) używania oznaczenia w dobrej wierze

Należy to odczytywać jako usprawiedliwione przekonanie, że nie ma przeszkód prawnych do korzystania z danego oznaczenia lub ewentualnie, że korzystanie z takiego oznaczenia nie narusza cudzego prawa.

W zakresie prawa używacza uprzedniego zastosowanie znajduje domniemanie dobrej wiary. Tym samym ciężar obalenia tego domniemania spoczywa na uprawnionym z rejestracji znaku.

W niniejszej sprawie sąd uznał, że fakt, iż pozwana wcześniej pracowała u powodów, nie stanowił sam przez się wystarczającej podstawy obalenia domniemania prawnego dobrej wiary.

3) prowadzenia lokalnej działalności

Świadczenie usług fryzjersko-kosmetycznych w trzech gabinetach w jednym mieście średniej wielkości, a o takiej działalności jest w sprawie niniejszej mowa, odpowiada kryterium działalności lokalnej w rozumieniu art. 160 ust. 1 p.w.p.

4) prowadzenia działalności w niewielkim wymiarze

Taki zakres działalności, przy uwzględnieniu rodzaju usług, pozwala jednocześnie na zakwalifikowanie jej jako działalności w „niewielkim rozmiarze”. Nie jest przy tym niezbędne sięganie do danych finansowych przedsiębiorstwa.

Ponadto jednym z czynników oceny niewielkiego wymiaru działalności, może być wg Sądu rodzaj działalności (świadczonych usług) i stosunkowo ograniczona klientela, co ma miejsce w niniejszej sprawie.

• Sąd Najwyższy oddalając skargę wskazał również, że powoływanie się na prawa używacza uprzedniego nie wymaga ustalenia tego prawa w osobnym wyroku. Można się na nie powoływać już w procesie z powództwa uprawnionego do znaku.

Mój komentarz do wyroku

Szczerze mówiąc droga, którą poszedł Sąd Najwyższy rozstrzygając tę sprawę, mocno mnie zaskoczyła. Nie mówię tutaj o kwestii prawa używacza uprzedniego, ale oceny podobieństwa spornych znaków. Już tłumaczę dlaczego.

Jak ocenia się podobieństwo znaków?

Zauważ, że zarówno Urząd Patentowy jak i Sąd Najwyższy uznały, że określenie „skin expert” ma zdolność odróżniającą w odniesieniu do usług świadczonych w salonach kosmetycznych. To bardzo istotne, ponieważ podobieństwo znaków ocenia się poprzez porównanie ich elementów dominujących i odróżniających.

W obu znakach słowa „skin expert” dominowały poprzez ich umiejscowienie i wielkość liter. Pozostałe napisy miały drugorzędne znaczenie, ponieważ były kilkakrotnie mniejsze.

W tym kontekście warto pamiętać, że orzecznictwo krajowe i unijne wykształciło tzw. reguły kolizyjne. Są to zasady mające pomóc w ocenie czy porównywane znaki są względem siebie kolizyjne czy też nie. I właśnie w przypadku znaków kombinowanych istotną rolę pełni zasada dominującego znaczenia elementów słownych.

Poza tym, naruszeniem prawa będzie nie tylko realne ryzyko wprowadzenia w błąd konsumentów, czyli tzw. bezpośrednie niebezpieczeństwo, ale również niebezpieczeństwo pośrednie.

Chodzi o to, że takie osoby, choć są świadome, że usługi świadczone pod tymi znakami pochodzą od różnych przedsiębiorców, mogą błędnie zakładać, że istnieją pomiędzy tymi przedsiębiorcami związki organizacyjne, prawne lub gospodarcze.

Przyjmując, że określenie „skin expert” jest dystynktywne, więcej argumentów znajduję za tym, że sporne znaki towarowe są względem siebie kolizyjne. Interpretacja Sądu w praktyce oznaczałaby, że możesz wybrać sobie z rynku jakąś oryginalną nazwę i obejdziesz prawo dodając fantazyjną grafikę oraz swoje imię i nazwisko.

Czy „skin expert” jest pojęciem opisowym?

Pobawmy się teraz we wróżenie z fusów.

Co by powiedziała statystyczna Polka na pytanie o to, co jest oferowane pod nazwą „skin expert”? Oba słowa to nie żaden wyszukany angielski. Większość osób bez problemu przetłumaczy to jako „ekspert od skóry”.

Osobiście jestem przekonany, że padłyby odpowiedzi typu:

• usługi kosmetyczne;
• usługi dermatologiczne
• kremy do ciała

Gdy wpisałem to pojęcie w Google wyskoczyło mi sporo wyników:

Nie jest to więc oryginalne, zaskakujące zestawienie słów w branży kosmetycznej.

Przyjmując więc, że to określenie nie ma zdolności odróżniającej, podobieństwo obu znaków oceniać powinniśmy głównie na płaszczyźnie graficznej. I tutaj zgodzę się, że różnice na tyle wyraźne, że nie ma ryzyka wprowadzenia kogokolwiek w błąd.

Taktyka procesowa

Ten spór potoczyłby się zupełnie inaczej, gdyby powodzi w pierwszej kolejności zarejestrowali znak słowny. Wówczas Sąd nie mógłby takiego prawa pominąć. Formalnie jednak zgłoszenie wyszło po rozpoczęciu działalności przez pozwaną, więc mogła się ona powoływać na prawa używacza uprzedniego.

Sam często dostaję pytanie o to, czy lepiej chronić nazwę czy logo firmy.

Nie ma tutaj prostej odpowiedzi.

Osobiście uważam, że więcej korzyści daje rejestracja znaku słownego. Eliminujesz tym chociażby ryzyko, że Sąd uzna Twój znak za opisowy.

O plusach i minusach ochrony nazwy bądź logo mówiłem w moim podcaście:

>> Pobierz odcinek | Zobacz wszystkie odcinki
>> Odsłuchaj na: Apple Podcast | Spotify | Google Podcast | YouTube

Zobacz również:

• Kto może złożyć sprzeciw wobec znaku towarowego?
• Wymyśliłem nazwę firmy. Czy mam do niej prawa autorskie?
• Jak zgłosić naruszenie prawa na Allegro? Usuń ofertę konkurenta!
• Międzynarodowa klasyfikacja towarów i usług – tych błędów unikaj
• Co daje rejestracja marki na Amazon Brand Registry?
• Jak wygląda profesjonalne badanie znaku towarowego?
• 5 argumentów za rejestracją logo z nazwą opisową
• Jak zgłosić konto na Facebooku, które narusza prawo do marki?