Slider
24 Sie

Umowa licencyjna na znak towarowy – co musisz o niej wiedzieć?

Umowa licencyjna na znak towarowy to dobry sposób na dodatkowy zysk. Konsumenci mają z Twoją marką pozytywne skojarzenia? Świetnie. Są firmy, które chętnie zapłacą za możliwość posługiwania się nią. Zarobicie więc oboje. Potrzebować będziesz do tego dobrej umowy licencyjnej na znak towarowy.

6 korzyści z umowy licencyjnej.

Tego typu umowa często jest częścią szerszej „umowy o współpracy”.

Tak będzie w przypadku umów franczyzowych. Umowa licencyjna na znak towarowy często podpisywana jest w przypadku przedsiębiorców działających międzynarodowo. Mając ochronę  np. na wspólnotowy znak towarowy można udzielić licencji swoim dystrybutorom w różnych krajach.

 

Korzyści:

  1. Pełna kontrola nad znakiem towarowym. W umowie zapisujesz co licencjobiorcy wolno a czego absolutnie robić nie może. To Ty ustalasz jak Twoja marka będzie wykorzystywana.
  2. Spełniony wymóg używania znaku towarowego. Rejestracja znaku oznacza dla Ciebie nie tylko prawa, ale i obowiązki. Aby ochrona była niepodważalna musisz używać znaku w sposób rzeczywisty. Tak będzie, jeżeli Twoim znakiem będzie się posługiwał licencjobiorca.
  3. Prosty model zarabiania pieniędzy. Przykładowo zespół muzyczny, który chroni swoją nazwę może udzielać licencji na znak towarowy w zakresie odzieży, figurek czy innych gadżetów. Osobiście nie muszą zajmować się ich produkcją. Pojawia się coś na kształt dochodu pasywnego.
  4. Dochodzenie roszczeń od naruszyciela. W określonych przypadkach to sam licencjobiorca może w naszym imieniu egzekwować prawo. To duże ułatwienie jeżeli Twoja firma działa na skalę międzynarodową.
  5. Dobry sposób na międzynarodowy rozwój firmy. Zamiast w każdym kraju tworzyć podmiot, który zajmie się dystrybucją twoich towarów/ usług wchodzisz we współpracę z miejscowymi firmami. Warunki tej współpracy określa właśnie umowa licencyjna na znak towarowy.
  6. Optymalizacja podatkowa. Jej sposobów z wykorzystaniem znaku towarowego jest kilka. Wspólnik sp. z o.o. może zarejestrować znak towarowy na siebie. W następnej kolejności może udzielić spółce odpłatnej licencji na jego używanie. Tym sposobem unika się podwójnego opodatkowania.

Umowa licencyjna na znak towarowy

Umowa licencyjna na znak towarowy a umowa franczyzy.

Jeden z moich klientów prowadził popularną restaurację. Biznes na tyle dobrze mu się rozwijał, że planował ekspansję na inne miasta. Chciał podpisywać z zainteresowanymi osobami umowy franczyzy. Dzielił by się przepisami i swoim know- how w zamian za określone opłaty.

Zadał mi proste pytanie:

Panie Mikołaju jak powinienem zabezpieczyć swoje interesy od strony prawnej.

Pytanie było dobre i logiczne.

W końcu chciał obcym osobom ujawnić tajemnice swojego sukcesu. Niestety żadna umowa nie zabezpieczy naszych interesów w 100%.

Umowa licencyjna na znak towarowyKilka lat temu w mediach głośno było o sprawie pewnej poznańskiej pierogarni. Jej właściciel dzięki franczyzie uzyskał przepisy i know how na pyszne pierogi. Później restaurację zamknął…

…i otworzył ją ponownie pod inną nazwą.

Moim zdaniem największy nacisk powinno się położyć na ochronę marki.

Jeżeli restauracja serwuje świetne dania to cała marka zyskuje popularność. Dobrze zaplanowana reklama jeszcze to wszystko wzmacnia. Tym samym po kilku miesiącach czy latach ludzie widząc szyld danej restauracji będą ją kojarzyć z jakością.

Nawet jeżeli konkurent przejmie część przepisów będzie na zaufanie klientów pracować od zera.

Umowa licencyjna na znak towarowy – rodzaje.

W zależności od tego na jakiej współpracy Ci zależy, możesz wybrać odpowiedni model umowy.

1) Licencja pełna i ograniczona.

Przy licencji pełnej licencjobiorca może korzystać ze znaku w takim samym zakresie jak licencjodawca. W drugim przypadku korzystanie ze znaku jest ograniczone w sposób określony w umowie. Takie ograniczenie może dotyczyć np. rodzaju oferowanych towarów pod danym znakiem.

2) Licencja wyłączna lub niewyłączna.

Pierwsza polega na tym, że znakiem może się posługiwać jedynie licencjobiorca. Taka wyłączność używania może dotyczyć np. określonego terytorium. Tzn. w Polsce dany towar może oferować jedynie licencjodawca ale już w Niemczech tylko licencjobiorca. Przy licencji niewyłącznej ze znaku może korzystać więcej osób. W umowie powinno tu być wyraźne wskazane. Jeżeli brak takiego zapisu uznaje się, że stronom chodziło o umowę niewyłączną.

 Umowa licencyjna na znak towarowy

Wymogi formalne dotyczące umowy licencyjnej.

Umowa licencyjna na znak towarowy musi być sporządzona w formie pisemnej.

Powinieneś wskazać kto jest licencjodawcą a kto licencjobiorcą. Bardzo ważne jest zlokalizowanie jakiego znaku towarowego dotyczy.

Aby wskazać numer prawa ochronnego, znak towarowy musi być wcześniej zarejestrowany.

Umowa powinna zawierać wyraźne upoważnienie do używania znaku towarowego przez licencjobiorcę. Poza tym samą treść umowy możesz w granicach dozwolonych przez prawo dowolnie kształtowana

Zazwyczaj już szczegółowo określa się tam:

  • sposoby rozliczania się stron;
  • czas trwania umowy;
  • na jakim terytorium może działać licencjobiorca;
  • do oznaczania jakich towarów lub usług można używać znaku;
  • sposoby kontroli licencjobiorcy przez licencjodawcę;
  • czy licencjobiorca może udzielać sublicencji czy też nie.

Podsumowując.

Umowa licencyjna na znak towarowy to w obrocie gospodarczym standard.

Podpisywanie takich umów opłaca się to obu stronom. Przy franczyzie osoba otwierająca np. restaurację McDonald otrzymuje nie tylko prawo posługiwania się rozpoznawalną marką ale i cały know how. Licencjodawca wspiera ją na różne sposoby. M.in. poprzez kampanie reklamowe w mediach.

Z drugiej strony firma sprzedając swoje towary przez zagranicznych dystrybutorów ma pewność, że jest właścicielem swojej marki. A to jest ważniejsze niż może Ci się wydawać. Znak towarowy, który nie jest chroniony może być zarejestrowany przez dystrybutora. Takie sytuacje faktycznie się zdarzają. No ale o tym więcej napiszę w jednym z najbliższych artykułów.

 

Fot. 1 – loop_oh /CC BY-ND
Fot. 2 – Vanessa Pike-Russell / CC BY-NC-ND
Fot. 3 – MyDigitalSLR /CC BY-NC-ND

 

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.
Dodatkowo jako gratis otrzymasz mój eBook pt.:
„10 RZECZY, KTÓRE MUSISZ WIEDZIEĆ O OCHRONIE MARKI”


 

baner-pod

{ 6 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Robert Sierpień 24, 2015 o 15:07

Nt. umów licencyjnych na ZT można pisać książki, bardzo ciekawa tematyka.
A co do ZT jako narzędzia optymalizacji podatkowej – polecam, wariantów jest dużo, w zależności od sytuacji 🙂

Odpowiedz

Mikołaj Lech Sierpień 24, 2015 o 15:35

Witaj Robercie

Temat umów licencyjnych faktycznie jest obszerny więc starałem się wszystko ująć kompleksowo.
A optymalizacja podatkowa to kolejny temat rzeka.

Pozdrawiam

Odpowiedz

Joanna Sierpień 24, 2015 o 21:01

Może moje pytanie nie do końca pasuje do omawianego wątku, ale…zajmuję się produkcją kartek okolicznościowych. Ręcznie wycinam, wypisuję, ozdabiam. Ostatnio wpadłam na pomysł stworzenia kartki w stylu “masz zły dzień – napij się kawy/herbaty” i saszetka kawy/herbaty znanych producentów w prezencie. I tutaj pojawiła się wątpliwość – czy użycie produktów znanych marek może stanowić naruszenie prawa?

Odpowiedz

Mikołaj Lech Sierpień 25, 2015 o 11:57

Dzień dobry

Moim zdaniem nie, ale musi to Pani zrobić umiejętnie. Legalnie kupuje Pani herbatę a potem dodaje/przypina do kartek. W opisie takiego produktu może Pani wskazać pisemnie, że zawiera on herbatę marki Lipton. Żadnego używania logo. Polecam mój wpis “jak legalnie używać cudzego znaku towarowego“.

Pozdrawiam

Odpowiedz

Katarzyna Marzec 15, 2016 o 16:41

Dzień dobry

Posiadam zastrzeżone w Urzędzie Patentowym prawo majątkowe ze znaku towarowego. Udzieliłam spółce licencję na ten znak (sama mam w niej znaczną część udziałów). Jak mogę ochronić prawo majątkowe (oraz co stanie się z licencjobiorcą) w przypadku ewentualnej egzekucji majątkowej? Czy są jakieś ograniczenia (np. ze względu na ochronę interesu spółki, możliwość wypowiedzenia licencji)? Czy może nowy właściciel może dysponować/zmieniać prawo swobodnie? Chciałabym zapobiec w miarę możliwości takiej sytuacji 🙂

Pozdrawiam

Odpowiedz

Mikołaj Lech Marzec 16, 2016 o 10:56

Oj tutaj na szczegółowe pytania to mogę odpowiedzieć w ramach porady prawnej. Zachęcam do kontaktu. Tak w kilku słowach powiem jedynie, że jeżeli ma Pani znak towarowy zarejestrowany na siebie jako osobę fizyczną to upadłość spółki nie będzie miała wpływu na znak. Nie jest on bowiem w jej majątku. Spółka jedynie się nim posługuje.

Pozdrawiam

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: