Kiedy można unieważnić znak towarowy?

• Zobacz ceny minimalne za usługi rzecznika patentowego

Jak unieważnić znak towarowy? Podcast

Dla Twojej wygody ten artykuł przygotowałem również w formie podcastu. Możesz go więc odsłuchać za darmo na swoim telefonie. To świetne rozwiązanie dla osób, które nie mają zbyt dużo wolnego czasu i lubią robić dwie rzeczy jednocześnie.

>> Pobierz odcinek
>> Odsłuchaj na: Apple Podcast | Spotify | Google Podcast | YouTube

Urząd Patentowy jest często wykorzystywany w walce o markę

Przedsiębiorcy często z lekceważeniem podchodzą do rejestracji znaku towarowego. Co prawda wiedzą, że nazwę i logo można chronić w Urzędzie Patentowym, ale uważają, że dadzą radę bez tego żyć.

Momentalnie zmieniają zdanie, kiedy na horyzoncie pojawia się konflikt o markę.

Często wtedy otrzymuję telefon, że mam im zgłosić znak towarowy „na wczoraj”.

Liczy się każdy dzień, bo istnieje duże prawdopodobieństwo, że to samo planuje ich konkurent. Konkurent, który jeszcze przed chwilą był ich kluczowym pracownikiem lub wspólnikiem.

W tak emocjonalnych momentach ludzie upraszczają wszystko, przyjmując, że markę przejmie ten, kto pierwszy ją zarejestruje. Takie osoby często nie zdają sobie sprawy z tego, że można unieważnić znak towarowy. Wychodzą z błędnego założenia, że wraz z decyzją o rejestracji mogą się czuć bezpiecznie.

Od 2016 r. łatwiej zarejestrować znak towarowy w Polsce

O ryzyku unieważnienia znaku towarowego powinna pamiętać również każda osoba, która decyduje się na zgłoszenie. W obowiązującej obecnie procedurze sprzeciwowej rejestracja znaku jest prostsza. Wynika to z tego, że ekspert, nawet jeżeli znajdzie kolizyjnie podobne znaki do Twojego – nie może odmówić Ci ochrony.

Czeka jedynie czy wpłynie sprzeciwu od właścicieli wcześniejszych praw. Jeżeli to nie nastąpi, znak jest rejestrowany.

Tylko, że to cały czas nie zamyka sprawy.

Uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego, który przeoczył okres sprzeciwowy, nadal ma 5 lat na złożenie wniosku o unieważnienie Twojego znaku.

W nowej procedurze na takie osoby muszą monitorować znaki towarowe. Urząd nie powiadamia o tym, że ktoś próbuje zastrzec podobne oznaczenie. To musimy kontrolować samodzielnie lub zlecić to zadanie rzecznikowi patentowemu.

Zacznij od badania znaku. Nie rób zgłoszenia „w ciemno”

Aby uniknąć takich niespodzianek jak powyżej, przed zgłoszeniem powinieneś zrobić badanie znaku towarowego. Najprościej mówiąc, jest to sprawdzenie, czy wybrana przez Ciebie nazwa ma szansę na ochronę. Ewentualnie czy wchodząc z taką marką na rynek nie naruszysz cudzych praw.

Jako rzecznik patentowy robię wiele takich analiz.

Jeżeli w ich trakcie znajdę jakąś kolizję, to od razu wskazuję klientowi jak ją może obejść.

A sposobów na to jest wiele.

Można przykładowo dodać kolejne słowo bądź przygotować fantazyjną szatę graficzną. Wszystko po to, abym miał argumenty do obrony, jeżeli konkurent wystąpi z wnioskiem o unieważnienie znaku towarowego.

To trochę jak szachy.

Staram się przygotować na ruch przeciwnika.

Często takie badanie porównuję do statku, który wpływa na pole minowe.

Jeżeli kapitan wie, gdzie jest zagrożenie, może statkiem tak pokierować, aby je ominąć. I taką rolę pełni rzecznik patentowy na etapie badania znaku, a później jego zgłoszenia.

Unieważnienie znaku towarowego w oparciu o
bezwzględne przeszkody rejestracji

Zacznę od podstaw.

W aktualnie obowiązującej procedurze rejestrowania znaków towarowych, ekspert rozpatrujący zgłoszenie sprawdza jedynie, czy w danym przypadku nie występują bezwzględne przeszkody rejestracji.

Najprościej mówiąc, są to przeszkody największego kalibru.

Dlatego też są badane z urzędu.

Do grona tych przeszkód zalicza się: 

1. Nazwy nienadające się do odróżniania towarów i usług

Przykładowo nie można zastrzec słowa „chleb” do oznaczania pieczywa.

Nie powinno więc być dla Ciebie zaskoczeniem, że Urząd Patentowy odmówił rejestracji znaku „piwo bydgoskie” do oznaczania piwa.

Po prostu określeń opisowych czy ogólnoinformacyjnych się nie rejestruje.

2. Nazwy wskazujące na cechy oferowanych towarów i usług

Na rejestrację nie ma szans np. liczba 95 do oznaczania paliw płynnych.

Tutaj mamy wskazanie na ilość oktanów.

Odmowę najpewniej uzyska również znak towarowy naczynia24.pl, ponieważ łatwo rozszyfrować, że jest to sklep internetowy z określonym asortymentem, który jest prowadzony całą dobę.

3. Nazwy rodzajowe i takie, które weszły do języka potocznego

Za nazwę rodzajową na pewno można uznać cukierki krówki.

Z pewnością kiedyś była to nazwa fantazyjna, ale dziś, w następstwie ogromnej popularności ludzie kojarzą ją z rodzajem cukierków. Doszło więc tutaj do tzw. degeneracji znaku towarowego. Marka, która kiedyś nadawała się do odróżniania cukierków różnych firm – utraciła tę umiejętność.

Co ciekawe w Urzędzie Patentowym obecnie toczą się postępowania o unieważnienie znaków towarowych, którym zarzuca się rodzajowość.

Mówię o znakach:

– Michałki;
– Ptasie Mleczko;
– Paczkomat.

^{Dalsza część artykułu pod formularzem.}

4. Oznaczenia sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami

Chodzi tutaj o znaki towarowe, które mogą zachęcać do łamania prawa.

Przykładowo za takie uznano znaki:

przeznaczone do oznaczania napojów energetyzujących.

Dobre obyczaje naruszają z kolei oznaczenia wulgarne lub obsceniczne. I tak polski Urząd Patentowy odmówił rejestracji znaku:

– pożar w burdelu (Z-425061) oraz 

Okazuje się jednak, że to, co kogo obraża, jest różnie interpretowane.

Przykładowo na terenie krajów Beneluxu zarejestrowano taki oto znak:

Okazuje się, że niemowlak pod wpływem narkotyków nikogo w tamtejszym urzędzie nie poruszył 🙂

Zresztą takich kontrowersyjnych znaków znalazłem więcej. Możesz je zobaczyć w artykule o próbach zastrzegania wulgaryzmów.

5. Oznaczenia zawierające symbole RP bądź organizacji międzynarodowych

Chodzi o m.in. o godło i flagę Polski.

I na tej właśnie podstawie odmówiono przyznania ochrony na znaki:

Więcej na ten temat dowiesz się z poniższego nagrania.

6. Oznaczenia zawierające element będący symbolem o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym

Przykładowo ostatnio modne jest noszenie odzieży patriotycznej.

Kilka firm próbowało zastrzec symbol Polski Walczącej:

Za każdym razem spotkali się z odmową.

Tych bezwzględnych przeszkód rejestracji jest więcej.

Ja wymieniłem jedynie te najczęściej podnoszone przez Urząd lub w trakcie sporów o unieważnienie znaku towarowego.

Po zlokalizowaniu przeszkody ekspert odmówi ochrony

Obecna procedura rejestracji wygląda tak, że ekspert, kiedy nowe zgłoszenie ląduje na jego biurku, ocenia czy w tym przypadku występuje jakaś bezwzględna przeszkoda rejestracji.

Jeżeli tak, to powinien odmówić rejestracji.

Z tym że ekspert jest tylko człowiekiem i czasami zdarzają mu się błędy.

W podanych przeze mnie przykładach ekspert trafnie zauważył, że HWDP bynajmniej nie jest skrótem od słów „chcę wstąpić do policji”, a potocznym wulgaryzmem 🙂

Podobne znaczenie ma jednak znak:

a ochronę otrzymał.

Najwidoczniej ekspert rozpatrujący tę sprawę tak głębokiej wiedzy już nie miał.

Jeżeli ekspert błędnie przyznał ochronę
możesz podważyć jego decyzję

W powyższym przykładzie można próbować taki znak towarowy unieważnić. Wystarczy wskazać, że w tej sprawie wystąpiła bezwzględna przeszkoda rejestracji, której ekspert nie zauważył.

Później na drodze spornej przed Kolegium Orzekającym przy Urzędzie Patentowym, sprawa będzie rozkładana na czynniki pierwsze.

Pewnych przeszkód ekspert nie zlokalizuje

Czasami ekspert nie jest w stanie sprawdzić, czy w danej sprawie występuje taka przeszkoda. Bezwzględną przeszkodą rejestracji jest okoliczność, kiedy znak towarowy został zgłoszony w złej wierze.

Czyli przykładowo wniosek o ochronę złożył Twój były pracownik, wspólnik lub konkurent, aby przejąć Twoją markę.

Tutaj ekspert nie ma jak zweryfikować takiej osoby.

Poza tym niewykluczone, że może ona działać za pełnym przyzwoleniem osoby, która takim oznaczeniem posługiwała się jako pierwsza.

Zarzut zgłoszenia w złej wierze pojawia się bardzo często w postępowaniu o unieważnienie znaku towarowego. Co ważne, przy tej konkretnej podstawie prawnej, nie ma ograniczenia czasowego na złożenie takiego wniosku.

Unieważnienie znaku towarowego w oparciu o
względne przeszkody rejestracji

Poza bezwzględnymi przeszkodami rejestracji są również przeszkody względne.

Od 2016 r. ekspert, nawet jeżeli je zlokalizuje, nie może z automatu odmówić ochrony. Czeka za to przez 3 miesiące, czy właściciele wcześniejszych, kolizyjnych praw złożą formalny sprzeciw.

Do grona tych przeszkód zalicza się: 

1. Wcześniejsze prawa osobiste lub majątkowe

Najczęściej chodzi o prawa autorskie do logo.

Z mojego doświadczenia wynika, że większość osób zamawiających u grafika logo, nie podpisuje z nim umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych. W takim przypadku formalnym właścicielem praw do logo pozostaje twórca.

I to nawet w sytuacji, kiedy się z nim rozliczysz.

To bardzo groźna sytuacja, bo grafik, żądając dodatkowej zapłaty, może zakazać Ci jego używania. Może też unieważnić taki znak towarowy, podnosząc, że nie wyraził zgody na jego rejestrację.

Znam też przypadek, gdzie grafik sprzedał te prawa konkurencyjnej firmie. I teraz wyobraź sobie, że prawa autorskie do firmowego logo ma Twój przeciwnik.

Przerażające!

Na szczęście taką umowę możesz podpisać z twórcą nawet po latach.

Kolizyjnym prawem może być również prawo do firmy.

Firma w znaczeniu prawnym to nazwa przedsiębiorcy widniejąca w CEIDG lub KRS.

Wyrok NSA w Warszawie
z dnia 15 stycznia 2015 r.
(sygn. akt II GSK 1985/13)

W przypadku kolizji między firmą (nazwą) przedsiębiorcy a zarejestrowanym z „gorszym pierwszeństwem” znakiem towarowym, priorytet przyznaje się prawu powstałemu wcześniej.

2. Wcześniejszy identyczny lub podobny znak towarowy

Podstawą unieważnienia znaku towarowego może być kolizyjny znak z wcześniejszą datą rejestracji. Ważne, aby łącznie spełniał takie trzy wymogi:

– musi służyć do oznaczania identycznych lub podobnych towarów i usług;
– musi być identyczny lub podobny do Twojego znaku;
– istnieje ryzyko wprowadzenia waszych klientów w błąd.

Często podobieństwo znaków towarowych nie jest wcale oczywiste. W jednym ze sporów uznano, że Kajman jest podobny do renomowanego znaku Lacoste:

Pamiętaj też, że na rynku mogą istnieć firmy o identycznych nazwach.

Wszystko będzie legalne, jeżeli każda z nich działa w innym sektorze rynku. Zauważ, że osoba, która planuje zjeść obiad w restauracji SPHINX, przez pomyłkę nie skorzysta z usług biura księgowego o takiej samej nazwie 🙂

Kto decyduje się na unieważnienie znaku towarowego?

Jak widzisz, znak może uzyskać ochronę, pomimo występowania bezwzględnych lub względnych przeszkód rejestracji. Składając wniosek o unieważnienie takiego znaku towarowego, możesz wyprostować całą sytuację.

Naturalnie, jak się pewnie domyślasz, nikt bez konkretnego powodu z takim wnioskiem nie występuje. Prawie zawsze decydują się na to osoby, które są atakowane przez właściciela takiego znaku.

Innymi słowy, jest to strategia obronna.

Spór o unieważnienie znaku towarowego Louis Vuitton

Kojarzysz charakterystyczną kratkę Louis Vitton?

To zarejestrowany unijny znak towarowy.

Właściciel praw do tego znaku zaatakował przedsiębiorcę, który w ramach obrony wystąpił o jego unieważnienie. Swój wniosek argumentował tym, że tego typu tkaniny były znane już w średniowieczu, czyli, że w dacie zgłoszenia występowała bezwzględna przeszkoda rejestracji, bo to oznaczenie jest niedystynktywne.

Jako dowód wskazano tkaninę z Bayeux z 1476 roku:

I ten przedsiębiorca faktycznie wygrał spór we wszystkich instancjach.

Spór o unieważnienie znaku towarowego kostki Rubika

Aktualnie toczy się również spór o unieważnienie trójwymiarowego znaku towarowego przedstawiającego kostkę Rubika.

W tym przypadku wnioskodawca wskazał, że to oznaczenie składa się z kształtu towaru, który pełni jedynie funkcję techniczną. Znak nie powinien więc uzyskać ochrony.

W ostatnim orzeczeniu sąd zgodził się z tym argumentem, ale Rubik się od niego odwołał.

Spór o unieważnienie znaku towarowego pensjonatu

Choć powyższe spory są najbardziej medialne, na co dzień toczy się wiele innych.

Sam prowadzę ciekawą sprawę, gdzie konkurent zastrzegł na siebie nazwę pensjonatu mojego klienta. Klient dowiedział się o tym w chwili, kiedy został przez niego pozwany.

Co prawda unieważniliśmy ten znak towarowy, ale decyzja jest nieprawomocna, bo konkurent się od niej odwołuje.

Sprawa przed sądami ciągnie się już 4 rok.

Problem nie powstałby, gdyby klient jako pierwszy zgłosił swój znak do ochrony.

Naprawienie tego błędu jak widzisz kosztuje czas i pieniądze.

Co daje unieważnienie znaku towarowego konkurenta?

Taktyka obronna, aby unieważnić znak towarowy w oparciu o który jesteśmy atakowani ma jak najbardziej sens. Decyzja o unieważnieniu takiego prawa ma skutek ex tunc.

Czyli przyjmuje się, że takie prawo nigdy nie powstało.

Tym sposobem możemy wytrącić konkurentowi broń, którą nas atakuje.

Dopóki to prawo istnieje, może on jednak skutecznie blokować naszą działalność.

Ograniczony czas na unieważnienie znaku towarowego

Nie zapominaj również, że z wnioskiem o unieważnienie znaku nie możesz wystąpić, z powodu kolizji z Twoimi wcześniejszymi prawami, jeżeli przez 5 lat wiedziałeś o takiej rejestracji i nic z tym nie zrobiłeś.

Innymi słowy, jeżeli rozważasz unieważnienie znaku towarowego, to nie możesz z tym zwlekać w nieskończoność. Po pewnym czasie będzie to już niemożliwe.

Po drugie może się tak zdarzyć, że znak, który w dacie zgłoszenia był opisowy, w następstwie jego ogromnej popularności zaczął się ludziom kojarzyć z konkretną firmą.

Jest to przypadek nabycia przez znak wtórnej zdolności odróżniającej.

To kolejny argument, dlaczego nie powinno się czekać z wnioskiem o unieważnienie.

Wtórną zdolność odróżniającą nabył przykładowo:

• kolor fioletowy dla marki PLAY;
• słowo eObuwie dla internetowego sklepu obuwniczego czy
• znak Booking.com dla serwisu do rezerwacji noclegów.

Unieważnienie znaku towarowego – podsumowanie

Tym artykułem chciałem Ci pokazać, że jeżeli ktoś grozi Ci pozwem, to nie jesteś jeszcze na straconej pozycji.

Jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że są szanse na unieważnienie znaku towarowego, to warto z nich skorzystać.

Chociażby do próby ugodowego załatwienia sporu.

Z drugiej strony, jeżeli to Tobie przysługują prawa do znaku towarowego, to nie możesz czuć się absolutnie bezpiecznie.

Z pewnością sama rejestracja nie oznacza jeszcze, że jesteś na wygranej pozycji.

Wszystko zależy od okoliczności sprawy.

Zobacz również:

• Jak odzyskać domenę internetową? Szantaż domenowy
• Zastrzeżenie wzoru przemysłowego – ile to kosztuje?
• Jak chronić nazwę firmy? 5 mitów, które mogą zniszczyć Twoją firmę!
• Zastrzeżenie firmowego logo jako wzoru przemysłowego. Wady i zalety takiej strategii
• Co to jest wzór przemysłowy i jak się go chroni?
• Licencja na wykorzystanie postaci z bajek. Gdzie szukać kontaktu?
• Jak dostosować znak towarowy do rejestracji?
• Ile czasu potrzebuje Urząd Patentowy na rejestrację znaku?