Spory domenowe – 7 najciekawszych spraw

• Sprawdź ceny minimalne za usługi rzecznika patentowego

Jak rozstrzyga się spory domenowe?

Na temat sporów domenowych napisałem już 3 artykuły. Wszystko szczegółowo w nich tłumaczę. Tutaj, tytułem wstępu, jedynie wspomnę o kilku elementarnych kwestiach.

Z samego faktu rejestracji domeny, nie stajesz się jej właścicielem. Formalnie uzyskujesz jedynie czasową możliwość jej używania. W pewnych sytuacjach możesz taki dostęp utracić.

Spory domenowe opierają się na tym, że ktoś uważa, że posiada silniejsze prawa do domeny niż ty. Sąd bada też, czy rejestracja domeny oraz jej używanie, narusza dobre obyczaje.

Same spory domenowe często rozstrzygane są przez wyspecjalizowane sądy polubowne. To, który władny jest orzekać w twojej sprawie, zależy od rodzaju domeny (.pl, .eu czy np. .com) oraz tego, gdzie swoją siedzibę mają strony.

1 – Spór o domeny: naszabiedronka.pl, nasza-biedronka.pl

(Sygn. akt 13/12/PA)

Naruszenie znaku towarowego a wolność słowa.

Okoliczności powstania sporu:

• Pozwany, były pracownik Biedronki, prowadził pod spornymi domenami prywatne forum internetowe. Było ono przeznaczone dla byłych i obecnych pracowników Biedronki oraz dla jej klientów.

• W 2012 roku z roszczeniem o zaniechanie prowadzenia forum wystąpił Powód, będący właścicielem słownych i słowno-graficznych znaków towarowych zawierających słowo „biedronka”.

Stanowisko powoda:

• Pozwany naruszył prawo ochronne na znaki towarowe powoda ze względu na podobieństwo pomiędzy nimi a sporną domeną, powodujące ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd. Dodany element słowny „nasza” nie wystarcza do stwierdzenia braku podobieństwa pomiędzy oznaczeniami.

• Pozwany naruszył dobra osobiste powoda (oznaczenia zawierające element słowny „biedronka” stanowią nazwę handlową) i promuje nimi własną działalność.

Stanowisko pozwanego:

• Powód nie posiada prawa ochronnego na znak towarowy „nasza biedronka”, a pod sporną domeną pozwany nie prowadzi działalności gospodarczej.

Ocena Sądu:

• W ocenie Sądu sporne oznaczenia są podobne. I nie ma tutaj znaczenia element słowny „nasza”. Istnieje także ryzyko, że przeciętny użytkownik internetu może wysnuć wniosek o związkach pomiędzy podmiotami.

• Mimo wszystko nie doszło do naruszenia praw powoda. Sąd wskazał, że wykorzystywanie domen mieściło się w granicach wolności słowa. Pozwany używał znaków towarowych powoda wyłącznie w celach informacyjnych. Nie używał ich w celu oznaczania i rozprowadzania tych samych kategorii towarów.

• Nie istnieje również ryzyko konfuzji, ponieważ po wpisaniu w wyszukiwarce Google słów „biedronka” w wynikach nie występują strony pozwanego.

• Dobra osobiste pozwanego również nie zostały naruszone, ponieważ to nie nazwa handlowa jest dobrem samym w sobie, lecz jej renoma. W tym przypadku pozwany nie dążył do osłabienia renomy nazwy powoda.

2 – Spór o domenę internetową: orangewarsawfestival.pl

(sygn. akt 29/10/PA)

Rejestracja domeny internetowej w złej wierze.

Okoliczności powstania sporu:

• Pozwany, nie posiadając praw do żadnego ze znaków towarowych zawierających słowo „orange”, zarejestrował domenę o nazwie orangewarsawfestival.pl. W 2010 roku pozew przeciwko niemu złożyło Orange Brand Services Ltd.

Stanowisko powoda:

• Pozwany, poprzez rejestrację domeny, naruszył prawa do licznych znaków towarowych powoda zawierających element słowny „orange”.

• Pozwany dopuścił się także czynu nieuczciwej konkurencji poprzez działanie w złej wierze oraz naruszył dobra osobiste powoda. Tym bardziej, że zdawał sobie sprawę z tego, że  „Orange” to renomowany znak towarowy.

Stanowisko pozwanego:

• Rejestracja domeny nastąpiła za wiedzą i zgodą powoda udzieloną na czas trwania Orange Warsaw Festival podmiotowi, z którym łączył pozwanego stosunek podwykonawstwa.

Stanowisko sądu:

• Zarzut naruszenia prawa do znaku towarowego był bezzasadny ze względu na fakt, iż nazwa domeny nie była używana przez pozwanego w odniesieniu do żadnych towarów czy usług.

• Sąd odrzucił również zarzut naruszenia dóbr osobistych, ponieważ wykraczał on poza przedmiot sporu (dotyczył eksploatacji domeny).

• Sąd przychylił się do zarzutu rejestracji domeny w złej wierze. Zwrócił uwagę, że zgoda powoda na rejestrację domeny na czas festiwalu, nie była jednoznaczna z rejestracją jej w ogólności. Pozwany wyczerpał przesłanki rejestracji domeny w złej wierze, tj:

– zarejestrował oznaczenie odróżniające innego podmiotu;
– wiedział o eksploatacji tego oznaczenia przez powoda;
– oznaczenie to nie znajdowało się w chwili rejestracji w domenie publicznej;
– w rejestracji domeny z cudzym, renomowanym znakiem towarowym pozwany nie miał własnego, godnego ochrony interesu.

3 – Spór o domenę internetową: gmail.com.pl

(sygn. akt 9/07/PA)

Naruszenie prawa do renomy na rynku.

Okoliczności powstania sporu:

• Pozwany stał się abonentem domeny gmail.com.pl w wyniku cesji w 2006 roku. Powód, wezwał go do natychmiastowego przeniesienia praw z rejestracji. W następstwie braku odpowiedzi, w 2007 r. złożył pozew.

Stanowisko powoda:

• Pozwany naruszył jego dobra osobiste (renomę) oraz zasady uczciwej konkurencji (utrudnianie dostępu do rynku, wprowadzanie klientów w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa).

• Pozwany dopuścił się cybersquattingu.

Stanowisko pozwanego:

• Pozwany twierdził, że wszelkie zarzuty powinny być oddalone w całości ze względu na fakt, iż „podany adres nie służył mu do oferowania dóbr lub świadczenia usług, lecz jako host dla własnego, unikalnego adresu poczty elektronicznej”.

• Skrót „gmail” nie odnosi się do nazwy serwisu prowadzonego przez  Google, a…. do połączenia pierwszej litery pseudonimu pozwanego – „Gruby” i słowa „mail„.

Ocena Sądu:

• Renoma oznaczenia „gmail”, jako znaku niezarejestrowanego, jest niewątpliwa.

• Prawo do renomy jest dobrem prawnym, które przysługuje wyłącznie powodowi jako podmiotowi, który tę renomę wypracował. Do naruszenia renomy nie jest konieczne działanie wyłącznie w celu uzyskania korzyści majątkowej (analogicznie do naruszenia dobra osobistego, jakim jest wizerunek).

• Sąd uznał, że doszło do naruszenia prawa, choć odrzucił zarzut naruszenia przepisów UZNK (pozwany nie jest przedsiębiorcą) oraz cybersquattingu (nie udowodniono, że pozwany próbował sprzedać domenę).

*Spory domenowe nr 1,2 i 3 miały miejsce przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy PIIT.

4 – Spór o domenę internetową: converse.eu

(Case No. 07238 )

Okoliczności powstania sporu:

• Pozwany zarejestrował adres internetowy converse.eu. Powód, Converse Inc. i All Star C.V. , powołując się na prawo do swoich słownych i słowno-graficznych znaków towarowych „converse”, wszczęły postępowanie przeciwko niemu.

Stanowisko powoda:

• Oznaczenie „converse” było przez powoda aktywnie używane od 1909 roku. Dysponuje on również prawami do wielu znaków towarowych.

• Pozwany nie miał żadnego własnego interesu w rejestracji spornej domeny.

• Pozwany zarejestrował domenę w złej wierze. Zrobił to tylko po to, aby uniemożliwić właścicielowi znaku towarowego „converse” zarejestrowanie takiej domeny. Potwierdzać to ma fakt nieużywania domeny przez pozwanego.

Stanowisko pozwanego:

• Słowo „converse” nie jest określeniem fantazyjnym. Oznacza po prostu „rozmowę”. I tym pozwany kierował się wybierając nazwę pasującą do profilu jego firmy.

• Pozwany nie naruszył praw do znaków towarowych powoda, ponieważ nie istnieje ryzyko konfuzji tych dwóch przedsiębiorstw, które mają zupełnie inny profil działalności.

• To, że pozwany teraz nie używa domeny, nie oznacza, że nie zrobi tego w przyszłości.

Ocena Sądu:

• Według Sądu nazwa domeny jest identyczna ze znakami towarowymi powoda.

• Bez znaczenia jest fakt, że „converse” nie jest oznaczeniem fantazyjnym, ponieważ powód przedstawił dowody na to, że konsumenci jednoznacznie kojarzą je z nim. Jest to efekt długoletniej intensywnej obecności na rynku tej marki.

• Zarejestrowanie domeny i jej nieużywanie wskazuje na rejestrację w złej wierze.

5 – Spór o domenę internetową: wyborowa.eu

(Case No. 04374)

Okoliczności powstania sporu:

• Spór rozegrał się pomiędzy jednym z największych polskich holdingów spożywczych, a osobą fizyczną, która zarejestrowała domenę wyborowa.eu.

Stanowisko powoda:

• Powód jest właścicielem licznych krajowych i unijnych znaków towarowych z określeniem WYBOROWA. Dodatkowo oznaczenie WYBOROWA jest chronione na gruncie przepisów prawa krajowego jako firma spółki zależnej powoda.

• Rejestracja domeny miała charakter spekulacyjny i została dokonana w złej wierze. Pozwany nie miał bowiem uzasadnionego interesu w jej rejestracji.

• Postępowanie pozwanego stanowi klasyczny cybersquatting, ponieważ ten zawodowo zajmuje się handlem domenami internetowymi.

Stanowisko pozwanego:

• Pozwany nie udzielił odpowiedzi na stawiane mu zarzuty.

Ocena Sądu:

• Domena wyborowa.eu była identyczna ze znakami towarowymi powoda.

• Choć domena wykorzystuje firmę (tj. nazwę) spółki zależnej powoda, to z roszczeniami z tego tytułu może występować tylko właściciel tych praw a nie powód.

• Pozwany zarejestrował domenę wyborowa.eu bez uzasadnionego interesu, przez co było to działanie o charakterze spekulacyjnym.

• Sąd przyjął domniemanie złej wiary pozwanego. Pozwany dokonał rejestracji kilku domen odpowiadających powszechnie znanym/renomowanym znakom towarowym. Uznano więc, że domena wyborowa.eu została zarejestrowana w celu jej sprzedaży właścicielowi praw do znaków. Był to więc cybersquatting.

• Wycofano rejestrację domeny wyborowa.eu.

*Spory domenowe nr 4 i 5 miały miejsce przed przed Sądem Arbitrażowym przy Izbie Gospodarczej i Izbie Rolnej Republiki Czeskiej (ADR).

6 – Spór o domenę internetową: trumpcard.com

(Case No. D-2015-0077)

Okoliczności powstania sporu:

• W 1998 roku pozwany zarejestrował sporną domenę trumpcard.com na której planował prowadzić stronę z grami hazardowymi online. Po wejściu na stronę następowało przekierowanie do kolejnego serwisu, który według powoda – Donalda Trumpa, graficznie łudząco przypomina jego stronę internetową.

• Powód natomiast od 1999 roku jest właścicielem znaków towarowych „TRUMP” oraz „TRUMP CARD”. Trump Card to nazwa programu lojalnościowego, który prowadzony jest w hotelach TRUMP.

Stanowisko powoda:

• Sporna domena narusza prawa powoda do znaków towarowych zarejestrowanych w 1999 roku, które jednak używane były już wcześniej (przynajmniej od 1989 roku).

• Strona internetowa, na którą następuje przekierowanie, jest graficznie łudząco podobna do strony programu lojalnościowego Trump Card. To może wprowadzać odbiorców w błąd i sugerować jakieś związki z powodem.

• Domena została zarejestrowana w złej wierze. Dowodzić temu ma brak jakiejkolwiek pisemnej prośby o zgodę na wykorzystanie nazwy „Trump Card”.

Stanowisko pozwanego:

• Domena w żaden sposób nie narusza praw powoda do jego znaków towarowych, ponieważ została zarejestrowana rok wcześniej, niż owe znaki – w 1998 roku.

• Ponadto, prawo ochronne na znaki towarowe nie daje monopolu na używanie niedystynktywnej nazwy „trump card” (co oznacza „kartę atutową”). Poza tym, nazwa „Trump Card” nie była używana od 1989 roku, a od roku 2012. Pozwany przedstawia na to dowody w postaci materiałów prasowych.

• Pozwany zaprzeczył jakoby dokonał rejestracji domeny w złej wierze.

Ocena Sądu:

• Sporna domena jest identyczna ze znakiem towarowym powoda „trump card”. Pozwany nie miał również własnego, godnego ochrony interesu w rejestracji spornej domeny. W przeciwieństwie bowiem do powoda, jego serwis gier online nie jest kojarzony z nazwą „trump card”.

• Ponadto, sporna domena sama w sobie nie jest przez pozwanego używana do sprzedaży lub oferowania dóbr lub usług, a jedynie przekierowuje na stronę internetową, która w ocenie Sądu jest łudząco podobna do stron powoda.

• Sąd przychylił się do zarzutu zarejestrowania domeny w złej wierze i chęci bezprawnego wykorzystywania renomy powoda. Biorąc pod uwagę fakt, iż powód jest „bardzo popularnym biznesmenem, którego marka jest rozpoznawalna od wielu lat” – jest niemożliwe, aby pozwany nie zdawał sobie z tego sprawy.

• Sąd zadecydował o przeniesieniu domeny na rzecz powoda.

7 – Spór o domenę internetową: cyprusporsche.com

(Case No. D2016-0024)

Okoliczności powstania sporu:

• W 2013 roku grupa dealerów samochodowych z Północnego Cypru, zarejestrowała domenę internetową cyprusporsche.com. Pod tą stroną sprzedawane były samochody różnych marek, w tym Porsche.

Stanowisko powoda:

• Powód jest właścicielem słownego znaku towarowego PORSCHE, który pozwani wykorzystali w domenie internetowej z dodatkiem nazwy geograficznej. Sugeruje to odbiorcom, że abonent domeny jest  autoryzowanym dealerem tej marki i swoją ofertę kieruje do cypryjskich konsumentów.

• Pozwani nie mają żadnego, godnego ochrony interesu w rejestracji tej domeny.

Stanowisko pozwanych:

• Pozwani działają jako niezależni dealerzy Porsche. Oferują swoje auta pod tą marką mimo tego, że samochody są przebudowane.

• Nie ma możliwości wprowadzenia odbiorców w błąd, ponieważ wszyscy wiedzą, że na Cyprze Północnym nie ma autoryzowanego dealera marki PORSCHE.

• Domena była cały czas dostępna do rejestracji dla powoda, który jednak „niestety przegapił swoją szansę na to”.

Ocena Sądu:

• Nie ma wątpliwości, że sporna domena wykorzystuje bezprawnie znak towarowy powoda. Określenie geograficzne „cyprus” ,,nie pozwala uniknąć skojarzenia, a jedynie podnosi ryzyko pomylenia spornej domeny ze znakiem towarowym przez odbiorców„.

• Ponadto, fakt zarejestrowania domeny przez powoda tylko dlatego, że „była dostępna”, nie przesądza o istnieniu jego ważnego, godnego ochrony interesu.

• Według Sądu przesłanką potwierdzającą złą wiarę w rejestracji domeny jest okoliczność, iż pozwany używa domeny do sprzedaży aut innych producentów. A to wskazuje na chęć odwrócenia uwagi potencjalnych odbiorców od powoda, w celu zwiększenia wlanych zysków.

• Domena została przeniesiona na rzecz powoda.

*Spory domenowe nr 6 i 7 miały miejsce przed Centrum Arbitrażu i Mediacji przy WIPO.

Spory domenowe – komentarz

Patrząc na przytoczone przeze mnie spory domenowe, można powiedzieć, że „duży może więcej”. Faktycznie renomowane znaki towarowe korzystają z podwyższonej ochrony prawnej. Nie oznacza to jednak, że mają władzę absolutną nad domenami. Świetnie pokazał to przykład Biedronki.

Pokutuje przekonanie, że wystarczy zarejestrować domenę, aby móc zarobić na jej „sprzedaży”. Tymczasem, właściciel praw do danej nazwy może siłą taką domenę odebrać. I powyższe spory domenowe to potwierdzają. Domeną można obracać, pod warunkiem, że jest to zgodne z uczciwymi praktykami na rynku. Tak będzie, jeżeli domena będzie zawierać w sobie np. nazwę rodzajową.

W innych przypadkach trzeba zachować ostrożność.

Zobacz również:

• Jakie są opłaty za zastrzeżenie znaku towarowego?
• Jak zgłosić konto na Facebooku, które narusza znak towarowy?
• Czy 30% różnic pozwala obejść plagiat?
• Czy do Urzędu Patentowego można zgłosić pomysł na biznes?
• Jak zgłosić naruszenie prawa na Allegro? Usuń ofertę konkurenta!
• Co daje rejestracja marki na Amazon? Korzyści o których nie wiedziałeś
• Jak fantazyjna powinna być grafika opisowego znaku towarowego?
• Jak wygląda zastrzeżenie nazwy firmy w Polsce?