Slider
9 Wrz

Badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego. Na czym polega?

Badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego to podstawa, jeżeli myślisz o zastrzeżeniu nazwy i logo firmy w Urzędzie Patentowym. Badanie polega na sprawdzeniu, czy Twoje oznaczenie ma w ogóle szansę na taką ochronę. A powodów odmowy rejestracji może być wiele. Jeżeli więc zależy Ci na czasie i nie chcesz wyrzucać pieniędzy w błoto – zacznij od zbadania znaku.

 

Nowa procedura rejestracji znaków towarowych.

Na rejestrację znaku towarowego w Polsce czeka się obecnie około 6 miesięcy.

Myślisz, że to dużo?

W latach 90 trwało to aż… 5 lat!

Wynikało to z problemów kadrowych Urzędu Patentowego. Nowe firmy pojawiały się wtedy jak grzyby po deszczu, a ilość ekspertów rozpatrujących zgłoszenia była niewystarczająca. To mocno wydłużało całe postępowanie.

W tym kontekście obecne 6 miesięcy to bardzo dobry wynik 🙂

W Polsce 15 kwietnia 2016 r. nastąpiła poważna zmiana systemu rejestracji znaków towarowych. W miejsce poprzedniej procedury mamy obecnie tzw. procedurę sprzeciwową.

 

 

Na czym polegają te rewolucyjne zmiany?

Po tym jak dokonasz zgłoszenia, właściciele wcześniejszych podobnych znaków mają 3 miesiące na złożenie sprzeciwu do rejestracji. Aby do tego nie dopuścić, powinieneś wcześniej zrobić badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego.


Jak sprawdziłeś czy nazwa Twojej firmy jest dostępna?

Zauważyłem, że większość osób robi jedynie pobieżną analizę prawną marki.

W pierwszej kolejności wpisują wybraną nazwę w wyszukiwarkę Google.

Badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego

Jeżeli nie znajdują tam konkurencyjnych firm to sprawdzają jeszcze czy dostępna jest domena internetowa. I na tym najczęściej całe poszukiwania się kończą. Jednak takie badanie jest daleko niewystarczające.

Po pierwsze Google obecnie pokazuje w pierwszej kolejności wyniki lokalne.

Jest więc mała szansa, że łatwo dotrzesz do informacji na przykład o hiszpańskim konkurencie o identycznej nazwie. Tymczasem jeżeli taka firma zarejestrowała swój znak towarowy na terenie całej Unii, to ma swoisty monopol prawny również w Polsce.

I to nawet wtedy, kiedy w naszym kraju nigdy nie działała.

 
Zauważ również, że ta sama firma może nie czuć potrzeby wykupywania każdej narodowej domeny zawierającej w sobie ich znak towarowy. Tym bardziej, że w razie potrzeby, opierając się o prawa do swojego znaku unijnego, może domenę odebrać Ci siłą.

Ogromny bałagan wśród nazewnictwa polskich firm.

Przedsiębiorcy żyją w błędnym przekonaniu, że mogą posługiwać się daną nazwą bo urzędnik nie robił im problemu przy rejestracji firmy. To mit, bo żaden urzędnik nie wyręczy Cię w sprawdzeniu czy Twoja nazwa firmy nie łamie prawa.

Praca urzędnika ogranicza się często do przybicia pieczątki.

Efektem tego jest to, że w CEIDG znalazłem prawie 400 firm o nazwie TOMBUD i niemal 600 o nazwie ART-BUD. Jestem pewien, że większość z tych osób uważa, że mają wyłączność do swojej nazwy firmy.

Konsekwencją takiej sytuacji jest to, że trafiają do mnie przedsiębiorcy, którzy nieświadomie naruszyli cudze prawa. Po prostu dość bezrefleksyjnie wybrali nazwy, które są podobne do już zarejestrowanych znaków towarowych.

To są zawsze bardzo ciężkie rozmowy. Naturalnie za każdym razem szukam sposobu na wyciągnięcie klienta z kłopotów. Niestety, w niektórych sytuacjach nie ma innego wyjścia jak zmiana nazwy.

Dla osób, które wkładały w rozwój swojej marki masę czasu, pieniędzy i serca to prawdziwy dramat. To można chyba jedynie porównać do konieczności zmiany nazwiska po latach budowania dobrej opinii.


Jak wygląda badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego?

Badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego składa się z kilku etapów.

Etap 1

Najpierw sprawdzam, czy wybrana przez przedsiębiorcę nazwa w ogóle może być znakiem towarowym. Chodzi o to, że przepisy wymieniają pewne kategorie oznaczeń, które są wyłączone z rejestracji.

Przykładowo nie zarejestrujesz oznaczenia opisowego, czyli takiego, które jednoznacznie wskazuje na towar lub usługę, którą oferujesz. Ekspert z Urzędu Patentowego odmówi rejestracji słowa “chleb” na pieczywo. I choć ten przykład myślę jest dla Ciebie oczywisty, to właściciele sklepów internetowych bardzo chętnie wchodzą w nazwy opisowe.

Chyba łatwo się domyślić co jest oferowane pod domeną:

  • naczynia24.pl albo
  • e-perfumy.

 
Więcej o znakach opisowych mówiłem w poniższym nagraniu:


 

Etap 2

Tutaj poszukuję podobnych znaków towarowych z wcześniejszą datą rejestracji.

Pamiętaj, że:

Nie jest ważne czy wg ciebie znaki są podobne.

Liczy się jedynie to, jak Twoją sprawę oceni Urząd Patentowy lub w sporze sąd.

Jest to o tyle ważne, że kolizją nie są jedynie znaki identyczne. Podobieństwo ocenia się w pierwszej kolejności w zakresie podobnych towarów i usług, a później samych nazw.

Aby wyciągnąć prawidłowe wnioski trzeba mieć dużą wiedzę i doświadczenie ze znakami towarowymi.

Chodzi o to, że wszystkie reguły kolizyjności znaków sformułowane zostały na przestrzeni lat przez sądy. Znając te orzeczenia jestem w stanie przewidzieć czy ekspert uzna porównywane znaki za podobne czy nie.

 

Etap 3

Na ostatnim etapie formułuję dla klientów wnioski i rekomendacje. Poza wskazaniem znaków będących największymi zagrożeniami, zawsze pokazuję możliwe drogi wyjścia.

Często porównuję to do statku, który wpływa na pole minowe.

Jeżeli kapitan wie gdzie są miny, może statkiem tak manewrować, aby bezpiecznie obok nich przepłynąć. Ja staram się tak doradzić, aby mój klient finalnie swój znak zarejestrował. A sposobów na to jest naprawdę wiele.


Potrzebujesz pomocy przy analizie prawnej marki?

Badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego.Skontaktuj się ze mną:

– 575 999 410,
– mikolaj@lech.bydgoszcz.pl

Jako rzecznik patentowy, specjalizuję się w prawnej ochronie marek. Zarówno w kraju jak i za granicą.



Uważaj aby nie donieść na siebie swojej konkurencji!

Czy wiesz, że zgłaszając swój znak do rejestracji możesz ściągnąć na siebie problemy? Okazuje się, że EUIPO, czyli urząd rejestrujący znaki unijne, powiadomi o Twoim zgłoszeniu właścicieli podobnych znaków towarowych z wcześniejszą rejestracją.

Później będzie czekał 3 miesiące na to, czy któryś z nich nie złoży sprzeciwu.

 

Historia klienta:

Zgłosił się do mnie kiedyś przedsiębiorca, który otrzymał ostre pismo ostrzegawcze od dużej brytyjskiej kancelarii. Żądali od Niego nie tylko wycofania dopiero co zgłoszonego znaku towarowego, ale również zejścia ze swoimi towarami z polskiego rynku w przeciągu 14 dni.

Okazało się, że zgłoszony przez niego znak jest bardzo podobny do unijnego znaku towarowego ich klienta. Do całego zamieszania by nie doszło, gdyby wcześniej mój klient zrobił badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego. Wiedząc o istnieniu takiego znaku odradziłbym mu w ogóle zgłoszenie.

Brytyjska kancelaria dowiedziała się o jego istnieniu właśnie z informacji od EUIPO.


Badanie zdolności rejestrowej znaku przez profesjonalistę.

Dobry moment na badanie jest wtedy, kiedy marka nie jest jeszcze na rynku. Choć lepiej pomyśleć o tym jeszcze zanim zleci się przygotowanie logo czy strony internetowej.

Pamiętaj, że dobra nazwa firmy powinna zadowolić zarówno marketingowca jak i rzecznika patentowego. Marka z jednej strony powinna być prosta i zapadać w pamięć, a z drugiej powinno dać się ją zarejestrować.

 

Badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego możesz spróbować zrobić samodzielnie. Korzystając jednak z pomocy rzecznika patentowego, uchronisz się od wielu błędów.

Zalety takiej opcji pokażę Ci na przykładach z mojej pracy zawodowej.

1. Pomoc w przygotowaniu dobrego wykazu klas.

Robiąc badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego zaczynam od doradzenia jakie towary i usługi powinniśmy sprawdzić i później docelowo wpisać do zgłoszenia. To ważne, ponieważ po dokonaniu zgłoszenia nic do wykazu nie będziesz mógł dodać.

Jeden z moich klientów prowadził restaurację. Doradziłem mu, aby w wykazie poza usługami restauracyjnymi dodał usługi kateringowe. Wiele firm z jego branży tak robi. A nuż wejdzie w takie usługi w przyszłości. Poza tym, to nawet nie wpłynie na wyższe opłaty, bo te usługi mieszczą się w tej samej klasie.

Od tego czasu minęło niedawno 5 lat lat. Przy tej okazji klient z nieukrywaną radością powiedział mi, że obecnie 80% dochodów czerpie właśnie z cateringu dietetycznego.

2. Pomoc w uniknięciu pozwu o naruszenie prawa.

Jeżeli w wyniku badania wyłapię kolizję, to klient ma czas po cichu zejść z danej nazwy.

Kiedyś robiłem badanie dla pewnego jubilera, który pod wybraną nazwą działał już 10 lat. Kiedy do biznesu dołączył jego syn, zgłosił się do mnie aby zabezpieczyć markę zakładu. Niestety zlokalizowałem jego konkurenta, który od 15 lat chronił w Polsce identyczny fonetycznie znak. Efekt tego był taki, że znaleźliśmy dla niego inną bezpieczną nazwę, dzięki czemu dokonał rebrandingu.

Konkurent o naruszeniu prawa nigdy się nie dowiedział.

3. Pomoc w obejściu konkurencyjnego znaku towarowego.

Jeżeli widzę w jakimś znaku zagrożenie, to wskazuję jakie zmiany w swoim znaku klient powinien zrobić aby obejść kolizję. To ważne, bo konkurent mógłby się do niego zgłosić po kilku latach z poważnymi roszczeniami.

Te wszystkie modyfikacje są po to, abym w przypadku sporu mógł zbudować linię obrony opartą na tym, że znaki różnią się na tyle, że nie ma niebezpieczeństwa wprowadzenia kogokolwiek w błąd.

Innymi słowy – wiedząc w oparciu o jakie zarzuty konkurent może nas zaatakować, zasugeruję takie zmiany, które zminimalizują ryzyko naruszenia prawa.

4. Pomoc przy ochronie innych cennych składników firmy.

Kiedy omawiam z klientem wyniki badania, to wskazuję jak naprawić zaniedbania w zakresie pozostałych istotnych aktywów przedsiębiorstwa.

Chodzi m.in. o:

 

I żebyś mnie też dobrze zrozumiał.

Po zrobieniu badania zawsze otrzymujesz ważne informacje:

  • W wariancie pozytywnym dowiadujesz się, że nie ma kolizji, więc śmiało możesz zgłaszać swój znak towarowy do ochrony.
  • W wariancie negatywnym dowiadujesz się, że szanse na rejestrację znaku są niewielkie. Z drugiej jednak strony, nie wchodząc z taką marką na rynek, unikasz kosztownego sporu w sądzie. A to oznacza oszczędność nerwów i pieniędzy.

Zgodzisz się chyba ze mną, że biznes potrzebuje spokoju i bezpieczeństwa.

 

Zleć badanie znaku towarowego rzecznikowi patentowemu.

Zapytaj mnie o wycenę

Imię i nazwisko

Adres email

Treść wiadomości

+48 575 999 710

mikolaj@lech.bydgoszcz.pl

Oczywiście nie musisz korzystać z pomocy rzecznika patentowego. Więcej. Nie ma w ogóle obowiązku robienia takiego badania.

Mówiąc jednak szczerze, badanie jest dla Ciebie wariantem bezpiecznym.

Nie zgłaszasz wtedy znaku w ciemno licząc, że Urząd Patentowy jednak nie będzie stwarzał Ci problemów.

Badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego lokalizuje przeszkody w rejestracji częściej niż Ci się wydaje.

Kiedy robię badanie na:

  • Polskę – kolizja jest w 1 na 3 przypadki;
  • UE – kolizja jest w 1 na 2 przypadki(!).

Ostatnio zacząłem się zastanawiać, czy to ja robię coraz dokładniejsze badania, czy też na rynku zrobiło się ciaśniej.

Jeżeli chcesz, mogę również takie badanie przeprowadzić dla Ciebie.

Po prostu się ze mną skontaktuj.

 

Dlaczego warto zastrzec znak towarowy?

Na koniec chciałbym Cię zachęcić do posłuchania podcastu, który jest podsumowaniem moich 10-letnich doświadczeń ze znakami towarowymi. W ponad 20 punktach omawiam korzyści jakie daje rejestracja znaku towarowego. Po odsłuchaniu tego nagrania wyrobisz sobie zdanie na temat sensowności takiej ochrony.

PS. Podcast to audycja dźwiękowa, której możesz za darmo słuchać na telefonie.

>> Pobierz odcinek

>> Odsłuchaj na Androidzie

>> Odsłuchaj na iPhone

>> Zobacz poprzednie odcinki


Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.
Dodatkowo jako gratis otrzymasz mój eBook pt.:
„10 RZECZY, KTÓRE MUSISZ WIEDZIEĆ O OCHRONIE MARKI”


 

baner-pod

Mikołaj Lech

Mikołaj Lech

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się ze mną:
+48 575 999 410,
mikolaj@lech.bydgoszcz.pl
Mikołaj Lech

{ 18 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Dominik Wrzesień 6, 2014 o 15:24

(…)Jeżeli badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego wykona dla Ciebie rzecznik patentowy nie będzie potrzeby czekania roku na decyzję Urzędu Patentowego. W przeciągu kilku dni dostaniesz odpowiedź czy wybrana nazwa ma szansę na rejestrację (…)

Tej informacji potrzebowalem ,

Dziekuje Mikolaj .

Odpowiedz

Mikołaj Lech Wrzesień 6, 2014 o 20:35

Cieszę się, że pomogłem 🙂

Pozdrawiam

Odpowiedz

Artur Styczeń 10, 2016 o 22:57

Tylko, że to nie oznacza, że dana nazwa będzie zarejestrowana w ciągu kilku dni… Trzeba tak samo czekać ten rok. Chyba, że się mylę ?? 🙂

Odpowiedz

Mikołaj Lech Styczeń 11, 2016 o 08:43

Zgadza się Pani Arturze. Badanie, które wykonuje rzecznik patentowy nie wpływa na szybszą rejestrację znaku w Urzędzie Patentowym. Daje jednak informację czy jest w ogóle sens zgłoszenia. U nas w kancelarii mogę powiedzieć, że 1 na 3 badania daje wynik negatywny. Zalecamy modyfikację znaku bo są znaki bardzo podobne.

Odpowiedz

Wioleta Listopad 25, 2015 o 08:46

Witam, jeśli w bazie zarejestrowana jest nazwa dwuczłonowa w tej samej branży w której chcę zarejestrować swój znak towarowy, a ja użyję tylko jednego członu i połączę z innym wyrazem to jest to naruszenie ?

Odpowiedz

Mikołaj Lech Listopad 27, 2015 o 07:57

Nie jestem w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Nie ma jednej prostej reguły. Wszystko zależy od konkretnego przypadku.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Iwona Styczeń 21, 2016 o 22:41

Czy to badanie zdolności rejestrowej jest płatne?

Odpowiedz

Mikołaj Lech Styczeń 22, 2016 o 07:56

Jeżeli zleci Pani badanie zdolności rejestrowej rzecznikowi patentowemu to taka usługa jest płatna.

Odpowiedz

Bartek Szczepański Czerwiec 21, 2016 o 10:29

Świetny blog!

Mam pytanie. Czy dwie różne firmy mogą zarejestrować ten sam znak słowny, z tym że jedna np. w systemie madryckim i tylko np. na Niemcy i Francję, a druga na Włochy i Wielką Brytanię?

Czy w takim wypadku tylko pierwsza firma będzie miała prawo do dalszej “ekspansji terytorialnej” ochrony znaku?

z góry dziękuję!

Odpowiedz

Mikołaj Lech Czerwiec 23, 2016 o 08:31

To zależy. Jeżeli firma jest nieduża i działa powiedzmy tylko na 2 kraje to teoretycznie w innych krajach ktoś może legalnie zarejestrować identyczne znaki słownej na identyczne towary lub usługi. Jednak jeżeli jest to firma bardzo dobrze znana w branży i to w skali międzynarodowej to może się pojawić zarzut zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze. Duża firma może próbować takie znaki unieważnić. Czy jej się to uda zależy od konkretnego stanu faktycznego.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Joanna Styczeń 14, 2017 o 20:53

Witam,

Czy jeśli ja mam firmę założoną pod nazwą X od 2015 r., ale nazwa nie była wcześniej chroniona prawem patentowym ani ja takiego patentu nie mam to co w przypadku kiedy ktoś inny dodał patent w 2016 r. na nazwę X, której ja używałam wcześniej i nadal używam? Czy mam obowiązek zmienić nazwę ze względu na patent, który się pojawił czy ze względu, że używałam jej przed powstaniem patentu mogę przy tej nazwie pozostać?

Z góry dziękuję za odpowiedź.

Pozdrawiam

Odpowiedz

Mikołaj Lech Styczeń 14, 2017 o 22:11

Pani Joanno. Sprawa nie jest prosta. Co do zasady pewne prawa do nazwy przysługują z racji pierwszeństwa używania. Są okoliczności kiedy znak konkurenta można unieważnić. Abym jednak mógł odpowiedzieć jak sytuacja wygląda w Pani sprawie musiałbym poznać więcej szczegółów. Jeżeli byłaby Pani zainteresowana odpłatną telefoniczną poradą prawną, to proszę do mnie napisać na: mikolaj@lech.bydgoszcz.pl

Odpowiedz

Jakub Czerwiec 13, 2017 o 22:28

Mam pytanie co do znaku towarowego. Jeśli zarejestruje pewien znak to czy mam możliwość zmiany jego koloru (Podam przykład, zarejestrowany znak to czarny kwadrat. Czy mam możliwość zmiany jego koloru np. na czerwony stosując zmieniony znak na swoich produktach?)

Odpowiedz

Mikołaj Lech Czerwiec 19, 2017 o 08:41

Dzień dobry Pani Jakubie.
Jeżeli chodzi o rejestrację znaku towarowego to Panuje taka zasada, że po dokonaniu zgłoszenia nie można dokonywać zmian rozszerzających. Oznacza to, że może Pan ograniczyć swój wykaz klas, ale nie da się podmienić grafiki. Problem z którym się Pan boryka dotyczy większej liczby przedsiębiorców. Przecież logo na białym tle musi się różnić od logo na tle czarnym. Stąd dostaję właśnie pytania o to jaki znak zgłaszać. Musi Pan po prostu podjąć decyzję, która forma będzie częściej przez Pan wykorzystywana.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Bartosz Sierpień 21, 2017 o 23:35

Panie Mikołaju,

Czy nazwa różniąca się od istniejącego znaku towarowego formą gramatyczną (przymiotnik zamiast rzeczownika) ma szansę zostać zarejestrowana?
Pytanie dotyczy angielskiego słowa będącego znakiem towarowym na terenie Unii Europejskiej.

Z góry dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedz

Mikołaj Lech Sierpień 24, 2017 o 19:50

Panie Bartoszu szansę na zarejestrowanie ma nawet nazwa identyczna. Ważne aby właściciel wcześniejszego znaku towarowego nie złożył sprzeciwu do rejestracji. Natomiast jeżeli miałbym ocenić czy znaki są podobne to moim zdaniem są.

Odpowiedz

Monika Marzec 23, 2018 o 09:45

Panie Mikołaju,
Jestem bardzo ciekawa, czy słyszał Pan o znakach towarowych zgłoszonych przez Archidiecezję Gnieźnieńską, numery 479703, 479706, 479707 opublikowane w ZT09/2018. Interesuję się znakami towarowymi chroniącymi wystrój sklepów, więc pod tym kątem te rejestracje są ciekawe. Uważam jednak, że znaki te są sprzeczne z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami. Co Pan o tym myśli?
Pozdrawiam,
Monika

Odpowiedz

Mikołaj Lech Kwiecień 4, 2018 o 23:03

Dzień dobry Pani Moniko.
Podesłała Pani bardzo ciekawe znaki:
Znaki towarowe Archidiecezji Gnieźnieńskiej
Same budynki, albo fragmenty budynków są rejestrowane jako znaki towarowe. Tak chroniony jest Pałac Kultury w Warszawie czy Stadion Narodowy. Tutaj faktycznie sprawa może ocierać się o naruszenie porządku publicznego. W tym artykule wskazywałem, że odmówiono rejestracji znakom nawiązującym do symboliki Jana Pawła II.
Z tym, że skoro UP opublikował te znaki w BUPie to najpewniej ekspert uznał, że żadne bezwzględne przeszkody rejestracji nie występują.
Podsunęła mi Pani ciekawy temat na kolejny artykuł 🙂
Pozdrawiam

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Patentowa LECH Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Patentowa LECH z siedzibą w Bydgoszczy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem mikolaj@lech.bydgoszcz.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: