Spis treści
- • Nowa procedura rejestracji znaków towarowych
- • Czy skuteczna rejestracja znaku towarowego oznacza, że nie łamię prawa?
- • Pogłębione badanie znaku towarowego wymaga czasu
- • Jak sprawdzić czy nazwa mojej firmy jest dostępna?
- • Ogromny bałagan wśród nazewnictwa polskich firm
- • Naruszenie prawa = konieczność zmiany nazwy firmy
- • Jak wygląda badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego?
- • Kiedy dwa znaki towarowe są do siebie podobne?
- • Dostosowanie znaku towarowego do rejestracji
- • Uważaj, aby nie donieść na siebie swojej konkurencji!
- • Profesjonalne badanie zdolności rejestrowej znaku
- • Jak o 50% podnieść szanse na rejestrację?
- • Zleć badanie znaku towarowego rzecznikowi patentowemu
- • Dlaczego warto zastrzec znak towarowy?
Nowa procedura rejestracji znaków towarowych
Na rejestrację znaku towarowego w Polsce czeka się obecnie około 6 miesięcy.
Myślisz, że to dużo? W latach 90 trwało to aż… 5 lat!
Wynikało to z problemów kadrowych Urzędu Patentowego. Nowe firmy pojawiały się wtedy jak grzyby po deszczu, a ilość ekspertów rozpatrujących zgłoszenia była ta sama. To mocno wydłużało całe postępowanie.
Na tym tle obecne 6 miesięcy to świetny wynik 🙂
W Polsce w 2016 r. nastąpiła poważna zmiana systemu rejestracji znaków towarowych. W miejsce poprzedniej procedury badawczej weszła tzw. procedura sprzeciwowa.
Na czym polegają te rewolucyjne zmiany?
Po tym jak dokonasz zgłoszenia, właściciele wcześniejszych podobnych znaków mają 3 miesiące na złożenie sprzeciwu do rejestracji. Aby to zagrożenie wyeliminować, powinieneś wcześniej zrobić badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego. Wiedząc o ewentualnych kolizjach możesz tak dostosować swoje zgłoszenie. aby je obejść.
Czy skuteczna rejestracja marki oznacza, że nie łamię prawa?
Zanim wytłumaczę Ci na czym polega analiza prawna nazwy, zmierzę się z groźnym mitem. Wiele osób zakłada, że jeżeli Urząd Patentowy zastrzegł ich znak towarowy, to mają dowód na to, że nie łamią prawa. W końcu, gdyby miało być coś nie tak, to ekspert powinien wydać decyzję odmowną. Takie myślenie to błąd, który może Cię dużo kosztować.
Jeżeli wybrałeś nazwę firmy, która narusza cudze prawa, to ryzykujesz tym, że konkurent:
- na etapie zgłoszenia Twojego znaku złoży sprzeciw;
- w przeciągu 5 lat od rejestracji Twojego znaku wniesie o jego unieważnienie;
- złoży przeciwko Tobie pozew do sądu.
Zapamiętaj: rejestracja znaku towarowego nie legalizuje Twojej marki!
Historia klienta
Zgłosiła się do mnie kilka miesięcy temu Klientka, która była w środku sporu o domenę internetową swojego sklepu. Z jej punktu widzenia sprawa była wygrana. Nazwa, w którą weszła, różniła się od konkurencyjnego sklepu jedną literką. Poza tym swój znak towarowy zarejestrowała w Urzędzie Patentowym.
Niestety musiałem wyprowadzić ją z błędu.
Konkurent faktycznie posługiwał się inną nazwą, ale łudząco podobną do jej. Kluczowe dla tej sprawy było to, że jego sklep internetowy działał na pełnych obrotach od ponad 3 lat. Ona tymczasem na rynku była dopiero od 2 miesięcy.
Przyznała mi się później, że wiedziała o konkurencji, ale postanowiła zrobić pokerowy ruch i zastrzec swój znak towarowy przed nimi. Finał tej sprawy był taki jak przewidywałem. Straciła domenę internetową, a obecnie toczy się przeciwko niej postępowanie o unieważnienie znaku towarowego.
Pogłębione badanie znaku wymaga czasu
Powyższą historią chciałem Ci pokazać, że błędna analiza prawna nazwy firmy może Cię wpędzić w poważne kłopoty. Konkurent nie musi się wcale bawić w unieważnienie Twojego znaku towarowego. Znam przypadki, kiedy od razu zdecydował się na pozew.
Wyobraź sobie teraz przerażenie osób, które w poczuciu bezpieczeństwa latami rozwijały swój biznes i nagle dostały pismo od prawników. Z listu wynika, że muszą zejść ze swojej marki. W pierwszym odruchu takie osoby winią Urząd Patentowy, który zastrzegł ich znak towarowy pomimo wydawało by się ewidentnej kolizji. Tyle, że to nie prawda.
Procedura wygląda tak, że masz szansę zastrzec nawet słowo OBI. Teoretycznie, bo w praktyce prawnicy tego koncernu na pewno zablokowaliby rejestrację. Możesz tych problemów uniknąć zlecając mi badanie Twojego znaku towarowego.
Dalsza część artykułu pod formularzem.
Jak sprawdzić czy nazwa mojej firmy jest dostępna?
Zauważyłem, że większość osób robi jedynie pobieżną analizę prawną marki. W pierwszej kolejności wpisują wybraną nazwę w wyszukiwarkę Google. Jeżeli nie znajdują tam konkurencyjnych firm, to sprawdzają jeszcze czy dostępna jest domena internetowa. I na tym najczęściej całe poszukiwania się kończą.
Jednak takie badanie jest daleko niewystarczające.
Po pierwsze, Google obecnie pokazuje w pierwszej kolejności wyniki lokalne. Jest więc mała szansa, że łatwo dotrzesz do informacji na przykład o hiszpańskim konkurencie o identycznej nazwie. Tymczasem, jeżeli taka firma zarejestrowała swój znak towarowy na terenie całej Unii, to ma swoisty monopol prawny również w Polsce.
I to nawet wtedy, kiedy w naszym kraju nigdy nie działała.
Zauważ również, że ta sama firma może nie czuć potrzeby wykupywania każdej narodowej domeny zawierającej w sobie ich znak towarowy. Tym bardziej, że w razie potrzeby, opierając się o prawa do swojego znaku unijnego, może domenę odebrać Ci siłą.
Ogromny bałagan wśród nazewnictwa polskich firm
Przedsiębiorcy żyją w błędnym przekonaniu, że mogą posługiwać się daną nazwą, bo urzędnik nie robił im problemu przy rejestracji firmy w KRS czy CEIDG.
To akurat mit, bo żaden urzędnik nie wyręczy Cię w sprawdzeniu, czy Twoja nazwa firmy nie łamie prawa.
Praca urzędnika ogranicza się często do przybicia pieczątki na dokumencie.
Efektem tego jest to, że w CEIDG znalazłem prawie 400 firm o nazwie TOMBUD i niemal 600 o nazwie ART-BUD. Jestem pewien, że większość z tych osób uważa, że ma wyłączność do swojej nazwy firmy.
Naruszenie prawa = konieczność zmiany nazwy
Konsekwencją powyższej sytuacji jest to, że trafiają do mnie przedsiębiorcy, którzy nieświadomie naruszyli cudze prawa. Po prostu dość bezrefleksyjnie weszli w określenia, które są podobne do już zarejestrowanych znaków towarowych. Nikt z nich nie zrobił porządnej analizy prawnej nazwy firmy przed rozpoczęciem działalności.
To są zawsze bardzo ciężkie rozmowy. Naturalnie za każdym razem szukam sposobu na wyciągnięcie klienta z kłopotów. Niestety, w niektórych sytuacjach nie ma innego wyjścia jak zmiana nazwy.
Dla osób, które wkładały w rozwój swojej marki masę serca, to prawdziwy dramat. To można porównać do konieczności zmiany nazwiska po latach budowania dobrej opinii. Wszystkie takie kryzysy swoją genezę mają w błędnej weryfikacji dostępności nazwy firmy.
Jak wygląda badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego?
Badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego składa się z kilku etapów.
Etap 1
Najpierw sprawdzam, czy wybrana przez przedsiębiorcę nazwa w ogóle może być znakiem towarowym. Chodzi o to, że przepisy wymieniają pewne kategorie oznaczeń, które są wyłączone z rejestracji.
Przykładowo nie zarejestrujesz oznaczenia opisowego, czyli takiego, które jednoznacznie wskazuje na towar lub usługę, którą oferujesz. Ekspert z Urzędu Patentowego odmówi rejestracji słowa „chleb” na pieczywo. I choć ten przykład myślę jest dla Ciebie oczywisty, to właściciele sklepów internetowych bardzo chętnie wchodzą w nazwy opisowe.
Myślę, że łatwo się domyślisz co jest oferowane pod domeną:
- naczynia24.pl albo
- e-perfumy.
Więcej o znakach opisowych mówiłem w poniższym nagraniu:
Etap 2 analizy prawnej nazwy firmy
Tutaj poszukuję podobnych znaków towarowych z wcześniejszą datą rejestracji.
Pamiętaj, że:
Nie jest ważne czy wg ciebie znaki są podobne.
Liczy się jedynie to, jak Twoją sprawę oceni Urząd Patentowy lub w sporze sąd.
Jest to o tyle ważne, że kolizją nie są jedynie znaki identyczne. Podobieństwo ocenia się w pierwszej kolejności w zakresie zbliżonych towarów i usług, a później samych znaków.
Aby zrobić prawidłową analizę prawną nazw, trzeba mieć dużą wiedzę i doświadczenie ze znakami towarowymi.
Chodzi o to, że wszystkie reguły kolizyjności znaków sformułowane zostały na przestrzeni lat przez sądy. Znając te orzeczenia jestem w stanie przewidzieć, czy ekspert uzna porównywane znaki za podobne czy nie.
Kiedy dwa znaki towarowe są podobne?
Przykładowo za kolizyjne uznano znaki:
- COSIMO vs. COSIFLOR
- Alia vs. Malia
- LINDENER vs. LINDEBOOM
- Nado vs. Yonado
- Lubelska vs. Lubeca
Podobieństwa natomiast nie dopatrzono się w tych przypadkach:
- STILO vs. STIHL
- NEXON vs. NEXANS
- IBUVIT vs. IBUM
- PLATINUM MEN vs. PLATINÉUM
- OVT vs. OVG
Tymi przykładami chciałem Ci pokazać, że analizy prawne nazw nie są wcale proste. Ocena podobieństwa z punktu widzenia prawa kolosalnie różni się od tego co ludzie „na czuja” uważają za zbliżone. Aby prawidłowo ocenić, czy znalezione znaki faktycznie mogą Ci zagrażać, zleć pogłębioną weryfikację rzecznikowi patentowemu.
Etap 3 – Dostosowanie znaku do rejestracji
Na ostatnim etapie formułuję dla Klientów wnioski i rekomendacje. Poza wskazaniem znaków będących największymi zagrożeniami, zawsze pokazuję możliwe drogi wyjścia.
Często porównuję to do statku, który wpływa na pole minowe.
Jeżeli kapitan wie gdzie są miny, może statkiem tak manewrować, aby bezpiecznie obok nich przepłynąć. Ja staram się tak doradzić, aby mój Klient finalnie swój znak zarejestrował. A sposobów na to jest naprawdę wiele.
Uważaj, aby nie donieść na siebie swojej konkurencji!
Zgłaszając swój znak do rejestracji możesz ściągnąć na siebie problemy. Okazuje się, że EUIPO, czyli urząd rejestrujący znaki unijne, powiadomi o Twoim zgłoszeniu właścicieli podobnych znaków towarowych z wcześniejszą rejestracją.
Później będzie czekał 3 miesiące na to, czy któryś z nich nie złoży sprzeciwu.
Historia klienta:
Zgłosił się do mnie kiedyś przedsiębiorca, który otrzymał ostre pismo ostrzegawcze od dużej brytyjskiej kancelarii. Żądali od niego nie tylko wycofania dopiero co zgłoszonego znaku towarowego, ale również zejścia ze swoimi towarami z polskiego rynku w przeciągu 14 dni.
Okazało się, że zgłoszony przez niego znak jest bardzo podobny do pewnego unijnego znaku towarowego (różnił się znów jedną literką). Do całego zamieszania by nie doszło, gdyby ten człowiek zrobił badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego. Wiedząc o istnieniu takiego znaku odradziłbym mu w ogóle zgłoszenie.
Brytyjska kancelaria dowiedziała się o jego istnieniu właśnie z informacji od EUIPO.
Profesjonalne badanie zdolności rejestrowej znaku
Dobry moment na analizę prawną nazwy jest wtedy, kiedy marki nie ma jeszcze na rynku. Choć lepiej pomyśleć o tym jeszcze zanim zlecisz przygotowanie logo czy strony internetowej.
Pamiętaj, że dobra nazwa firmy powinna zadowolić zarówno marketingowca jak i rzecznika patentowego. Marka z jednej strony powinna być prosta i zapadać w pamięć, a z drugiej powinno dać się ją zarejestrować.
Badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego możesz spróbować zrobić samodzielnie. Korzystając jednak z pomocy rzecznika patentowego unikniesz błędów.
Zalety takiej opcji pokażę Ci na przykładach z mojej pracy zawodowej.
1. Pomoc w przygotowaniu dobrego wykazu klas
Robiąc badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego zaczynam od doradzenia jakie towary i usługi powinniśmy sprawdzić i później docelowo wpisać do zgłoszenia. To ważne, ponieważ po dokonaniu zgłoszenia nic do wykazu nie będziesz mógł dodać.
Jeden z moich klientów prowadził restaurację. Doradziłem mu, aby w wykazie poza usługami restauracyjnymi dodał usługi cateringowe. Wiele firm z jego branży tak robi. A nuż wejdzie w takie usługi w przyszłości. Poza tym, to nawet nie wpłynie na wyższe opłaty, bo te usługi mieszczą się w tej samej klasie.
Od tego czasu minęło niedawno 5 lat lat. Przy tej okazji klient z nieukrywaną radością powiedział mi, że obecnie 80% dochodów czerpie właśnie z cateringu dietetycznego.
2. Pomoc w uniknięciu pozwu o naruszenie prawa
Jeżeli w wyniku badania wyłapię kolizję, to klient ma czas po cichu zejść z danej nazwy.
Kiedyś robiłem badanie dla pewnego jubilera, który pod wybraną nazwą działał już 10 lat. Kiedy do biznesu dołączył jego syn, zgłosił się do mnie, aby zabezpieczyć markę zakładu. Niestety zlokalizowałem jego konkurenta, który od 15 lat chronił w Polsce identyczny fonetycznie znak. Efekt tego był taki, że znaleźliśmy dla niego inną bezpieczną nazwę, dzięki czemu dokonał rebrandingu.
Konkurent o naruszeniu prawa nigdy się nie dowiedział.
3. Pomoc w obejściu konkurencyjnego znaku towarowego
Jeżeli widzę w jakimś znaku zagrożenie, to wskazuję jakie zmiany w swoim znaku klient powinien zrobić, aby obejść kolizję. To ważne, bo konkurent mógłby się do niego zgłosić po kilku latach z poważnymi roszczeniami.
Te wszystkie modyfikacje są po to, abym w przypadku sporu mógł zbudować linię obrony opartą na tym, że znaki różnią się na tyle, że nie ma niebezpieczeństwa wprowadzenia kogokolwiek w błąd.
Innymi słowy – wiedząc w oparciu o jakie zarzuty konkurent może nas zaatakować, zasugeruję takie zmiany, które zminimalizują ryzyko naruszenia prawa.
Czy wiesz, że:
Znaki towarowe zgłaszane z pomocą doświadczonego pełnomocnika są o 50% częściej rejestrowane niż znaki zgłaszane samodzielnie.
Prawnicy zajmujący się znakami towarowymi nie są niezbędni do pomyślnego zakończenia całego postępowania, ale znacznie zwiększają prawdopodobieństwo sukcesu.
Takie są wnioski z badania Stanford Technology Law Review z 2013 r., w którym przeanalizowano wszystkie zgłoszone w USA znaki towarowe w latach 1985-2010.
4. Pomoc przy ochronie innych cennych składników firmy
Kiedy omawiam z klientem wyniki badania, to wskazuję jak naprawić zaniedbania w zakresie pozostałych istotnych aktywów przedsiębiorstwa.
Chodzi m.in. o:
- przygotowanie umowy na przeniesienie praw autorskich do logo;
- przygotowanie dla pracowników umowy o zachowanie poufności;
- przygotowanie umowy o zakazie konkurencji;
- ustalenie czy na kogo zarejestrowana jest firmowa domena;
- ochronę wiodących produktów.
I żebyś mnie też dobrze zrozumiał.
Po zrobieniu badania zawsze otrzymujesz ważne informacje:
- W wariancie pozytywnym dowiadujesz się, że nie ma kolizji, więc śmiało możesz zgłaszać swój znak towarowy do ochrony.
- W wariancie negatywnym dowiadujesz się, że szanse na rejestrację znaku są niewielkie. Z drugiej jednak strony, nie wchodząc z taką marką na rynek, unikasz kosztownego sporu w sądzie. A to oznacza oszczędność nerwów i pieniędzy.
Zgodzisz się chyba ze mną, że biznes potrzebuje spokoju i bezpieczeństwa.
Zleć badanie znaku towarowego rzecznikowi patentowemu
Oczywiście nie musisz korzystać z pomocy rzecznika patentowego. Więcej. Nie ma w ogóle obowiązku robienia takiego badania.
Mówiąc jednak szczerze, badanie jest dla Ciebie wariantem bezpiecznym.
Nie zgłaszasz wtedy znaku w ciemno licząc, że Urząd Patentowy jednak nie będzie stwarzał Ci problemów.
Badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego lokalizuje przeszkody w rejestracji częściej niż Ci się wydaje.
Kiedy robię badanie na:
- Polskę – kolizja jest w 1 na 3 przypadki;
- UE – kolizja jest w 1 na 2 przypadki(!).
Ostatnio zacząłem się zastanawiać, czy to ja robię coraz dokładniejsze badania, czy też na rynku zrobiło się ciaśniej.
Jeżeli chcesz, mogę również takie badanie przeprowadzić dla Ciebie.
Po prostu do mnie napisz.
Dlaczego warto zastrzec znak towarowy?
Na koniec chciałbym Cię zachęcić do posłuchania podcastu, który jest podsumowaniem moich 10-letnich doświadczeń ze znakami towarowymi. W ponad 20 punktach omawiam korzyści jakie daje rejestracja znaku towarowego. Po odsłuchaniu tego nagrania wyrobisz sobie zdanie na temat sensowności takiej ochrony.
PS. Podcast to audycja dźwiękowa, której możesz za darmo słuchać na telefonie.
>> Pobierz odcinek | Zobacz wszystkie odcinki
>> Odsłuchaj na: Apple Podcast | Spotify | Google Podcast | YouTube
Zobacz również:
- Dotacje na zgłoszenie znaku towarowego. Jak je otrzymać?
- Pomysł na biznes. 9 skutecznych sposobów na jego ochronę prawną
- Jak chronić nazwę firmy? 5 mitów, które mogą zniszczyć Twoją firmę!
- Zastrzeżenie firmowego logo jako wzoru przemysłowego
- Co to jest wzór przemysłowy i jak się go chroni?
- Licencja na wykorzystanie postaci z bajek. Gdzie szukać kontaktu?
- Ile czasu potrzebuje Urząd Patentowy na rejestrację znaku?
- Czy można zastrzec logo firmy na os. fizyczną?
FAQ
Co mi grozi za naruszenie cudzego znaku towarowego?
Właściciel zarejestrowanego znaku towarowego ma przynajmniej ?9 narzędzi prawnych do ochrony swoich interesów. Wbrew temu co się uważa, wejście w spór sądowy to ostateczność. Przykładowo konkurent może:
? Usunąć Twoją ofertę z Allegro, Amazon, Olx, eBay czy Etsy. Wystarczy, że złoży do serwisu skargę i załączy skan świadectwa. Każda z tych platform nie sprawdza kto ma rację, tylko asekuracyjnie dostosowuje się do żądań właściciela znaku towarowego.
? Zablokować Twoje konta na portalach społecznościowych typu Facebook, Instagram, TikTok czy YouTube. Analogicznie, wysyłając dosłownie jedną wiadomość usunie Ci reklamy w Google Ads.
? Przejąć Twoją domenę internetową. Odbywa się to już na drodze spornej przed sądem domenowym. Cały proces trwa jedynie 2-3 miesiące i przeprowadzany jest zdalnie.
Ile różnic w nazwie wystarczy, aby obejść prawo? 30, 40, 52%?
To MIT❌. Ludzie, którzy chcą wejść na rynek z nową marką przyjmują, że zastrzeżone znaki towarowe chronią tylko na identyczność. Większa bądź mniejsza modyfikacja nazwy ponoć eliminuje kolizję. Tak nie jest! Przepisy nie wskazują procentowej ilości różnic, która jest bezpieczna.
Analiza kolizyjności jest przeprowadzana przez sądy w oparciu o dość skomplikowany algorytm. Ocenia się m.in.:
? podobieństwo towarów i usług;
? które elementy w znaku są dominujące i odróżniające;
? poziom uwagi odbiorcy;
? podobieństwo samych nazw;
? ryzyko wprowadzenia w błąd klienta.
Przykładowo nazwy LULAS i LILAZ do oznaczenia batoników będą uznane za podobne. Jednak gdyby dotyczyły leków na raka, kolizji by nie było. Jeżeli nie chcesz popełnić błędu, ✅skonsultuj swoją sprawę z rzecznikiem patentowym.
(…)Jeżeli badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego wykona dla Ciebie rzecznik patentowy nie będzie potrzeby czekania roku na decyzję Urzędu Patentowego. W przeciągu kilku dni dostaniesz odpowiedź czy wybrana nazwa ma szansę na rejestrację (…)
Tej informacji potrzebowalem ,
Dziekuje Mikolaj .
Cieszę się, że pomogłem 🙂
Pozdrawiam
Tylko, że to nie oznacza, że dana nazwa będzie zarejestrowana w ciągu kilku dni… Trzeba tak samo czekać ten rok. Chyba, że się mylę ?? 🙂
Zgadza się Pani Arturze. Badanie, które wykonuje rzecznik patentowy nie wpływa na szybszą rejestrację znaku w Urzędzie Patentowym. Daje jednak informację czy jest w ogóle sens zgłoszenia. U nas w kancelarii mogę powiedzieć, że 1 na 3 badania daje wynik negatywny. Zalecamy modyfikację znaku bo są znaki bardzo podobne.