Walka o domenę internetową Okazje.pl [Case study]

• Możesz jej odsłuchać w ramach 21 odcinka mojego podcastu

Walka o domenę internetową Okazje.pl

Myślę, że przynajmniej z kilku powodów powinieneś zapoznać się ze szczegółami tej sprawy. Przymierzałem się do jej opisania już od jakiegoś czasu. Tym bardziej, że uzasadnienie wyroku Sąd umieścił na swojej stronie już dawno (sygn akt 43/16/PA).

Zresztą o to, kiedy pełne uzasadnienia wyroków są przez ten Sąd Polubowny publikowane, pytałem mojego rozmówcę.

Okazuje się, że poza zgodą na to obu stron, sprawa musi coś wnosić do orzecznictwa z zakresu sporów domenowych.

Tym bardziej cieszę się, że nasza kancelaria dołożyła do tego małą cegiełkę.

Poza tym, ta sprawa potwierdza to, co często powtarzam swoim klientom. To mit, że w sądzie wygrywa zawsze firma z grubszym portfelem. Ważniejsza jest umiejętność pokazania najistotniejszych okoliczności sprawy.

Tutaj broniliśmy abonenta domeny okazje.pl, który był osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Po przeciwnej stronie stała spółka, która wskazywała, że jest w top 3 porównywarek cenowych w Polsce.

Co więcej, w tej sprawie możesz podpatrzeć taktykę naszych oponentów. Przed złożeniem pozwu podjęli szereg kroków, które miały zwiększyć szansę na wygraną.

Kto wyszedł z tego starcia z tarczą, a kto na tarczy?

Czytaj dalej 🙂

Argumentacja Powoda:

• Według Powoda w wyniku zawarcia umowy o utrzymanie domeny okazje.pl, Pozwany naruszył jego prawa.

• Pod nazwą OKAZJE.INFO nieprzerwanie od 2007 roku, dostarczana jest „usługa społeczeństwa informacyjnego”. Jako dowód tego, że ta marka cieszy się renomą lidera polskiego rynku e-commerce, przedstawiono m.in. publikacje prasowe.

• Sporna domena okazje.pl jest:

– identyczna z jego unijnym znakiem towarowym:

– podobna do krajowego znaku towarowego:

• OKAZJE.PL nie jest oznaczeniem niedystynktywnym.

• Powód twierdził, że pod domeną okazje.pl udostępniane były komercyjne treści, co ma „cechy użytku przedsiębiorczego” domeny.

• Żadne okoliczności, poza chęcią osiągnięcia zysku ze związku domeny z jego działalnością gospodarczą, nie uzasadniają tak wysokiej ceny domeny jak ta zaproponowana przez Pozwanego.

• Pozwany zarejestrował i użytkował sporną domenę z zamiarem odwrócenia uwagi konsumentów od strony internetowej Powoda, co dowodzi jego złej wiary.

• O czynie nieuczciwej konkurencji ma również świadczyć to, że sam fakt rejestracji spornej nazwy domeny ogranicza potencjalnym klientom dostępność jego produktów. Po wpisaniu w oknie przeglądarki oznaczenia Powoda, jego klienci mogą dojść do wniosku, iż nie prowadzi on działalności.

• Na koniec Powód podniósł, że poprzez umieszczenie na stronie okazje.pl konkurencyjnych usług, Pozwany naruszył jego prawo do firmy.

^{Dalsza część artykułu pod formularzem.}

Argumentacja Pozwanego:

Jak widzisz sprawa była poważna, a przeciwnicy powołali się na liczne podstawy prawne w walce o domenę internetową okazje.pl. Na pierwszy rzut oka mogło to wyglądać źle. Tym bardziej, że przeciwnicy dysponowali zarejestrowanym znakiem towarowym fonetycznie identycznym z domeną naszego klienta.

Jak jednak przeczytasz dalej, diabeł tkwi w szczegółach.

• W naszej opinii oznaczenie „okazje” nie nadawało się do odróżniania w obrocie towarów i usług ponieważ było niedystynktywne. Słysząc słowo „okazje”, odbiorcy będą je traktować jako rodzaj zachęty oraz hasło reklamowe.
• Powód nie podjął próby rejestracji swoich znaków w wersji słownej. Tymczasem tylko taka forma ochrony przesądzałaby o tym, że określenie „okazje” posiadałoby dostateczną zdolność odróżniającą.

Dokładniej oznaczenia niedystynktywne omawiam w nagraniu:

• Co więcej, w dniu zgłoszenia znaku OKAZJE.INFO PORÓWNYWARKA CEN był już zarejestrowany znak: OKAZJE KRAMIK BEZPŁATNYCH OGŁOSZEŃ (R-207628). Znak ten również służył do oznaczania usług reklamowych.

Kiedy Powód zgłaszał swój znak towarowy do ochrony, obowiązywała jeszcze procedura badawcza. Urząd Patentowy, pomimo wiedzy o wcześniejszym podobnym znaku, nie uznał go za przeszkodę dla nowego zgłoszenia.

• Jedynym elementem odróżniającym spornych znaków jest szata graficzna. A tej nasz klient nigdy nie używał.

• Podnieśliśmy również, że Powód nie udowodnił renomy żadnego ze swoich znaków, ani tego, że w następstwie używania nabyły one wtórną zdolność odróżniającą.

• Ponadto, Pozwany nie prowadzi działalności gospodarczej. Pod sporną domeną nie była prowadzona żadna strona internetowa. Nasz klient nie miał również zamiaru uruchomić porównywarki cen.

Nie zwracał się on również nigdy z propozycją sprzedaży domeny. Z inicjatywą negocjacji zawsze wychodzili potencjalni kupujący, w tym Powód.

• O rejestracji domeny w złej wierze nie może być mowy chociażby z racji tego, że miało to miejsce w 2002 r. Czyli na długo przed rozpoczęciem działalności przez Powoda i rejestracją przez niego znaków towarowych.

• Zakwestionowaliśmy również zarzut nieuczciwej konkurencji, ponieważ nawet gdyby nasz klient był przedsiębiorcą, to jego działanie nie było sprzeczne z prawem.

• Jako, że pod sporną domeną nigdy nie były oferowane konkurencyjne usługi, to nie może być mowy o naruszeniu prawa do firmy.

Sąd ustalił m.in., że:

• Przedstawiciel Powoda wysłał ofertę odkupienia domeny na adres e-mail widniejący na spornej stronie. Nie udało się jednak dojść do porozumienia w zakresie ceny. W trakcie negocjacji padały kwoty ponad 100 tys. zł.

• Na stronie okazje.pl znajdowała się reklama nowo powstającego serwisu okazje.pl wraz z hasłem: „Już niedługo będziesz miał okazję skorzystania z okazji” oraz możliwością pozostawienia adresu e-mail. Obok wyświetlała się reklama serwisu fototapety.com.

Obecnie domena okazje.pl przekierowuje do strony sploty.net na serwisie społecznościowym Facebook.

• W obrocie występują inne nazwy domen zawierające słowo „okazje” np. okazje24.com czy auto-okazje.pl.

• Na rynku działają również przedsiębiorcy, prowadzący działalność pod firmą zawierającą słowo „okazje”, np. TV Okazje sp. z o.o. czy Łap Okazje sp. z o.o..

Ocena przez Sąd zasadności roszczeń:

Zarzut naruszenia znaków towarowych

• Sąd podzielił nasze stanowisko, że samo słowo „okazje” nie ma zdolności odróżniającej. Zarejestrowanie słownego znaku OKAZJE byłoby możliwe jedynie w razie wykazania tzw. wtórnej zdolności odróżniającej.

Więcej na ten temat mówiłem w poniższym nagraniu:

• Sąd zauważył równocześnie, że dla stwierdzenia naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, konieczne jest wykazanie, że:
  • odróżniająca część spornej nazwy domeny jest identyczna lub podobna do zarejestrowanego znaku towarowego;
  • nazwa domeny jest używana w odniesieniu do towarów i usług identycznych lub podobnych do tych oferowanych przez właściciela znaku towarowego;
  • podobieństwo towarów i usług oraz samych oznaczeń musi finalnie powodować ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd.

• Zdaniem sądu znak OKAZJE.INFO PORÓWNYWARKA CEN, nie wykazuje dostatecznego podobieństwa do słowa „okazje”, aby można było mówić o ryzyku wprowadzenia odbiorców w błąd. Z kolei znak towarowy OKAZJE.PL ma jedynie charakter graficzny. Tego typu znaki nie mogą być uznane za podobne do nazw domen, gdyż ich zdolność odróżniająca wynika tylko z ich warstwy graficznej.

• Powód nie próbował nawet wykazać renomy swoich znaków towarowych. W pismach powoływał się na „renomę marki”, która jest pojęciem pozaprawnym.

Zarzut dokonywania czynów nieuczciwej konkurencji

• Aby ocenić, czy Pozwany dokonał czynów nieuczciwej konkurencji, Sąd w pierwszej kolejności musiał ustalić, czy można go uznać za przedsiębiorcę.

• Okazuje się, że sama rejestracja domeny okazje.pl nie może zostać uznana za choćby uboczne prowadzenie działalności gospodarczej. Taka działalność nie może w żadnym przypadku ograniczać się do pojedynczego aktu uczestnictwa w obrocie. Podobnie, zaoferowanie spornej domeny na sprzedaż w ramach korespondencji zainicjowanej przez samego Powoda.

• Inaczej Sąd ocenił okoliczność, iż Pozwany prezentował na stronie okazje.pl treści reklamowe. Sąd uznał więc go za przedsiębiorcę.

W konsekwencji musiał ustalić, czy popełnił on delikt nieuczciwej konkurencji.

• Sąd przyjął, że nie jest czynem nieuczciwej konkurencji sama zapowiedź prowadzenia przez Pozwanego portalu oferującego różne produkty w okazyjnych cenach, bez zastosowania znaków graficznych sugerujących powiązania z działalnością Powoda.

• Zarejestrowanie nazwy domeny zawierającej powszechnie używane słowo „okazje”, niemające pierwotnej zdolności odróżniającej, nie może być zakwalifikowane jako forma utrudnienia Powodowi dostępu do rynku internetowego.

• Powyższe okoliczności, jak również fakt, iż Pozwany zarejestrował sporną domenę przed rozpoczęciem działalności gospodarczej przez Powoda, nie pozwala na uznanie, iż Pozwany działał z naruszeniem prawa lub dobrych obyczajów.

Zarzut naruszenia prawa do firmy.

• Sąd zauważył, że zgodnie z art. 43¹⁰ kodeksu cywilnego, przesłankami, które muszą być spełnione, aby możliwe było zastosowanie środków obrony są:
  • zagrożenie lub naruszenie prawa do firmy;
  • bezprawność naruszenia naruszającego.

• Aby uznać, że Pozwany naruszył prawo do firmy, niezbędne jest stwierdzenie, że słowo „okazje” jest przez odbiorców jednoznacznie kojarzone z Powodem. Tego jednak nie udowodniono. Co więcej, identyfikacji słowa „okazje” z powodową spółką przeczy fakt istnienia na polskim rynku innych podmiotów posługujących się firmą, której część stanowi właśnie słowo „okazje”.

Słowo „okazje” jest określeniem rodzajowym i ma przypisane określone znaczenie. Brak jest zatem podstaw do uznania, że jednoznacznie kojarzone jest z firmą Powoda.

• Reasumując, Pozwany nie naruszył prawa Powoda poprzez rejestrację i używanie domeny okazje.pl, więc powództwo należało oddalić w całości.

Wnioski z walki o domenę internetową okazje.pl

-1-
W sposób przemyślany wybieraj nazwę dla swojej firmy

I to jest coś, co powtarzam na tym blogu od dawna. Dobra marka powinna zadowolić zarówno marketingowca jak i rzecznika patentowego.

Nasza walka o domenę internetową okazje.pl dobitnie pokazała, że nawet jeżeli jesteś w czołówce w swojej branży, możesz nie mieć monopolu na nazwę, w którą inwestujesz od lat.

To powinno Ci dać do myślenia!

W tym kontekście koniecznie posłuchaj poniższego podcastu. Omawiam w nim najczęstsze błędy jakie popełniają przedsiębiorcy przy wyborze nazw dla swoich firm.

>> Pobierz odcinek | Zobacz wszystkie odcinki
>> Odsłuchaj na: Apple Podcast | Spotify | Google Podcast | YouTube

-2-
Znak słowno-graficzny nie zawsze chroni nazwę

Naturalnie jeżeli istnieje obawa, że dane słowo jest opisowe, przedsiębiorcy rejestrują znaki w odmianie słowno-graficznej. Chodzi o to, aby ekspert nie wydał negatywnej decyzji, która będzie koronnym dowodem na niedystynktywność danego oznaczenia.

Problem w tym, że zastrzegając logo, nie będziesz mieć pewności czy ochrona prawna obejmuje również płaszczyznę fonetyczną.

Tego dowiesz się z wyroku sądu.

W sporze o domenę okazje.pl moim zdaniem arbiter trafnie uznał, że słowo „okazje” to nazwa rodzajowa, więc nikt nie może jej zmonopolizować.

-3-
Nie ryzykuj – zgłoś do ochrony słowny znak towarowy

Z tej sprawy można wyciągnąć również taki wniosek, że jeżeli naprawdę chcesz chronić domenę internetową, to zgłoś do rejestracji słowny znak towarowy. Jest to zadanie trudniejsze, ale jeżeli Ci się to uda, będziesz dysponował najsilniejszą formą ochrony marki. W takich sprawach warto jednak korzystać z pomocy rzecznika patentowego.

-4-
Rejestracja znaku nie zawsze wystarcza w walce o domenę

Ważne są również inne okoliczności sprawy.

Przede wszystkiem nie jest tak, że poprzez taką rejestrację (nawet w wersji słownej) uzyskujesz monopol absolutny na samą nazwę.

Ten monopol ogranicza się do wskazanych w zgłoszeniu towarów i usług. Na rynku mogą istnieć firmy o identycznych nazwach. Wszystko będzie zgodne z prawem, dopóki będą one działać w różnych branżach.

-5-
Dawid może wygrać z Goliatem 🙂

Nie jesteś na straconej pozycji, jeżeli w walce o domenę internetową Twoim przeciwnikiem jest duża firma. Życie to nie amerykański serial o prawnikach. Jeżeli tylko wiesz jakich argumentów użyć do obrony, jesteś w stanie wygrać nawet z największymi firmami.

Doskonałym przykładem jest historia polskiego przedsiębiorcy, który pokonał Apple w sporze o domenę ap.pl. Wszystko opisałem w artykule:

• 7 najciekawszych sporów o domeny internetowe.

Zobacz również:

• Wymyśliłem nazwę firmy. Czy mam do niej prawa autorskie?
• Opisowa nazwa firmy. Najczęstszy powód odmowy rejestracji
• Klasy towarowe w znaku towarowym. Jak je wybrać?
• Ile kosztuje zastrzeżenie znaku towarowego w Polsce, UE i na świecie?
• Program Współpraca w Ochronie Praw a podróbki na Allegro
• Zastrzeżenie wzoru przemysłowego – ile to kosztuje?
• Jak chronić nazwę firmy? 5 mitów, które mogą zniszczyć Twoją firmę!
• Zastrzeżenie domeny internetowej jako znak towarowy