Nazwę i logo firmy nie zawsze da się zastrzec. Ochrony możesz nie dostać, jeżeli wystąpią bezwzględne lub względne przeszkody w rejestracji. Tak się może stać, jeżeli Twoja marka jest podobna do znaku już chronionego. W takim przypadku rozwiązaniem jest dostosowanie znaku towarowego do rejestracji. Polega to na dokonaniu w nim takich zmian, które pozwolą Ci obejść kolizję.
Jak zlokalizować kolizję do swojej marki?
Wiele ludzi wchodząc z nową marką na rynek popełnia ten sam błąd.
Robią jedynie pobieżne poszukiwania w Google oraz w ramach wolnych domen internetowych. Nie znajdując firm o identycznych nazwach, uznają że żadnej kolizji nie ma. Dodatkowo utwierdza ich w tym przekonaniu decyzja urzędnika, który nie robi żadnych problemów przy zakładaniu działalności gospodarczej.
Brzmi znajomo?
Kierując się takimi uproszczeniami, szybko możesz wpaść w problemy. Okazuje się, że kolizją mogą stanowić dla Ciebie zarówno znaki niezarejestrowane jak i zarejestrowane.
Szczegółowo wszystko omawiałem w poniższym podcaście.
>> Pobierz odcinek
Zacznij od analizy prawnej swojej nazwy firmy.
Nie wchodząc w szczegóły, przed wyborem nazwy firmy oraz przed jej zgłoszeniem do Urzędu Patentowego, powinieneś zrobić badanie znaku towarowego.
To pozwoli ocenić czy masz w ogóle jakieś szanse na uzyskanie ochrony. Jako rzecznik patentowy mogę przeprowadzić taką analizą dla Ciebie. Badanie kończę przygotowaniem sprawozdania z wnioskami i rekomendacjami. Na ich podstawie będziesz w stanie dostosować znak towarowy do rejestracji.
Zanim jednak coś więcej na ten temat powiem, zmierzę się z dwoma mitami.
– Mit 1 –
Rejestracja znaku ogranicza się do wypełnienia formularza.
Pamiętam słowa mojej wykładowczyni na aplikacji rzecznikowskiej:
Sprawy proste to wypadek przy pracy.
Im dłużej pracuję jako rzecznik patentowy, tym bardziej się z nią zgadzam.
Na rynku znaków towarowych jest już bardzo ciasno. Trudno wymyślić nazwę, która będzie wyraźnie różnić się od konkurencji. Oznacza to, że powinieneś być szczególnie ostrożny przy dokonywaniu zgłoszenia. Chodzi o to, że EUIPO, czyli urząd rejestrujący znaki unijne, powiadomi o Twoim zgłoszeniu właścicieli znaków wcześniejszych.
Ci będą mieli wtedy 3 miesiące na złożenie sprzeciwu do rejestracji.
Historia pewnego przedsiębiorcy.
Jeden z czytelników bloga poprosił mnie o ofertę na rejestrację znaku.
Kiedy mu ją wysłałem, usłyszałem, że za wypełnienie formularza nie zamierza mi płacić. Zgłoszenie zrobi sobie sam. Ok, nie ma przymusu korzystania z usług rzecznika patentowego. Odnoszę jednak wrażenie, że czasami najbardziej pewne siebie osoby to te, które mają najmniejszą wiedzę. To zjawisko zostało nawet opisane przez socjologów jako efekt Krugera-Dunninga.
Finał całej historii był nieciekawy.
Ten przedsiębiorca wniósł opłatę urzędową w wysokości 1000 EUR… po czym dostał 3 sprzeciwy od właścicieli podobnych znaków. Dodam tylko, że jak najbardziej uzasadnione. Przegrana w tych sporach będzie dla niego oznaczała konieczność zapłaty ponad 2000 EUR.
Gdybym zajął się tym zgłoszeniem, rozpocząłbym od analizy prawnej marki.
Widząc kolizje, zaleciłbym takie dostosowanie znaku towarowego, aby zminimalizować ryzyko sporu. Chodzi o to, że jeżeli sprawa nie jest tak oczywista, to konkurent trzy razy zastanowi się, zanim złoży sprzeciw.
W spory wchodzi się najczęściej wtedy, kiedy szanse na wygraną są wysokie.
– Mit 2 –
Wystarczy drobna zmiana, aby znaki się różniły.
Znasz na pewno powiedzenie, że “punkt widzenia zależy od punktu siedzenia”.
Widzę to dokładnie w swojej pracy. Osoby, które mają zarejestrowane znaki towarowe najchętniej straszyłby każdego, kto wchodzi w delikatnie podobną nazwę. Z drugiej strony firmy, które chcą zastrzegać swoje marki, dziwią się, że jako kolizję wskazuję im znaki, które różnią się od ich jedną lub dwoma literkami.
Moją rolą jest obiektywne stwierdzenie czy dany znak stanowi dla klienta zagrożenie, czy nie. Brutalnie mówiąc to czy wg Ciebie znaki są podobne, nie ma znaczenia.
Liczy się jedynie to jak oceni wszystko urząd patentowy lub w sporze sąd. Jako rzecznik patentowy wiem, w oparciu o jakie reguły kolizyjności będzie opierał się sędzia. Mam też doświadczenie w takich sporach.
To pozwala mi odpowiedzieć na kluczowe w tym przypadku pytanie:
Czy Twój znak może wprowadzać w błąd odbiorców?
To mit, że kosmetyczna modyfikacja nazwy obchodzi prawo.
Domyślam się, że ludzie nabrali takiego przekonania przez to, że na straganach można kupić podróbki znanych marek.
No bo skoro Adidas toleruje sprzedaż Adldasów, Adonisów czy Adidresów… to znaczy, że jest to legalne.
Otóż nie.
I boleśnie przekonały się o tym ostatnio nieautoryzowane serwisy samochodów BMW.
Do niedawna wiele z takich firm miało ten renomowany znak towarowy nawet w swojej nazwie w CEIDG lub KRS. BMW się jednak obudziło i zaczęło czyścić rynek z tego typu naruszeń. Wszyscy byli w szoku, bo przez tyle lat koncern takie zachowanie tolerował.
Wnioski z badania znaku towarowego.
Skuteczna rejestracja znaku nie legalizuje twojej marki. Jeżeli był już chroniony podobny znak do Twojego, to wchodząc z marką na rynek – naruszysz prawo. To czy swój znak zarejestrowałeś czy nie, nie ma żadnego znaczenia.
Na pewno nie oznacza, że działasz legalnie.
Da się takich problemów uniknąć, robiąc wcześniej badanie znaku. We wnioskach z takiego badania wskazuję najczęściej jedną w trzech poniższych rzeczy:
1) Nie ma kolizji.
A to oznacza, że warto ubiegać się o ochronę znaku w jego najsilniejszej odmianie, czyli słownej. O tym jakie to przynosi korzyści, pisałem tutaj.
2) Występują kolizje, ale widzę szanse, aby je obejść.
Tutaj mamy wiele sposobów na dostosowanie znaku towarowego do rejestracji. Generalnie chodzi o wprowadzenie takich modyfikacji, aby wyeliminować ryzyko, że ktoś skojarzy Twój znak z tym już zarejestrowanym.
3) Występują kolizje i są małe szanse, aby je obejść.
To najgorsza informacja, choć i tak ciesz się, że otrzymujesz ją od swojego rzecznika patentowego. Dzięki temu masz czas, aby po cichu zejść ze spornej nazwy. Tutaj jednak nie wystarczy drobna zmiana. Konieczny jest całkowity rebranding. W dalszej części przeczytasz, co doradzam w takim przypadku klientom.
Pamiętaj – jeżeli bez żadnej analizy dokonasz zgłoszenia, ryzykujesz, że konkurent:
- wniesie pozew o naruszenie swojego znaku towarowego;
- złoży sprzeciw do Twojego zgłoszenia (ma na to 3 miesiące);
- złoży wnioskek o unieważnienie Twojego znaku (ma na to 5 lat).
Dostosowanie znaku towarowego do rejestracji.
Dostosowanie znaku towarowego do rejestracji nie jest zadaniem prostym.
Od strony prawnej najbezpieczniej byłoby zrobić duże zmiany, aby odróżnić się od konkurencji. Tylko że przedsiębiorcy są zwykle emocjonalnie związani ze swoimi markami. Często chcieliby więc “mieć ciastko i zjeść ciastko”. Czyli zrobić kosmetyczną zmianę, ale na tyle doniosłą, aby obejść prawo.
Tak się nie da 🙂
Mam również świadomość tego, że dostosowanie znaku towarowego według moich wytycznych może prowadzić do powstania marketingowego szkaradztwa. Da się je co prawda zarejestrować, ale do celów reklamowych “to coś” będzie się średnio nadawać.
Z tego właśnie powodu wszelkie zmiany, powinny być wprowadza przy współpracy działu marketingu i rzecznika patentowego. A opcji jest całkiem sporo.
1) Dodaj fantazyjną szatę graficzną.
Oryginalna szata graficzna Twojego znaku
może pomóc odróżnić się od konkurencji. Jeżeli jednak zawiera w sobie to samo słowo, to może być za mało.
Często kolizją są znaki z podobną nazwą lub takie, które składają się z kilku słów. W takim przypadku szata graficzna podnosi szanse na rejestrację o przynajmniej 20%.
2) Dodaj kolejne słowo lub słowa.
Płaszczyzna fonetyczna jest często ważniejsza niż graficzna. Na przestrzeni lat firmy modyfikują lub całkowicie zmieniają swoje logo. To, co się nie zmienia to ich nazwa. Jeżeli więc do swojego znaku dodasz kolejne słowo lub słowa to o następne kilkadziesiąt procent zwiększasz szanse na rejestrację.
Tutaj musisz jednak uważać, aby nie wejść w kolizję z innym znakiem.
3) Usuń, popraw… ocenzuruj.
Musisz wiedzieć, że pewne elementy nie mogą się znaleźć w znaku towarowym. Przykładowo nie uda Ci się zastrzec logo z symbolami narodowymi czy czerwonym krzyżem. Ciekawą kategorią są też oznaczenia naruszające dobre obyczaje.
I niedawno trafiłem na rewelacyjny przykład, gdzie rzecznik patentowy tak dostosował znak do rejestracji, że przeszedł pomyślnie całą procedurę 🙂
Maryś to marka tanich win. Zresztą jedna z większej serii. Rzecznik patentowy trafnie zauważył, że zdjęcie roznegliżowanej kobiety narusza dobre obyczaje. Urząd Patentowy w tym zakresie jest bardzo restrykcyjny. Przykładowo odmówił rejestracji na tak niewinny znak jak “dupeczka” do oznaczania likierów.
Jak widzisz na zdjęciu, wystarczyła jednak drobna cenzura, aby obejść prawo 🙂
Swoją drogą pojawia się tutaj inny ciekawy problem. Od znaku wymaga się aby był w sposób rzeczywisty używany. To używanie powinno obejmować znak w formie w jakiej został zgłoszony lub kosmetycznie się od niego różniący.
Pytanie więc czy ta cenzura zmienia zupełnie odbiór tego znaku? To należałoby to oceniać z punktu widzenia potencjalnych nabywców takich trunków 🙂
Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?
Skontaktuj się ze mną:
– 575 999 410,
– mikolaj@lech.bydgoszcz.pl
Jako rzecznik patentowy, specjalizuję się w rejestrowaniu znaków towarowych dla przedsiębiorców.
4) Całkowicie zmień nazwę firmy.
Niekiedy robiąc badanie trafiam na totalną kolizję. Konkurent ma np. znak słowny identyczny do mojego klienta. Widzę również, że stoi za nim duży koncern, który monitoruje swoje znaki towarowe. W takim przypadku dostosowanie znaku towarowego do rejestracji nie wystarczy.
Co wtedy robić? Musisz wymyślić całkowicie nową nazwę.
Wiem, że łatwiej powiedzieć niż zrobić. Zarówno ja, jak i ty specjalizujemy się w innych rzeczach. Być może jesteś jubilerem, prowadzisz sklep z zabawkami lub lodziarnię. Jesteś świetny w tym, co robisz, ale nie w wymyślaniu nazw.
Konrad Gurdak ostatnią deską ratunku.
Od dłuższego czasu współpracuję z prawdziwym mistrzem od wymyślania nazw.
Konrad Gurdak, bo o nim mowa, prowadzi agencję namingową Syllabuzz i już wielokrotnie ratował moich klientów.
Cenię sobie jego pracę, ponieważ wykorzystuje w niej wiedzę o prawnej ochronie marki. Nazwy które przedstawia klientom, zawsze wcześniej wstępnie analizuje. To ułatwia mi działanie.
Zawsze przynajmniej kilka z jego propozycji kwalifikuje się do ochrony w wersji słownej.
Jeżeli więc badanie jest negatywne, to do gry wchodzi Konrad “cały na biało” 🙂
Dostosowanie znaku towarowego do rejestracji
– podsumowanie –
Często powtarzam, że nigdy nie jest tak źle, jak się myśli.
Sposobów na dostosowanie znaku towarowego do rejestracji jest więcej. Ja wymieniłem tylko te najważniejsze. Z tym że możesz je zastosować tylko przed głoszeniem. Jeżeli konkurencja zauważy Twój wniosek o rejestrację, będziesz automatycznie wkręcony w spór. A w zgłoszonym już znaku nie możesz robić zmian rozszerzających.
Ja rejestrację znaku towarowego porównuję do statku wpływającego na pole minowe. To taka analogia do rynku, na którym zarejestrowane są miliony znaków towarowych. Nie robiąc badania wpływasz na to pole z zasłoniętymi oczami. Może przez nie przepłyniesz a może nie. Wszystko zależy, jakie masz szczęście.
Jeżeli jednak zrobię dla Ciebie badanie, to zlokalizuję gdzie znajduje się zagrożenie. A mając taką wiedzę, pokieruję Twoim statkiem tak, aby je ominąć. I w gruncie rzeczy na tym polega dostosowanie znaku towarowego do rejestracji.
Podobał Ci się ten artykuł?
Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.
Dodatkowo jako gratis otrzymasz mój eBook pt.:
„10 RZECZY, KTÓRE MUSISZ WIEDZIEĆ O OCHRONIE MARKI”
Latest posts by Mikołaj Lech (see all)
- Jak chronić znak towarowy na Amazon oraz czym jest Amazon Brand Registry? - 31 sierpnia 2019
- Ile kosztuje zastrzeżenie wzoru użytkowego? - 23 sierpnia 2019
- Prawna ochrona marki sklepu internetowego. - 25 lipca 2019
{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }
Właśnie ostatnio zastanawiałam się nad tym jak to jest, jak powstają jakieś podróbki produktów albo loga łudząco podobne do logo znanej marki. Fajnie, że o wszystkim się już dowiedziałam z Pana posta. Naprawdę świetny wpis, pozdrawiam.
Dzień dobry Pani Izo.
Dostosowanie znaku towarowego do rejestracji nie polega na banalnej próbie obejścia prawa przez dodanie kosmetycznej zmiany. Podróbki, które spotkać można na różnego rodzaju bazarach typu ADLDAS, ADONIS czy ADIDRES to książkowe przypadki naruszenia prawa. Aby faktycznie uniknąć kolizji należy dokonać takich modyfikacji aby nowy znak nie wprowadzał w błąd klientów ani nie budził nawet skojarzeń z renomowanym znakiem towarowym.