Używacz uprzedni ratunkiem, kiedy konkurent zastrzegł Twoją nazwę firmy

• Sprawdź ceny minimalne za usługi rzecznika patentowego

Używacz uprzedni… czyli mały może więcej

Choć to nie są medialne sprawy, obecnie toczy się wiele sporów o prawa do marek. Marka, która jest na rynku obecna od dłuższego czasu, staje się cenna.

Chodzi o to, że potrafi być prawdziwym magnesem na klientów.

Jest to następstwem dobrze prowadzonego marketingu i dbania o klientów. Wiele firm jednak nie chroni swoich nazw poprzez rejestrację znaku towarowego. Ich właściciele uważają, że skoro nie ma takiego obowiązku, to jest to zbyteczny wydatek.

Myślę, że taką decyzję można zrozumieć, jeżeli ktoś prowadzi lokalny mały biznesik typu salon fryzjerski lub stragan z warzywami. Kiedy jednak skala Twojej działalności jest większa – dużo ryzykujesz działając bez takiej ochrony.

Z mojego doświadczenia wynika, że spory o markę najczęściej toczą się z:

• byłym wspólnikiem,
• pracownikiem lub
• partnerem biznesowym.

Takie osoby próbują przejąć markę swojego konkurenta rejestrując ją na siebie.

Może się jednak zdarzyć, że zrobi to osoba, z którą nie miałeś nigdy kontaktu. Na blogu pisałem już o różnej maści trollach od znaków towarowych.

W takiej sytuacji pojawia się pytanie:

Czy właściciel zarejestrowanego znaku może Ci zakazać używania nazwy firmy?

To zależy.

Generalnie tak, no chyba, że jesteś mikro przedsiębiorcą.

Artykuł 160 ustawy Prawo własności przemysłowej mówi, że:

Osoba, która prowadząc lokalną działalność gospodarczą w niewielkim rozmiarze, używała w dobrej wierze oznaczenia zarejestrowanego następnie jako znak towarowy na rzecz innej osoby, ma prawo nadal bezpłatnie używać tego oznaczenia w nie większym niż dotychczas zakresie.

Te przepisy mogą być dla Ciebie ratunkiem w sytuacji kiedy konkurent zastrzegł Twoją nazwę firmy.

Jak legalnie używać cudzego znaku towarowego – podcast

Od ogólnej zasady, że tylko właściciel znaku towarowego może z niego korzystać są pewne wyjątki. Poza prawem używacza uprzedniego jest jeszcze kwestia wyczerpania prawa do znaku. Więcej na ten temat opowiadam w poniższym podcaście.

>> Pobierz odcinek | Zobacz wszystkie odcinki
>> Odsłuchaj na: Apple Podcast | Spotify | Google Podcast | YouTube

Używacz uprzedni – kiedy można powoływać się na to prawo?

To nie jest tak, że każda osoba, która posługiwała się danym określeniem jako pierwsza, może się czuć bezpiecznie. Używacz uprzedni może, ale w drodze wyjątku, nadal bezpłatnie używać danej nazwy. To prawo zmusza właściciela znaku do tolerowania używania go przez konkurenta.

Abyś z takiego przywileju mógł skorzystać, musisz spełnić łącznie kilka wymogów:

1. Używaczem uprzednim może być tylko przedsiębiorca.
2. Musi on prowadzić działalność gospodarczą o charakterze lokalnym i w niewielkim rozmiarze.
3. Takie oznaczenie musi być używane w sposób poważny i w funkcji znaku towarowego przed dokonaniem przez konkurenta rejestracji znaku towarowego.
4. Bezwzględnie, używanie tego oznaczenia musiało być w dobrej wierze.

Lokalna działalność w niewielkim wymiarze

Pojęcie lokalnej działalności jest nieostre. W literaturze naukowej wskazuje się, że chodzi raczej o niewielkie terytorium typu małe miasto bądź dzielnica dużego miasta. Tylko znów jest to dość ocenne.

Jak wskazał Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (sygn. akt I ACa 306/13):

Wielkość tego obszaru nie może być znaczna, jednakże kwalifikacja tej przesłanki musi przebiegać każdorazowo z uwzględnieniem okoliczności sprawy. Wymóg lokalnego charakteru działalności będzie bowiem inaczej się przedstawiał gdy uprawniony ze znaku towarowego prowadzi przedsiębiorstwo o zasięgu ogólnokrajowym oraz gdy zasięg terytorialny jego przedsiębiorstwa jest znacznie mniejszy, ograniczony do określonego regionu czy regionów.

Z drugiej strony nie chodzi tyle o to, aby działalność gospodarcza używacza uprzedniego miała charakter lokalny, ale aby samo oznaczenie było używane lokalnie. Przykładowo właścicielem pojedynczej kawiarni o nazwie STOKROTKA może być spółka działająca na skalę ogólnopolską.

Sama kawiarnia będzie funkcjonować lokalnie.

Co ciekawe, jak stwierdził Sąd Najwyższy (sygn akt IV CSK 287/15) działalnością lokalną będzie prowadzenie nawet kilku punktów w jednym mieście:

Świadczenie usług fryzjersko-kosmetycznych w trzech gabinetach w jednym mieście średniej wielkości, a o takiej działalności jest w sprawie niniejszej mowa, odpowiada kryterium działalności lokalnej w rozumieniu art. 160 ust. 1 p.w.p.

Natomiast na prawo używacza uprzedniego nie będzie się mógł powoływać przedsiębiorca, który prowadzi sklep internetowy. O działalności lokalnej nie może być mowy w sytuacji, kiedy obsługuje się klientów na skalę ogólnopolską.

Niewielki rozmiar działalności używacza uprzedniego

To kolejne pojęcie, które nie zostało dokładnie zdefiniowane w przepisach.

Z tego powodu w literaturze wskazuje się kilka koncepcji, którymi przy takiej ocenie można się kierować. Jedna z nich odwołuje się do działalności mikro przedsiębiorców i małych przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Generalnie chodzi o ocenę niewielkiego rozmiaru działalności gospodarczej przez pryzmat wielkości obrotów przedsiębiorstwa.

I we wspomnianym już przeze mnie wyroku, Sąd Najwyższy zgodził się, że w niektórych przypadkach należy sięgnąć do danych finansowych przedsiębiorstwa, jeżeli bez tego trudno będzie określić rozmiary działalności. Nie jest to jednak warunek niezbędny.

Jednym z czynników oceny może być rodzaj działalności (świadczonych usług) i stosunkowo ograniczona klientela.

Czyli można powiedzieć, że bez zaglądania do danych finansowych, bardziej prawdopodobne będzie, że działalność niewielkich rozmiarów dotyczy salonu kosmetycznego, niż firmy transportowej mającej w swojej flocie 10 tirów.

^{Dalsza część artykułu pod formularzem.}

Używanie oznaczenia w funkcji znaku towarowego

Podstawową funkcją znaku towarowego jest wskazywanie na źródło pochodzenia danego towaru lub usługi. Jeżeli chcemy kupić butelkę wody mineralnej, to etykieta informuje nas o jej marce. A to pozwala dokonać świadomego wyboru.

Są jednak przypadki kiedy dane oznaczenie nie jest używane w tej funkcji.

I podam Ci trzy przykłady z życia:

-1-

W 2016 r. na demonstrację KOD-u ktoś przyszedł z flagami Solidarności. Przedstawiciele Solidarności odgrażali się w mediach, że bez zgody użyto ich znaku towarowego.

Tylko, że flagi zostały użyte niekomercyjnie. W świetle prawa nie nastąpiło więc w ogóle używanie znaku towarowego.
 

-2-

Z kolei na portalu Wykop.pl jeden z użytkowników dostał pismo z kancelarii prawnej z żądaniem usunięcia konta o nazwie „Gadu Gadu”. Również jemu zarzucano mu naruszenie znaku towarowego.

Ten człowiek jednak nic na tym koncie nie sprzedawał. Formalnie więc znaku nie używał.
 

-3-

Całkiem niedawno swój finał miała bardzo ciekawa sprawa sporu Cinkciarza i Ekantor.pl.

Ekantor.pl uzyskał tytuł sponsora generalnego klubu Falubaz Zielona Góra. W ramach umowy, klub zaczął używać takiego logo:

Cinkciarz uznał, że jest ono zbyt podobne do jego znaku towarowego:

…i Ekantor pozwał.

Finał tej sprawy był taki, że sąd pierwszej instancji uznał iż nie doszło w ogóle do użycia znaku towarowego, bo pod nowym logo nigdy nie były oferowane towary lub usługi.

Jak więc widzisz, aby można było uznać, że dane oznaczenie jest używane w funkcji znaku towarowego, muszą być pod nim oferowane towary lub usługi.

Co więcej, to musi być używanie poważne, które cechuje się stałością i stabilnością. Naturalnie jako używacz uprzedni, takim oznaczeniem musisz się posługiwać zanim konkurent zastrzegł swój znak towarowy. Jeżeli używanie nastąpiło po dokonaniu przez niego zgłoszenia, najpewniej łamiesz prawo.

Używanie oznaczenia w dobrej wierze

Warunkiem powoływanie się na prawa używacza uprzedniego jest posługiwanie się danym oznaczeniem w dobrej wierze.

Chodzi o przypadek kiedy taka osoba rozpoczęła używnie nazwy z pełnym przekonaniem, że działa legalnie i nie narusza cudzych praw. W klasycznym modelu taka osoba posługuje się tą nazwą jako pierwsza i wcześniej sprawdziła czy konkurenci nie posługują się podobnym określeniem.

Z kolei o złej wierze może świadczyć używanie nazwy, którą konkurent intensywnie posługuje się na znacznej części Polski. W takim przypadku bronienie się niewiedzą może nie wystarczyć.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku (sygn akt: I Aca 867/14) wskazał bowiem, że :

W stosunkach gospodarczych, budując wzorzec należytej staranności, uwzględnić należy wyższe wymagania z uwagi na zawodowy charakter działalności. Uzasadnieniem dla takiego „surowszego” wzorca jest okoliczność, że działalność przedsiębiorcy, mająca charakter gospodarczy lub zawodowy, prowadzona jest w sposób ciągły i powinna być oparta na szczególnych umiejętnościach.

Prowadzenie działalności profesjonalnej uzasadnia zwiększone oczekiwania co do umiejętności, wiedzy oraz skrupulatności osoby ją prowadzącej.

O złej wierze może również świadczyć wejście w nazwę, którą posługuje się firma, z którą współpracowaliśmy, a która w tamtym czasie jeszcze swojego znaku towarowego nie zarejestrowała.

Co może używacz uprzedni, a czego nie?

Jeżeli konkurent zastrzegł Twoją nazwę firmy, to może Ci to utrudnić życie. Z tym, że jeżeli spełniasz wymogi dla używacza uprzedniego, nie musi to dla Ciebie oznaczać konieczności zmiany nazwy firmy.

W gorszej sytuacji są przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność na skalę krajową.

Choć danym oznaczeniem posługiwali się jako pierwsi, mogą mieć poważny problem z dalszym używaniem spornej nazwy. W takim przypadku należy rozważyć czy nie występują okoliczności, które pozwolą znak towarowy konkurenta unieważnić.

Tak się może stać, jeżeli wykażemy, że konkurent doskonale wiedział o naszej działalności i znak zgłosił w złej wierze.

Temu problemowi poświęciłem poniższe nagranie:

Jako używacz uprzedni możesz:

• W dalszym ciągu, bezpłatnie używać swojego oznaczenia. Co jednak ważne nie możesz przekraczać dotychczasowego poziomu używania.

• Wnioskować o wpisanie swoich praw jako używacza uprzedniego do rejestru Urzędu Patentowego. W sytuacji kiedy uprawniony do znaku się na to nie godzi możesz złożyć do sądu powództwo o ustalenie prawa. W takim przypadku na drodze spornej sąd oceni czy spełniasz wszystkie ustawowe wymogi, aby z tego prawa korzystać. Może to być forma obrony jeżeli konkurent grozi Ci pozwem za naruszenie prawa do znaku towarowego.

• Przenieść swoje prawo, ale jedynie łącznie z przedsiębiorstwem.

Jako używacz uprzedni nie możesz:

• Rozszerzać zakresu działalności pod danym oznaczeniem. Jeżeli konkurent zastrzegł nazwę Twojej firmy, to niejako zablokował rozwój Twojego biznesu. Od teraz nie wolno Ci otwierać nowych punktów np. na zasadach franczyzy, nie możesz wprowadzać nowych kategorii produktów lub usług. Można powiedzieć, że nie tyle konkurent ustawia Ci szklany sufit co zamknął Twój biznes w słoiku. Nie masz możliwości rozwinięcia się ani w górę ani na boki.

• Zakazać właścicielowi znaku towarowego używania go na Twoim terytorium. To raczej Ty w drodze wyjątku możesz nadal posługiwać się spornym oznaczeniem.

• Obciążać prawa używacza uprzedniego poprzez np. udzielanie na niego licencji.

Zobacz również:

• Co daje zastrzeżenie znaku towarowego?
• Jakie są rodzaje znaków towarowych?
• Sprzeciw do rejestracji znaku towarowego
• Rejestracja marki na Allegro – benefity
• Zastrzeżenie wzoru przemysłowego – ile to kosztuje?
• Jakie są opłaty za rejestrację nazwy i logo firmy?
• Darmowa weryfikacja dostępności nazwy firmy
• Jakie marki można zarejestrować w Amazon Brand Registry?