Sprzeciw do rejestracji znaku towarowego. Jak zgłosić sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego?

• Sprawdź 👉 cenę konsultacji z rzecznikiem patentowym

Jak wygląda rejestracja znaku towarowego?

W dużym skrócie przedstawia się to następująco. Chcąc zastrzec nazwę/logo swojej firmy (jako znak towarowy) należy złożyć wniosek do odpowiedniego urzędu. Wszystko zależy od terytorium żądanej ochrony. Najczęściej przedsiębiorcy rejestrują:

1. krajowy znak towarowy (zgłoszenie robi się do Urzędu Patentowego RP);
2. unijny znak towarowy (zgłoszenie robi się do EUIPO).

Na początku ekspert z danego urzędu dokona tzw. badania wstępnego. Po prostu sprawdzi czy zgłoszone oznaczenie należy do kategorii oznaczeń kategorycznie wyłączonych z rejestracji. Przykładowo czy nie jest to oznaczenie opisowe niczym chleb dla pieczywa.

W takim przypadku odmówi ochrony.

Co jednak najważniejsze, ekspert nie będzie weryfikował czy nowo zgłoszone oznaczenie narusza prawa innych firm. Czyli nawet, jeżeli jest już zastrzeżony identyczny znak towarowy, to ekspert sam z siebie ochrony Ci nie odmówi. W tym kontekście przeczytaj artykuły:

• Jak zastrzec nazwę lub logo? Poznaj 7 etapów
• Czy zastrzeżenie nazwy firmy da mi gwarancję, że nie naruszam prawa?
• 21 bezwzględnych przeszkód rejestracji znaku towarowego

Procedura sprzeciwu wobec rejestracji znaku towarowego. Okres sprzeciwowy 

Informacja o zgłoszonym znaku jest oficjalnie publikowana w rejestrze konkretnego urzędu. Teoretycznie więc każda osoba może dotrzeć do informacji jaki znak i przez kogo został zgłoszony. Od tej chwili masz 3 miesiące na zgłoszenia sprzeciwu do rejestracji znaku.

Pamiętaj jednak, że samo wniesienie opozycji nie oznacza automatycznie, że zablokujesz rejestrację znaku. To dopiero pierwszy krok w niestety długim sporze. Od teraz będziesz musiał uzasadnić i udowodnić dlaczego zgłaszający znak towarowy nie powinien dostać ochrony.

Czy urząd poinformuje właścicieli podobnych znaków o Twoim zgłoszeniu?

1) Urząd Patentowy RP (UPRP)

UPRP nie informuje właścicieli już zarejestrowanych brandów o tym, że ktoś chce zastrzec znak podobny. To oznacza, że to w interesie tych podmiotów jest to, aby monitorować informacje o zgłoszeniu znaku towarowego. Jeżeli tego nie zauważą i nie wniosą sprzeciwu, nawet identyczne oznaczenie otrzyma ochronę.

I to jest właśnie argument za zgłoszeniem krajowym. Po prostu mamy tutaj statystycznie większe szanse na uzyskanie ochrony.

2) Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Urząd UE ds. Własności intelektualnej informuje właścicieli podobnych unijnych znaków towarowych, że wpłynęło takie zgłoszenie. Jest to o tyle niebezpieczne, że nie możesz raczej liczyć na nieuwagę konkurenta. Tymczasem wiele osób jest święcie przekonanych, że rejestracja znaku ogranicza się do wypełnienia dokumentów zgłoszeniowych.

Z danych publikowanych przez EUIPO wynika, że opozycje wpływają do około 20% zgłoszeń. Jako rzecznik patentowy dodam do tego, że standardowo przed wniesieniem sprzeciwu kancelarie wysyłają pismo z żądaniem wycofania podania. Dopiero jak to nie zadziała – składają sprzeciw.

Czyli spokojnie można przyjąć, że 1/3 podań o ochronę unijną upada. Urząd nie zwraca wtedy opłat zgłoszeniowych. I taki właśnie przypadek opisałem w artykule:

• Jak za 900 EUR donieść na siebie swojej konkurencji

Kto może wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego? Podstawy sprzeciwu

Oczywiście łatwo powiedzieć, że konkurenta da się zablokować, jeżeli wniesiesz sprzeciw. Problem w tym, że aby było to skuteczne, to musisz dysponować wcześniejszym prawem podmiotowym. Inaczej taki sprzeciw może okazać się bezpodstawny. Należy w tym celu przedłożyć odpowiednie dowody. 

1) Właściciel praw autorskich do logo firmy

Grafik, który zaprojektował firmowe logo z mocy ustawy posiada do niego prawa.

Możesz stać się ich właścicielem, o ile podpisałeś z nim umowę na przeniesienie autorskich praw majątkowych. Samo opłacenie faktury to za mało. Zakładając jednak, że te prawa Ci przysługują to możesz na tej podstawie złożyć sprzeciw. Pamiętaj jedynie, że praw autorskich się nie rejestruje więc w toku procesu sprzeciwowego będziesz musiał przedstawić dowody, że one należą do Ciebie.

2) Właściciel praw do zarejestrowanego znaku towarowego

Tutaj sprawa jest prostsza niż przy prawach autorskich.

Jeżeli dysponujesz „opatentowaną” marką, to wystarczy, że w sporze przedłożysz świadectwo rejestracji.

Będzie z niego wynikać:

• od kiedy dysponujesz ochroną;
• w zakresie jakich towarów i usług;
• oraz na jakie terytorium.

Ekspert z Urzędu Patentowego będzie jedynie oceniał czy istnieje ryzyko, że ktoś może obie marki pomylić.

3) Właściciel prawa do nazwy przedsiębiorstwa

Jeżeli założyłeś firmę, to musiałeś uzyskać wpis do CEIDG lub KRS.

O ile znajduje się tam nazwa, którą później Twój konkurent zgłosił do rejestracji, to możesz powoływać się na tzw. prawo do firmy. Chronią je przepisy kodeksu cywilnego. Pamiętaj jednak, że znów czeka Cię dużo pracy. Te prawa powstają w następstwie komercyjnej obecności marki na rynku. Czyli poza wypisem z rejestru będziesz musiał przedłożyć dziesiątki lub setki dowodów na zakres działalności.

To jak różni się zakres ochrony nazwy bez rejestracji w porównaniu ze nazwą formalnie zastrzeżoną przedstawiłem na poniższych mapkach.

Szczegółowo opisałem to w artykule:

• Ochrona nazwy firmy bez rejestracji VS zastrzeżony znak towarowy

^{Dalsza część artykułu pod formularzem.}

Na co nie można się powoływać w sprzeciwie wobec znaku towarowego?

Na wstępie powiedziałem, że łatwo powiedzieć, że można wnieść sprzeciw do UPRP lub EUIPO. Trudniej jest jednak faktycznie skutecznie zablokować takie podanie.

Wynika to z tego, że w tej procedurze nie można powoływać się na każdą, wydawało by się logiczną podstawę prawną. Chodzi mi o dwa przypadki, kiedy ktoś używał komercyjnie danej nazwy jako pierwszy, a mimo to nie może to być podstawą do wniesienia sprzeciwu.

1) Zarzut zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze

To przypadek, kiedy Twoją markę próbuje ukraść były wspólnik lub pracownik.

W Urzędzie Patentowym panuje zasada kto pierwszy, ten lepszy. Jak już wiesz, ekspert nie sprawdza, czy taka nazwa bądź logo narusza cudze prawa. Może się jednak zdarzyć tak, że Twoja działalność gospodarcza to imię i nazwisko, ale prowadzisz pensjonat o nazwie „Dziki guziec”.

Konkurent zza miedzy chcąc przejąć Twoją markę zgłasza ją na siebie. Co wtedy? Niestety sprzeciw upadnie z przyczyn formalnych. Na tę postawę prawną możesz powoływać się dopiero po rejestracji w procedurze o unieważnienie. Niestety konkurent do czasu prawomocnej decyzji będzie mógł blokować Cię na rynku.

2) Niezarejestrowane znaki towarowe

To właściwie kontynuacja poprzedniego punktu. Nawet jeżeli swojej nazwy lub logo nie zastrzegłeś, prawo w minimalnym stopniu je chroni.

Przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji mówią, że oznaczenie którym posługuje konkurent nie może wprowadzać w błąd. Czyli są to prawa zakazowe. W oparciu o tę ustawę nie da się zablokować rejestracji marki, bo nie są to prawa podmiotowe (jak prawa autorskie do logo czy znak zarejestrowany).

I powszechnie potwierdzają to sprawy, które prowadziłem dla swoich klientów.

Jaki może być wynik postępowania w sprawie sprzeciwu?

Rozstrzygnięcie sprzeciwu następuje po przedstawieniu dowodów i argumentów przez obie strony — zgłaszającego i sprzeciwiającego się.

Twój sprzeciw może być uznany za:

1 – zasadny (nastąpi odmowa rejestracji);
2 – niezasadny (i znak zostanie zarejestrowany);
3 – zasadny w części (ochrona obejmie tylko niektóre towary/usługi).

Strona przegrywająca zmuszona jest najczęściej do zapłaty kosztów procesowych. Od decyzji UPRP strony mogą złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W jakich przypadkach UPRP uzna sprzeciw za zasadny?

UPRP może uznać sprzeciw za zasadny w następujących okolicznościach:

• Naruszenie praw osobistych lub majątkowych osób trzecich: Jeżeli zgłoszone oznaczenie koliduje z istniejącymi prawami, ochrona nie może zostać udzielona.

• Identyczność ze znakiem posiadającym wcześniejszą ochronę: Jeśli znak jest taki sam jak ten, który już posiada ochronę dla tych samych towarów, na rzecz innej osoby, sprzeciw jest zasadny. Chodzi o podwójną identyczność.

• Ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd: Gdy zgłoszone oznaczenie jest identyczny lub podobne do znaku z wcześniejszym prawem ochronnym dla identycznych lub podobnych towarów, a istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd to sprzeciw będzie uzasadniony.

• Prawo do znaku towarowego renomowanego: W przypadku, gdy zgłoszone oznaczenie jest identyczne lub podobne do renomowanego znaku towarowego z wcześniejszym prawem ochronnym na rzecz innej osoby, a jego używanie mogłoby niesłusznie przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść to sprzeciw będzie również miał podstawy.

• Prawo do znaku towarowego powszechnie znanego: Jeśli zgłoszone oznaczenie jest identyczny lub podobny do znaku, który jest w Polsce powszechnie znanym i używanym do oznaczania towarów identycznych lub podobnych od innej osoby przed datą decydującą o pierwszeństwie do uzyskania prawa ochronnego, a istniałoby ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, w tym ryzyko skojarzenia zgłoszonego znaku ze znakiem powszechnie znanym, to sprzeciw również okaże się zasadny.

Postępowanie sprzeciwowe – wady i zalety

Przed 2016 r. w Polsce obowiązywał system badawczy. Ekspert stał wtedy niejako na straży marek już zarejestrowanych. Po prostu weryfikował czy nowy znak nie jest kolizyjnie podobny do którychś już z zarejestrowanych. Jeżeli uznał, że tak – odmawiał ochrony. Dziś tego nie robi. Jednak nowa procedura sprzeciwowa wydaje się jest bardziej praktyczna.

Dwa plusy:

1. Szybsza rejestracja. Dotychczas na ochronę w Polsce trzeba było czekać ok. 12 m-y. Obecnie okres oczekiwania skrócił się do około 6 m-cy. Rejestracja unijna jest jeszcze szybsza. W określonych sytuacjach wszystko może się zamknąć w 4 m-cach.
2. Łatwiej zarejestrować znaki, które w trybie badawczym nie miałyby na to żadnych szans. Po prostu ekspert widząc duże podobieństwo odmówiłby ochrony. Obecnie, jeżeli tylko nie pojawi się sprzeciw ochrona powinna być przyznana.

Jeden minus:

1. Musisz pilnować swoich interesów. Dotychczas wyręczał Cię w tym ekspert z Urzędu Patentowego. Dziś sam musisz trzymać rękę na pulsie. Masz do tego narzędzie jakim jest sprzeciw. Jeżeli przeoczysz ogłoszenie o zgłoszeniu znaku towarowego przez konkurenta jego marka zostanie zarejestrowany.

Dlaczego warto zgłosić sprzeciw z pomocą kancelarii patentowej?

Jeśli Twoja firma ma zamiar sprzeciwić się rejestracji lub złożyć odpowiedź na sprzeciw, warto skorzystać z pomocy rzecznika patentowego. 

Rzecznik patentowy najpierw oceni szanse na powodzenie w sprawie. Obejmuje to zarówno analizę prawną, jak i strategiczne doradztwo. 

Bedziesz miał pewność, że sprzeciw spełnia wymogi formalne. Co więcej, rzecznik będzie pilnował terminów i upewni się, że wszystkie dokumenty są złożone prawidłowo i na czas. 

To oszczędność czasu i spokoju ducha dla Ciebie, a także zwiększenie szans na korzystny wynik.

Sprzeciw do rejestracji znaku towarowego. Podsumowanie

Nie może być i szybko i dokładnie!

Albo procedura badawcza i oczekiwanie na ochronę od roku do 2 lat, albo szybkość i przerzucenie kontroli nad zgłoszeniami na przedsiębiorców. Rynek szybko się zmienia więc nowe zmiany oceniam na plus. Moje doświadczenie pokazuje, że wielu przedsiębiorców wolało wybrać droższe zgłoszenie unijne niż dłuższe krajowe. Tak czy inaczej, w obu była możliwa opozycja.

Zobacz również:

• Znak renomowany. Czyli duży może więcej!
• Ile kosztuje zgłoszenie znaku towarowego do Urzędu Patentowego?
• Program Współpraca w Ochronie Praw a podróbki na Allegro
• Zastrzeżenie wzoru przemysłowego – ile to kosztuje?
• Co należy wiedzieć o prawnej ochronie wzorów przemysłowych?
• Jak chronić nazwę firmy? 5 mitów, które mogą zniszczyć Twoją firmę!
• Jak działają trademark trolls?
• Licencja na wykorzystanie postaci z bajek. Gdzie szukać kontaktu?