Jak wygląda rejestracja znaku towarowego?
W dużym skrócie przedstawia się to następująco. Chcąc zastrzec nazwę/ logo swojej firmy (jako znak towarowy) należy złożyć wniosek do odpowiedniego urzędu. Wszystko zależy od terytorium żądanej ochrony. Najczęściej przedsiębiorcy rejestrują:
- krajowy znak towarowy (zgłoszenie robi się do Urzędu Patentowego RP);
- unijny znak towarowy (zgłoszenie robi się do EUIPO).
Na początku ekspert z danego urzędu dokona tzw. badania wstępnego. Po prostu sprawdzi czy zgłoszony znak należy do kategorii oznaczeń kategorycznie wyłączonych z rejestracji. Przykładowo czy nie jest to oznaczenie opisowe niczym chleb dla pieczywa.
W takim przypadku odmówi udzielenia prawa ochronnego.
Co jednak najważniejsze, ekspert nie będzie weryfikował czy nowo zgłoszony znak towarowy narusza prawa innych firm. Czyli nawet jeżeli jest już zastrzeżony identyczny znak to ekspert sam z siebie ochrony Ci nie odmówi. W tym kontekście przeczytał artykuł:
Sprzeciw do rejestracji znaku towarowego.
Informacja o zgłoszonym znaku jest oficjalnie publikowana w rejestrze konkretnego urzędu. Teoretycznie więc każda osoba może dotrzeć do informacji jaki znak i przez kogo został zgłoszony. Od tej chwili masz 3 miesiące na złożenie sprzeciwu do rejestracji znaku towarowego.
Pamiętaj jednak, że samo złożenie sprzeciwu nie oznacza automatycznie, że zablokujesz rejestrację znaku. To dopiero pierwszy krok w niestety długim sporze. Od teraz będziesz musiał uzasadnić i udowodnić dlaczego takie prawo nie powinno być przyznane.
Czy urząd poinformuje właścicieli podobnych znaków o Twoim zgłoszeniu?
1) Procedura krajowa (UPRP)
Polski Urząd Patentowy nie informuje właścicieli znaków już zarejestrowanych o tym, że ktoś zgłosił znak podobny. To oznacza, że to w interesie tych podmiotów jest to aby monitorować znaki towarowe, które są zgłaszane. Jeżeli tego nie zauważą i nie złożą sprzeciwu, nawet identyczny znak towarowy otrzyma ochronę.
I to jest właśnie argument za zgłoszeniem krajowym. Po prostu mamy tutaj statystycznie większe szanse na uzyskanie ochrony.
2) Procedura unijna (EUIPO)
Urząd UE ds. Własności intelektualnej informuje właścicieli podobnych unijnych znaków towarowych, że wpłynęło takie zgłoszenie. Jest to o tyle niebezpieczne, że nie możesz raczej liczyć na nieuwagę konkurenta. Tymczasem wiele osób jest święcie przekonanych, że rejestracja znaku ogranicza się do wypełnienia dokumentów zgłoszeniowych.
Z danych publikowanych przez EUIPO wynika, że sprzeciwy wpływają do około 20% zgłoszeń. Jako rzecznik patentowy dodam do tego, że standardowo przed złożeniem sprzeciwu kancelarie wysyłają pismo z żądaniem wycofania zgłoszenia. Dopiero jak to nie zadziała – składają sprzeciw do znaku towarowego.
Czyli spokojnie można przyjąć, że 1/3 zgłoszeń unijnych upada. Urząd nie zwraca wtedy opłat zgłoszeniowych I taki właśnie przypadek opisałem w artykule:
Kto może złożyć sprzeciw wobec znaku towarowego?
Oczywiście łatwo powiedzieć, że konkurenta da się zablokować jeżeli wniesiesz sprzeciw. Problem w tym, że aby było to skuteczne to musisz dysponować wcześniejszym prawem podmiotowym. W postępowaniach sprzeciwowych moi klienci najczęściej podnoszą:
1) Właściciel praw autorskich do logo firmy
Grafik, który zaprojektował firmowe logo z mocy ustawy posiada do niej prawa.
Możesz stać się ich właścicielem o ile podpisałeś z nim umowę na przeniesienie autorskich praw majątkowych. Samo opłacenie faktury to za mało. Zakładając jednak, że te prawa Ci przysługują to możesz na tej podstawie złożyć sprzeciw. Pamiętaj jedynie, że praw autorskich się nie rejestruje więc w toku postępowania sprzeciwowego będziesz musiał przedstawić dowody, że one należą do Ciebie.
2) Właściciel praw do zarejestrowanego znaku towarowego
Tutaj sprawa jest prostsza niż przy prawach autorskich.
Jeżeli dysponujesz zarejestrowanym znakiem towarowym to wystarczy, że w sporze przedłożysz świadectwo rejestracji.
Będzie z niego wynikać:
- od kiedy znak jest zastrzeżony;
- w zakresie jakich towarów i usług;
- oraz na jakie terytorium.
Ekspert z Urzędu Patentowego będzie jedynie oceniał czy istnieje ryzyko, że ktoś może oba znaki pomylić.
3) Właściciel prawa do nazwy przedsiębiorstwa
Jeżeli założyłeś firmę to musiałeś uzyskać wpis do CEIDG lub KRS.
O ile znajduje się tam nazwa, którą później twój konkurent zgłosił do rejestracji to możesz powoływać się na tzw. prawo do firmy. Chronią je przepisy kodeksu cywilnego. Pamiętaj jednak, że znów czeka Cię dużo pracy. Te prawa powstają w następstwie komercyjnej obecności marki na rynku. Czyli poza wypisem z rejestru będziesz musiał przedłożyć dziesiątki lub setki dowodów na zakres działalności.
To jak różni się zakres ochrony nazwy bez rejestracji w porównaniu ze znakiem zastrzeżonym przedstawiłem na poniższych mapkach.
Szczegółowo opisałem to w artykule:
Na co nie można się powoływać w sprzeciwie wobec znaku towarowego?
Na wstępie powiedziałem, że łatwo powiedzieć, że można złożyć sprzeciw do rejestracji znaku towarowe. Trudniej jest jednak faktycznie skutecznie zablokować takie zgłoszenie.
Wynika to z tego, że w tym postępowaniu nie można powoływać się na każdą, wydawało by się logiczną podstawę prawną. Chodzi mi o dwa przypadki, kiedy ktoś używał komercyjnie danej nazwy jako pierwszy a mimo to nie może to być podstawą sprzeciwu.
1) Zarzut zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze
To przypadek, kiedy twoją markę próbuje ukraść były wspólnik lub pracownik.
W Urzędzie Patentowym panuje zasada kto pierwszy ten lepszy. Jak już wiesz, ekspert nie sprawdza, czy taki znak narusza cudze prawa. Może się jednak zdarzyć tak, że Twoja działalność gospodarcza to imię i nazwisko, ale prowadzisz pensjonat o nazwie „Dziki guziec”.
Konkurent z za miedzy chcąc przejąć Twoją nazwę zgłasza ją na siebie. Co wtedy? Niestety sprzeciw upadnie z przyczyn formalnych. Na tę postawę prawną możesz powoływać się dopiero rejestracji w postępowaniu o unieważnienie znaku towarowego. Niestety konkurent do czasu prawomocnej decyzji będzie mógł blokować Cię na rynku.
2) Niezarejestrowane znaki towarowe
To właściwie kontynuacja poprzedniego punktu. Nawet jeżeli swojej nazwy lub logo nie zastrzegłeś prawo w minimalnym stopniu je chroni.
Przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji mówią, że oznaczenie którym posługuje konkurent nie może wprowadzać w błąd. Czyli są to prawa zakazowe. W oparciu o tę ustawę nie da się zablokować rejestracji znaku bo nie są to prawa podmiotowe (jak prawa autorskie do logo czy prawa do znaku zarejestrowanego).
I powszechnie potwierdzają to sprawy, które prowadziłem dla swoich klientów.
Jaki może być wynik sprzeciwu wobec znaku towarowego
Rozstrzygnięcie postępowania sprzeciwowego następuje po przedstawieniu dowodów i argumentów przez obie strony — zgłaszającego i sprzeciwiającego się.
Twój sprzeciw może być uznany za:
1 – zasadny (i znak nie zostanie zarejestrowany);
2 – niezasadny (i znak zostanie zarejestrowany);
3 – zasadny w części (znak dostanie ochronę tylko na niektóre towary/ usługi).
Strona przegrywająca zmuszona jest najczęściej do zapłaty kosztów procesowych.
Wady i zalety procedury sprzeciwowej.
Przed 2016 rokiem w Polsce obowiązywała procedura badawcza. Ekspert stał wtedy niejako na straży znaków już zarejestrowanych. Po prostu weryfikował czy nowy znak nie jest kolizyjnie podobny do znaków już zarejestrowanych. Jeżeli uznał, że tak – odmawiał ochrony. Dziś tego nie robi. Jednak nowa procedura sprzeciwowa wydaje się jest bardziej praktyczna.
Dwa plusy:
- Szybsza rejestracja. Dotychczas na ochronę w Polsce trzeba było czekać około 12 miesięcy. Obecnie okres oczekiwania ma się skrócić do około 6 miesięcy. Rejestracja unijna jest jeszcze szybsza. W określonych sytuacjach wszystko może się zamknąć w 4 miesiącach.
- Łatwiej zarejestrować znaki, które w procedurze badawczej nie miałyby na to żadnych szans. Po prostu ekspert widząc duże podobieństwo odmówiłby ochrony. Obecnie, jeżeli tylko nie pojawi się sprzeciw do rejestracji znaku towarowego ochrona powinna być przyznana.
Jeden minus:
- Musisz pilnować swoich interesów. Dotychczas wyręczał Cię w tym ekspert z Urzędu Patentowego. Dziś sam musisz trzymać rękę na pulsie. Masz do tego narzędzie jakim jest sprzeciw do rejestracji znaku towarowego. Jeżeli przeoczysz zgłoszenie konkurenta jego znak zostanie zarejestrowany.
Podsumowując.
Nie może być i szybko i dokładnie!
Albo procedura badawcza i oczekiwanie na ochronę od roku do 2 lat, albo szybkość i przerzucenie kontroli nad zgłoszeniami na przedsiębiorców. Rynek szybko się zmienia więc nowa procedurę oceniam na plus. Moje doświadczenie pokazuje, że wielu przedsiębiorców wolało wybrać droższą procedurę unijną niż dłuższą krajową. Tak czy inaczej w obu był możliwy sprzeciw do rejestracji znaku towarowego.
A jaką możliwość działań będzie mieć osoba, która nie wniosła na czas sprzeciwu, a miałaby ku teu podstawy?
Dzień dobry Pani Kornelio
Przez 5 lat będzie jeszcze możliwość unieważnienia takiego znaku towarowego. Niemniej do czasu wydania decyzji w takiej sprawie znak będzie w mocy. Tym samym jego właściciel może skutecznie uprzykrzać innym przedsiębiorcom życie.
Pozdrawiam
To chyba otwiera pole, do nowego rodzaju usług – monitoringu zgłaszanych wniosków pod kątem naruszania przez objęte nimi znaki interesów danego przedsiębiorcy, jak Pan sądzi? Dla mnie cheć śledzenia Biuletynu UPRP to w praktyce konieczność zatrudnienia nowego pracownika na część etatu – chętnie zapłaciłabym zewnętrznej kancelarii określoną kwotę abonamentu rocznego za to, że będą śledzić publikacji za mnie i informować, jeśli pojawi się zgłoszenie wymagające głębszej analizy.
Ma Pani rację. Zresztą takie usługi kancelarie patentowe już robiły. Chodzi o badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego. W nowych okolicznościach takie badanie będzie po prostu ograniczone w czasie. No i trzeba je będzie robić sukcesywnie co kilka miesięcy.