Spis treści
- • Jak wygląda „opatentowanie” znaku towarowego?
- • Sprzeciw do rejestracji znaku towarowego
- • Czy urząd poinformuje właścicieli podobnych znaków o Twoim zgłoszeniu?
- • Kto może wnieść opozycję?
- • 1) Właściciel praw autorskich do logo firmy
- • 2) Właściciel praw do „opatentowanego” oznaczenia
- • 3) Właściciel prawa do nazwy przedsiębiorstwa
- • Czego nie może dotyczyć sprzeciw?
- • 1) Zarzut złej wiary
- • 2) Niezastrzeżone znaki towarowe
- • Wady i zalety procesu sprzeciwowego
- • Złóż swój sprzeciw do rejestracji znaku towarowego. Podsumowanie
Jak wygląda rejestracja znaku towarowego?
W dużym skrócie przedstawia się to następująco. Chcąc zastrzec nazwę/logo swojej firmy (jako znak towarowy) należy złożyć wniosek do odpowiedniego urzędu. Wszystko zależy od terytorium żądanej ochrony. Najczęściej przedsiębiorcy rejestrują:
- krajowy znak towarowy (zgłoszenie robi się do Urzędu Patentowego RP);
- unijny znak towarowy (zgłoszenie robi się do EUIPO).
Na początku ekspert z danego urzędu dokona tzw. badania wstępnego. Po prostu sprawdzi czy zgłoszone oznaczenie należy do kategorii oznaczeń kategorycznie wyłączonych z rejestracji. Przykładowo czy nie jest to oznaczenie opisowe niczym chleb dla pieczywa.
W takim przypadku odmówi ochrony.
Co jednak najważniejsze, ekspert nie będzie weryfikował czy nowo zgłoszone oznaczenie narusza prawa innych firm. Czyli nawet, jeżeli jest już zastrzeżony identyczny znak towarowy, to ekspert sam z siebie ochrony Ci nie odmówi. W tym kontekście przeczytaj artykuły:
- Jak zastrzec nazwę lub logo? Poznaj 7 etapów
- Czy zastrzeżenie nazwy firmy da mi gwarancję, że nie naruszam prawa?
Procedura sprzeciwu wobec rejestracji znaku towarowego. Okres sprzeciwowy
Informacja o zgłoszonym znaku jest oficjalnie publikowana w rejestrze konkretnego urzędu. Teoretycznie więc każda osoba może dotrzeć do informacji jaki znak i przez kogo został zgłoszony. Od tej chwili masz 3 miesiące na zgłoszenia sprzeciwu do rejestracji znaku.
Ważne!
Sprzeciw można wnieść w terminie 3 miesiące od publikacji zgłoszenia znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego. Termin ten jest nieprzekraczalny.
Pamiętaj jednak, że samo wniesienie opozycji nie oznacza automatycznie, że zablokujesz rejestrację znaku. To dopiero pierwszy krok w niestety długim sporze. Od teraz będziesz musiał uzasadnić i udowodnić dlaczego zgłaszający znak towarowy nie powinien dostać ochrony.
Czy urząd poinformuje właścicieli podobnych znaków o Twoim zgłoszeniu?
1) Urząd Patentowy RP (UPRP)
UPRP nie informuje właścicieli już zarejestrowanych brandów o tym, że ktoś chce zastrzec znak podobny. To oznacza, że to w interesie tych podmiotów jest to, aby monitorować informacje o zgłoszeniu znaku towarowego. Jeżeli tego nie zauważą i nie wniosą sprzeciwu, nawet identyczne oznaczenie otrzyma ochronę.
I to jest właśnie argument za zgłoszeniem krajowym. Po prostu mamy tutaj statystycznie większe szanse na uzyskanie ochrony.
2) Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)
Urząd UE ds. Własności intelektualnej informuje właścicieli podobnych unijnych znaków towarowych, że wpłynęło takie zgłoszenie. Jest to o tyle niebezpieczne, że nie możesz raczej liczyć na nieuwagę konkurenta. Tymczasem wiele osób jest święcie przekonanych, że rejestracja znaku ogranicza się do wypełnienia dokumentów zgłoszeniowych.
Z danych publikowanych przez EUIPO wynika, że opozycje wpływają do około 20% zgłoszeń. Jako rzecznik patentowy dodam do tego, że standardowo przed wniesieniem sprzeciwu kancelarie wysyłają pismo z żądaniem wycofania podania. Dopiero jak to nie zadziała – składają sprzeciw.
Czyli spokojnie można przyjąć, że 1/3 podań o ochronę unijną upada. Urząd nie zwraca wtedy opłat zgłoszeniowych. I taki właśnie przypadek opisałem w artykule:
Kto może wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego? Podstawy sprzeciwu
Oczywiście łatwo powiedzieć, że konkurenta da się zablokować, jeżeli wniesiesz sprzeciw. Problem w tym, że aby było to skuteczne, to musisz dysponować wcześniejszym prawem podmiotowym. Inaczej taki sprzeciw może okazać się bezpodstawny. Należy w tym celu przedłożyć odpowiednie dowody.
1) Właściciel praw autorskich do logo firmy
Grafik, który zaprojektował firmowe logo z mocy ustawy posiada do niego prawa.
Możesz stać się ich właścicielem, o ile podpisałeś z nim umowę na przeniesienie autorskich praw majątkowych. Samo opłacenie faktury to za mało. Zakładając jednak, że te prawa Ci przysługują to możesz na tej podstawie złożyć sprzeciw. Pamiętaj jedynie, że praw autorskich się nie rejestruje więc w toku procesu sprzeciwowego będziesz musiał przedstawić dowody, że one należą do Ciebie.
2) Właściciel praw do zarejestrowanego znaku towarowego
Tutaj sprawa jest prostsza niż przy prawach autorskich.
Jeżeli dysponujesz „opatentowaną” marką, to wystarczy, że w sporze przedłożysz świadectwo rejestracji.
Będzie z niego wynikać:
- od kiedy dysponujesz ochroną;
- w zakresie jakich towarów i usług;
- oraz na jakie terytorium.
Ekspert z Urzędu Patentowego będzie jedynie oceniał czy istnieje ryzyko, że ktoś może obie marki pomylić.
3) Właściciel prawa do nazwy przedsiębiorstwa
Jeżeli założyłeś firmę, to musiałeś uzyskać wpis do CEIDG lub KRS.
O ile znajduje się tam nazwa, którą później Twój konkurent zgłosił do rejestracji, to możesz powoływać się na tzw. prawo do firmy. Chronią je przepisy kodeksu cywilnego. Pamiętaj jednak, że znów czeka Cię dużo pracy. Te prawa powstają w następstwie komercyjnej obecności marki na rynku. Czyli poza wypisem z rejestru będziesz musiał przedłożyć dziesiątki lub setki dowodów na zakres działalności.
To jak różni się zakres ochrony nazwy bez rejestracji w porównaniu ze nazwą formalnie zastrzeżoną przedstawiłem na poniższych mapkach.
Szczegółowo opisałem to w artykule:
Na co nie można się powoływać w sprzeciwie wobec znaku towarowego?
Na wstępie powiedziałem, że łatwo powiedzieć, że można wnieść sprzeciw do UPRP lub EUIPO. Trudniej jest jednak faktycznie skutecznie zablokować takie podanie.
Wynika to z tego, że w tej procedurze nie można powoływać się na każdą, wydawało by się logiczną podstawę prawną. Chodzi mi o dwa przypadki, kiedy ktoś używał komercyjnie danej nazwy jako pierwszy, a mimo to nie może to być podstawą do wniesienia sprzeciwu.
1) Zarzut zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze
To przypadek, kiedy Twoją markę próbuje ukraść były wspólnik lub pracownik.
W Urzędzie Patentowym panuje zasada kto pierwszy, ten lepszy. Jak już wiesz, ekspert nie sprawdza, czy taka nazwa bądź logo narusza cudze prawa. Może się jednak zdarzyć tak, że Twoja działalność gospodarcza to imię i nazwisko, ale prowadzisz pensjonat o nazwie „Dziki guziec”.
Konkurent zza miedzy chcąc przejąć Twoją markę zgłasza ją na siebie. Co wtedy? Niestety sprzeciw upadnie z przyczyn formalnych. Na tę postawę prawną możesz powoływać się dopiero po rejestracji w procedurze o unieważnienie. Niestety konkurent do czasu prawomocnej decyzji będzie mógł blokować Cię na rynku.
2) Niezarejestrowane znaki towarowe
To właściwie kontynuacja poprzedniego punktu. Nawet jeżeli swojej nazwy lub logo nie zastrzegłeś, prawo w minimalnym stopniu je chroni.
Przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji mówią, że oznaczenie którym posługuje konkurent nie może wprowadzać w błąd. Czyli są to prawa zakazowe. W oparciu o tę ustawę nie da się zablokować rejestracji marki, bo nie są to prawa podmiotowe (jak prawa autorskie do logo czy znak zarejestrowany).
I powszechnie potwierdzają to sprawy, które prowadziłem dla swoich klientów.
Jaki może być wynik postępowania w sprawie sprzeciwu?
Rozstrzygnięcie sprzeciwu następuje po przedstawieniu dowodów i argumentów przez obie strony — zgłaszającego i sprzeciwiającego się.
W 2022 r. UPRP wydał 712 decyzji w sprawie wniesionych sprzeciwów.
Twój sprzeciw może być uznany za:
1 – zasadny (nastąpi odmowa rejestracji);
2 – niezasadny (i znak zostanie zarejestrowany);
3 – zasadny w części (ochrona obejmie tylko niektóre towary/usługi).
Strona przegrywająca zmuszona jest najczęściej do zapłaty kosztów procesowych. Od decyzji UPRP strony mogą złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
W jakich przypadkach UPRP uzna sprzeciw za zasadny?
UPRP może uznać sprzeciw za zasadny w następujących okolicznościach:
- Naruszenie praw osobistych lub majątkowych osób trzecich: Jeżeli zgłoszone oznaczenie koliduje z istniejącymi prawami, ochrona nie może zostać udzielona.
- Identyczność ze znakiem posiadającym wcześniejszą ochronę: Jeśli znak jest taki sam jak ten, który już posiada ochronę dla tych samych towarów, na rzecz innej osoby, sprzeciw jest zasadny. Chodzi o podwójną identyczność.
- Ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd: Gdy zgłoszone oznaczenie jest identyczny lub podobne do znaku z wcześniejszym prawem ochronnym dla identycznych lub podobnych towarów, a istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd to sprzeciw będzie uzasadniony.
- Prawo do znaku towarowego renomowanego: W przypadku, gdy zgłoszone oznaczenie jest identyczne lub podobne do renomowanego znaku towarowego z wcześniejszym prawem ochronnym na rzecz innej osoby, a jego używanie mogłoby niesłusznie przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść to sprzeciw będzie również miał podstawy.
- Prawo do znaku towarowego powszechnie znanego: Jeśli zgłoszone oznaczenie jest identyczny lub podobny do znaku, który jest w Polsce powszechnie znanym i używanym do oznaczania towarów identycznych lub podobnych od innej osoby przed datą decydującą o pierwszeństwie do uzyskania prawa ochronnego, a istniałoby ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, w tym ryzyko skojarzenia zgłoszonego znaku ze znakiem powszechnie znanym, to sprzeciw również okaże się zasadny.
Postępowanie sprzeciwowe – wady i zalety
Przed 2016 r. w Polsce obowiązywał system badawczy. Ekspert stał wtedy niejako na straży marek już zarejestrowanych. Po prostu weryfikował czy nowy znak nie jest kolizyjnie podobny do którychś już z zarejestrowanych. Jeżeli uznał, że tak – odmawiał ochrony. Dziś tego nie robi. Jednak nowa procedura sprzeciwowa wydaje się jest bardziej praktyczna.
Dwa plusy:
- Szybsza rejestracja. Dotychczas na ochronę w Polsce trzeba było czekać ok. 12 m-y. Obecnie okres oczekiwania skrócił się do około 6 m-cy. Rejestracja unijna jest jeszcze szybsza. W określonych sytuacjach wszystko może się zamknąć w 4 m-cach.
- Łatwiej zarejestrować znaki, które w trybie badawczym nie miałyby na to żadnych szans. Po prostu ekspert widząc duże podobieństwo odmówiłby ochrony. Obecnie, jeżeli tylko nie pojawi się sprzeciw ochrona powinna być przyznana.
Jeden minus:
- Musisz pilnować swoich interesów. Dotychczas wyręczał Cię w tym ekspert z Urzędu Patentowego. Dziś sam musisz trzymać rękę na pulsie. Masz do tego narzędzie jakim jest sprzeciw. Jeżeli przeoczysz ogłoszenie o zgłoszeniu znaku towarowego przez konkurenta jego marka zostanie zarejestrowany.
Dlaczego warto zgłosić sprzeciw z pomocą kancelarii patentowej?
Jeśli Twoja firma ma zamiar sprzeciwić się rejestracji lub złożyć odpowiedź na sprzeciw, warto skorzystać z pomocy rzecznika patentowego.
Rzecznik patentowy najpierw oceni szanse na powodzenie w sprawie. Obejmuje to zarówno analizę prawną, jak i strategiczne doradztwo.
Bedziesz miał pewność, że sprzeciw spełnia wymogi formalne. Co więcej, rzecznik będzie pilnował terminów i upewni się, że wszystkie dokumenty są złożone prawidłowo i na czas.
To oszczędność czasu i spokoju ducha dla Ciebie, a także zwiększenie szans na korzystny wynik.
Sprzeciw do rejestracji znaku towarowego. Podsumowanie
Nie może być i szybko i dokładnie!
Albo procedura badawcza i oczekiwanie na ochronę od roku do 2 lat, albo szybkość i przerzucenie kontroli nad zgłoszeniami na przedsiębiorców. Rynek szybko się zmienia więc nowe zmiany oceniam na plus. Moje doświadczenie pokazuje, że wielu przedsiębiorców wolało wybrać droższe zgłoszenie unijne niż dłuższe krajowe. Tak czy inaczej, w obu była możliwa opozycja.
Zobacz również:
- Znak renomowany. Czyli duży może więcej!
- Ile kosztuje zgłoszenie znaku towarowego do Urzędu Patentowego?
- Program Współpraca w Ochronie Praw a podróbki na Allegro
- Zastrzeżenie wzoru przemysłowego – ile to kosztuje?
- Co należy wiedzieć o prawnej ochronie wzorów przemysłowych?
- Jak chronić nazwę firmy? 5 mitów, które mogą zniszczyć Twoją firmę!
- Jak działają trademark trolls?
- Licencja na wykorzystanie postaci z bajek. Gdzie szukać kontaktu?
FAQ
Czy skuteczne zastrzeżenie marki oznacza, że nie łamię prawa?
Nie❌. A wynika to z tego, że urzędnik, który analizuje Twoje podanie nie sprawdza, czy istnieją jakieś kolizyjne oznaczenia. Może być więc tak, że na rynku jest konkurent o nazwie różniącej się od Twojej jedną literką, a Ty i tak zastrzeżesz swoją nazwę. W takiej sytuacji używając jej naruszysz prawo!
🟢 Jest sposób na to, aby do tego nie dopuścić. Musisz przeprowadzić wcześniej pogłębioną analizę prawną swojej marki. Taką usługę warto zlecić rzecznikowi patentowemu. Jeżeli znajdzie jakieś przeszkody, to pokaże Ci jak je obejść.
🔴 Uważaj na częsty mit. Wielu osobom wydaje się, że 30% różnic w nazwie czy logo obchodzi kolizję. Właściwie przyjęło się, że naruszeniem prawa będzie tylko skopiowanie już zastrzeżonego oznaczenia. Prawo jednak chroni taką markę szeroko tj. przed ryzykiem pomyłki.
Przykład: Za kolizyjnie podobne uznano znaki COSIMO i COSIFLOOR.
Czy niezastrzeżone nazwy firm są jakoś chronione przez prawo?
Jeśli przedsiębiorca nie zarejestruje swojej nazwy w Urzędzie Patentowym, będzie miał jedynie minimalną ochronę. ☹️ W przypadku ewentualnego sporu o nazwę, właściciel zastrzeżonej marki ®️ będzie posiadał nad nim taktyczną przewagę.
🔴 Aby wykazać prawa do nazwy bez rejestracji musisz przedstawić masę dowodów na to:
- od kiedy używałeś danej nazwy,
- na jakim terenie geograficznym;
- co pod nią oferowałeś.
Finalnie wszystko będzie oceniał sędzia, który może uznać, że prawo chroni Cię tylko na Twojej ulicy. Konkurent z oddalonego miasta działa więc legalnie, używając identycznej nazwy.
Jeśli chcesz mieć pewność, że nikt inny nie będzie miał prawa korzystać z nazwy Twojej firmy, 👉 zastrzeż ją w UPRP lub EUIPO. Tym sposobem zyskasz wyłączne prawa do używania nazwy firmy na określonym terytorium i w swojej branży.
Kto i kiedy może wnieść do znaku towarowego zgłoszonego w UPRP sprzeciw?
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo własności przemysłowej:
Sprzeciw musi być złożony na piśmie w Urzędzie Patentowym RP, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia o zgłoszeniu kwestionowanego znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego.
Sprzeciw może wnieść:
🟢 uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego,
🟢 uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego, a także
🟢 uprawniony do wykonywania praw wynikających z wcześniejszego zgłoszenia oznaczenia geograficznego lub nazwy pochodzenia, o ile oznaczenia te zostaną zarejestrowane.
Termin ten nie podlega przywróceniu. Od sprzeciwu należy wnieść opłatę. Jeżeli sprzeciw nie spełnia wymogów formalnych, postępowanie zostaje umorzone.
Kiedy UPRP może oddalić sprzeciw wobec danego znaku towarowego?
Sprzeciw to istotny aspekt procesu zgłoszeniowego, który wymaga starannej analizy i oceny. UPRP może oddalić sprzeciw w trzech zasadniczych sytuacjach:
🟢 Brak spełnienia przesłanek zastosowania normy prawnej: W tej kategorii, sprzeciw zostaje oddalony w całości. Takie decyzje podejmowane są po dogłębnej analizie wszystkich okoliczności sprawy, argumentów stron oraz zgromadzonego materiału dowodowego. Jeśli Urząd dojdzie do wniosku, że nie została spełniona żadna z sytuacji prawnych stanowiących podstawę sprzeciwu, sprzeciw zostaje oddalony.
🟢 Zarzut nieużywania znaku towarowego: Niektóre sprzeciwy opierają się na zarzucie nieużywania znaku towarowego w sposób rzeczywisty w ciągu nieprzerwanego okresu 5 lat przed datą dokonania zgłoszenia znaku towarowego będącego przedmiotem sprzeciwu dla towarów objętych sprzeciwem. Jeżeli Urząd uzna ten zarzut za zasadny, sprzeciw zostanie oddalony. Jest to ścisłe odzwierciedlenie zobowiązań właściciela znaku do aktywnego wykorzystania go w handlu.
🟢 Pisemna zgoda uprawnionego do wcześniejszego znaku: W wyjątkowych okolicznościach, sprzeciw może być oddalony, jeśli osoba uprawniona do wcześniejszego znaku towarowego lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego zgodzi się na udzielenie ochrony na późniejszy znak towarowy. Ta zasada honoruje prywatne porozumienia i zgody między stronami.
Dlaczego warto zawrzeć ugodę w trakcie „etapu ugodowego”?
W procesie zgłaszania oznaczeń w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), etap ugodowy odgrywa kluczową rolę. Jest to 2-miesięczny czas, w którym strony mają szansę dojść do porozumienia i zawrzeć ugodę. Dlaczego warto skorzystać z tej możliwości?
🟢 Oszczędność zasobów: Ugoda między stronami eliminuje potrzebę dalszego prowadzenia skomplikowanego i często kosztownego procesu. Pozwala uniknąć dodatkowych kosztów związanych z prowadzeniem sprawy, takich jak opłaty urzędowe, koszty zastępstwa prawne oraz wydatki na gromadzenie dowodów.
🟢 Elastyczność i współpraca: Proces ugodowy daje stronom możliwość wspólnego znalezienia rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron. Ograniczenie wykazu towarów i usług lub wycofanie zgłoszenia z uwagi na sprzeciw mogą być skutecznym i elastycznym sposobem na osiągnięcie porozumienia.
🟢 Zwrot opłat: EUIPO zwraca stronie wnoszącej sprzeciw uiszczoną opłatę, jeśli dojdzie do ugodowego porozumienia. Jest to zachęta finansowa, która może dodatkowo zmotywować strony do podjęcia próby rozwiązania sporu na etapie ugodowym.
A jaką możliwość działań będzie mieć osoba, która nie wniosła na czas sprzeciwu, a miałaby ku teu podstawy?
Dzień dobry Pani Kornelio
Przez 5 lat będzie jeszcze możliwość unieważnienia takiego znaku towarowego. Niemniej do czasu wydania decyzji w takiej sprawie znak będzie w mocy. Tym samym jego właściciel może skutecznie uprzykrzać innym przedsiębiorcom życie.
Pozdrawiam
To chyba otwiera pole, do nowego rodzaju usług – monitoringu zgłaszanych wniosków pod kątem naruszania przez objęte nimi znaki interesów danego przedsiębiorcy, jak Pan sądzi? Dla mnie cheć śledzenia Biuletynu UPRP to w praktyce konieczność zatrudnienia nowego pracownika na część etatu – chętnie zapłaciłabym zewnętrznej kancelarii określoną kwotę abonamentu rocznego za to, że będą śledzić publikacji za mnie i informować, jeśli pojawi się zgłoszenie wymagające głębszej analizy.
Ma Pani rację. Zresztą takie usługi kancelarie patentowe już robiły. Chodzi o badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego. W nowych okolicznościach takie badanie będzie po prostu ograniczone w czasie. No i trzeba je będzie robić sukcesywnie co kilka miesięcy.