Badanie znaku towarowego przed rejestracją. Co sprawdzić?

• Sprawdź 👉 ile kosztuje pogłębione badanie znaku przez rzecznika patentowego

Czy weryfikacja jest niezbędna aby zastrzec znak towarowy?

Nie. Możesz zrobić zgłoszenie „w ciemno” licząc, że polski urząd patentowy przyzna Ci ochronę. Jest to jednak jak przechodzenie przez ruchliwą ulicę z zamkniętymi oczami. Może Ci się to udać, ale przy najmniejszej kolizji ryzykujesz życie. Tutaj narażasz się na stratę czasu, nerwów i opłaty urzędowej. A może nawet i sporu sądowego.

Statystyki pokazują, że Urząd Patentowy RP wydaje odmowy rejestracji w 1 na 3 przypadki. Przeszkodą mogą być:

• bezwzględne przesłanki odmowy – chodzi m.in. o:
  • słowa, które należą do domeny publicznej (bo są opisowe);
  • znaki sprzeczne z dobrymi obyczajami (np. wulgaryzmy);
  • zakazane oznaczenia ( np. symbol Polski Walczącej czy czerwony krzyż).

• względne przesłanki odmowy – musisz sprawdzić czy dany znak towarowy nie został już zastrzeżony:
  • w Polsce – LINK DO BAZY;
  • w Unii Europejskiej – LINK DO BAZY;
  • na świecie – LINK DO BAZY.

Po zastrzeżeniu takiego znaku nie stajesz się jednak z automatu bezpieczny. Konkurencja, która posiada wcześniejsze prawa do marki może Twoją rejestrację unieważnić. Ma na to aż 5 lat! Czasami wystarczy wcześniejsze używanie znaku.

To mit, że wystarczy zarejestrować znak towarowy aby nie łamać prawa.

Procedura rejestracji znaku towarowego może dawać złudne poczucie bezpieczeństwa

Powyższą historią chciałem Ci pokazać, że błędna analiza nazwy firmy może Cię wpędzić w poważne kłopoty. Konkurent nie musi się wcale bawić w unieważnienie Twojego znaku towarowego. Znam przypadki, kiedy od razu zdecydował się na pozew.

Wyobraź sobie teraz przerażenie osób, które w poczuciu bezpieczeństwa latami rozwijały swój biznes i nagle dostały pismo od prawników. Z listu wynika, że muszą zejść ze swojej marki. W pierwszym odruchu takie osoby winią Urząd Patentowy, który ponoć powinien ich o kolizji poinformować. Tyle, że to nie prawda.

Procedura rejestracji wygląda tak, że masz szansę zastrzec nawet słowo ADIDAS. Wystarczy, że w przeciągu 3 miesięcy prawnicy koncernu nie złożą formalnego sprzeciwu. Z tego powodu Urząd Patentowy przyznał ochronę na logo po prawej choć moim zdaniem narusza to ten renomowany znak towarowy.

^{Dalsza część artykułu pod formularzem.}

Jak nie sprawdzać nazwy firmy?

Większość osób robi jedynie pobieżną analizę prawną marki. W pierwszej kolejności wpisują wybraną nazwę w wyszukiwarkę Google. Jeżeli nie znajdują tam konkurencyjnych firm, to weryfikują jeszcze czy dostępna jest domena internetowa. I na tym najczęściej całe poszukiwania się kończą.

Jednak takie badanie jest daleko niewystarczające.

Po pierwsze, Google obecnie pokazuje w pierwszej kolejności wyniki lokalne. Jest więc mała szansa, że łatwo dotrzesz do informacji na przykład o hiszpańskim konkurencie o identycznej nazwie. Tymczasem, jeżeli taka firma zarejestrowała swój znak towarowy na terenie całej Unii, to ma swoisty monopol również w Polsce.

I to nawet wtedy, kiedy w naszym kraju nigdy nie działała.

Zauważ również, że ta sama firma może nie czuć potrzeby wykupywania każdej narodowej domeny zawierającej w sobie ich znak towarowy. Tym bardziej, że w razie potrzeby, opierając się o prawa do swojego znaku unijnego, może domenę odebrać Ci siłą.

Jak wygląda badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego przed rejestracją?

Badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego składa się z kilku etapów.

Etap 1 – Oceń brak zdolności odróżniającej znaku

Najpierw oceń, czy wybrana przez nazwa w ogóle może być znakiem towarowym. Chodzi o to, że przepisy wymieniają pewne kategorie oznaczeń, które są wyłączone z rejestracji.

Przykładowo nie zarejestrujesz oznaczenia opisowego, czyli takiego, które jednoznacznie wskazuje na towar lub usługę, którą oferujesz. Ekspert z Urzędu Patentowego czy EUIPO odmówi rejestracji słowa „chleb” na pieczywo. I choć ten przykład jest oczywisty, to właściciele sklepów internetowych bardzo chętnie wchodzą w nazwy opisowe.

Myślę, że łatwo się domyślisz co jest oferowane pod domeną:

• naczynia24.pl albo
• e-perfumy.

Więcej o znakach opisowych i pozostałych przeszkodach mówiłem w nagraniu:

Etap 2 – Musisz sprawdzić czy nie ma znaków podobnych.

O ile nie ma przeszkód z etapu 1 przejdź do weryfikacji baz znaków towarowych:

• w Polsce – LINK;
• w Unii Europejskiej – LINK;
• na świecie – LINK.

Sprawdź nie tylko czy istnieją znaki podobne, ale również czy:

• służą do oznaczania podobnych produktów i usług;
• obejmują ochroną terytorium Polski;
• są nadal w mocy (takie prawo nieprzedłużone po 10 latach wygasa).

Pamiętaj o tzw. regułach kolizyjności

Weryfikacja znaku towarowego na identyczność to za mało. Przeszkodą będzie każde oznaczenie, które może wprowadzać odbiorców w błąd. W tym celu ocenia się m.in.:

• elementy dominujące i odróżniające w znaku (marka R&R MEBLE chroniona jest w praktyce głównie na słowa R&R);
• czy twój znak jest podobny do znaku konkurenta na płaszczyźnie znaczeniowej (np. słowo ROPUCHA będzie podobna do ŻABKA);
• czy towary i usługi są podobne – nie ograniczaj się tylko do pojęć z tej samej klasy (przykładowo kosmetyki z klasy 3 są podobne do usług salonu kosmetycznego z klasy 44)

Aby zrobić prawidłową weryfikację nazw, trzeba mieć dużą wiedzę i doświadczenie ze znakami towarowymi w UPRP lub EUIPO.

Wszystkie reguły kolizyjności znaków sformułowane zostały na przestrzeni lat przez sądy. Jako rzecznik patentowy znam te orzeczenia więc w stanie przewidzieć, czy dane oznaczenie jest w stanie uzyskać ochronę czy nie.

Kiedy ma miejsce kolizja? Przykłady sporów w Urzędzie Patentowym.

 Przykładowo za kolizyjne uznano znaki:

• Alia vs. Malia
• LINDENER vs. LINDEBOOM
• Nado vs. Yonado
• Lubelska vs. Lubeca

a także:

Podobieństwa natomiast nie dopatrzono się w tych przypadkach:

• STILO vs. STIHL
• NEXON vs. NEXANS
• IBUVIT vs. IBUM
• PLATINUM MEN vs. PLATINÉUM
• OVT vs. OVG

Tymi przykładami chciałem Ci pokazać, że prawidłowe badanie nazw nie są wcale proste. Ocena podobieństwa wcześniejszego znaku z punktu widzenia prawa kolosalnie różni się od tego co ludzie „na czuja” uważają za zbliżone. Aby prawidłowo ocenić, czy znalezione znaki faktycznie mogą Ci zagrażać, zleć pogłębioną weryfikację rzecznikowi patentowemu.

Etap 3 – W celu rejestracji marki dostosuj ją do zgłoszenia.

O ile robię dla klienta badania to na tym etapie formułuję dla Klientów wnioski i rekomendacje. Poza wskazaniem znaków będących największymi zagrożeniami, zawsze pokazuję możliwe drogi wyjścia.

Często porównuję to do statku, który wpływa na pole minowe.

Jeżeli kapitan wie gdzie są miny, może statkiem tak manewrować, aby bezpiecznie obok nich przepłynąć. Ja staram się tak doradzić, aby mój Klient- przedsiębiorca finalnie otrzymał świadectwo ochronne. A sposobów na to jest naprawdę wiele.

Na czym polega badanie znaku towarowego przez rzecznika patentowego?

Dobry moment na badanie nazwy jest wtedy, kiedy marki nie ma jeszcze na rynku. Choć lepiej pomyśleć o tym jeszcze zanim zlecisz przygotowanie logo czy strony internetowej.

Pamiętaj, że dobra nazwa powinna zadowolić zarówno marketingowca jak i rzecznika patentowego. Marka z jednej strony powinna być prosta i zapadać w pamięć, a z drugiej powinno dać się ją zarejestrować.

Badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego możesz spróbować zrobić samodzielnie. Korzystając jednak z pomocy rzecznika patentowego unikniesz błędów.

Zalety takiej opcji pokażę Ci na przykładach z mojej pracy zawodowej.

1. Pomoc w przygotowaniu dobrego wykazu klas

Robiąc badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego zaczynam od doradzenia jakie towary i usługi powinniśmy sprawdzić i później docelowo wpisać do zgłoszenia. To ważne, ponieważ po dokonaniu zgłoszenia nic do wykazu nie będziesz mógł dodać.

Jeden z moich klientów prowadził restaurację. Doradziłem mu, aby w wykazie poza usługami restauracyjnymi dodał usługi cateringowe. Wiele firm z jego branży tak robi. A nuż wejdzie w takie usługi w przyszłości. Poza tym, to nawet nie wpłynie na wyższe opłaty, bo te usługi mieszczą się w tej samej klasie.

Od tego czasu minęło niedawno 5 lat lat. Przy tej okazji klient z nieukrywaną radością powiedział mi, że obecnie 80% dochodów czerpie właśnie z cateringu dietetycznego.

2. Pomoc w uniknięciu pozwu o naruszenie prawa

Jeżeli w wyniku badania wyłapię kolizję, to klient ma czas po cichu zejść z danej nazwy.

Kiedyś robiłem badanie dla pewnego jubilera, który pod wybraną nazwą działał już 10 lat. Kiedy do biznesu dołączył jego syn, zgłosił się do mnie, aby zabezpieczyć markę zakładu. Niestety zlokalizowałem jego konkurenta, który od 15 lat chronił w Polsce identyczny fonetycznie znak. Efekt tego był taki, że znaleźliśmy dla niego inną bezpieczną nazwę, dzięki czemu dokonał rebrandingu.

Konkurent o naruszeniu prawa nigdy się nie dowiedział.

3. Pomoc w obejściu konkurencyjnego znaku towarowego i logo firmy

Jeżeli widzę zagrożenie, to zalecam szereg zmian w znaku, aby je obejść. To ważne, bo właściciel zarejestrowanego znaku mógłby się do niego zgłosić po latach z roszczeniami.

Te wszystkie modyfikacje są po to, abym w przypadku sporu mógł miał argumenty do obrony. Trzeba wtedy wykazać, że znaki różnią się na tyle, że nie ma niebezpieczeństwa wprowadzenia kogokolwiek w błąd.

Innymi słowy – wiedząc w oparciu o jakie zarzuty konkurent może Cię zaatakować, zasugeruję takie zmiany, które zminimalizują ryzyko naruszenia prawa. Badanie twojego znaku przed zgłoszeniem pokazuje mi na co się przygotować.

4. Skuteczna rejestracja innych cennych składników firmy

Kiedy omawiam z klientem wyniki badania, to wskazuję jak naprawić zaniedbania w zakresie pozostałych istotnych aktywów przedsiębiorstwa.

Chodzi m.in. o:

• przygotowanie umowy na przeniesienie praw autorskich do logo;
• przygotowanie dla pracowników umowy o zachowanie poufności;
• przygotowanie umowy o zakazie konkurencji;
• ustalenie czy na kogo zarejestrowana jest firmowa domena;
• ochronę wiodących produktów.

I żebyś mnie też dobrze zrozumiał.

Po zrobieniu badania zawsze otrzymujesz ważne informacje:

• W wariancie pozytywnym dowiadujesz się, że nie ma kolizji, więc więc nie widzę przeszkód w rejestrowaniu znaków towarowych.
• W wariancie negatywnym dowiadujesz się, że szanse na rejestrację marki są niewielkie. Z drugiej jednak strony, nie wchodząc z taką marką na rynek, unikasz kosztownego sporu w sądzie. A to oznacza oszczędność nerwów i pieniędzy.

Zgodzisz się chyba ze mną, że biznes potrzebuje spokoju i bezpieczeństwa.

Profesjonalne badanie znaku towarowego – podsumowanie

W prawie nic nie jest tak proste jak się wydaje. Jeżeli chcesz zastrzec markę sprawdź przedtem czy twoje oznaczenie się do tego kwalifikuje. Znaki identyczne łatwo zlokalizować. Tyle, że najczęściej przeszkodą dla prawnej ochrony marki są znaki różniące się 1-2 literkami. Aby ocenić czy faktycznie ci zagrażają warto skonsultować się z rzecznikiem patentowym z naszej kancelarii patentowej.

Zobacz również:

• Dotacje na zgłoszenie znaku towarowego. Jak je otrzymać?
• Pomysł na biznes. 9 skutecznych sposobów na jego ochronę prawną
• Jak chronić nazwę firmy w Urzędzie Patentowym? 5 mitów firmę!
• Zastrzeżenie firmowego logo jako wzoru przemysłowego
• Co to jest wzór przemysłowy i jak się go chroni?
• Licencja na wykorzystanie postaci z bajek. Gdzie szukać kontaktu?
• Ile czasu potrzebuje UPRP albo EUIPO (urząd rejestrujący znaki unijne) aby udzielić ochrony?
• Czy możliwe jest udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy dla osoby fizycznej?