fbpx

Mikołaj Lech

rzecznik patentowy

Prawnik, specjalizuje się w prawie własności przemysłowej, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawie autorskim.
[Więcej >>>]

zarejestruj znak towarowy
20 Sty

Bezpłatna weryfikacja logo i nazwy przed zgłoszeniem. Czy można jej ufać?

W internecie coraz agresywniej reklamują się firmy pomagające w rejestracji znaków towarowych. Część z nich oferuje bezpłatną weryfikację możliwości zastrzeżenia logo i nazwy firmy. Jak to możliwe, że usługa która mi zajmuje kilka godzin, tutaj dawana jest gratis? Jaki jest poziom takiego darmowego badania? Tego dowiedziałem się od Klienta, którego próbowano wprowadzić na minę!
 

Bezpłatna weryfikacja możliwości zastrzeżenia nazwy i logo. 

Historia mojego Klienta

W 2017 r. odezwał się do mnie Pan Paweł [imię zmieniłem].

Zależało mu na ochronie nazwy sklepu internetowego, który od niedawna prowadził. Zrobiłem więc analizę prawną jego marki i w pisemnej opinii rekomendowałem aby zgłosił logo na Polskę. Historia skończyła się pomyślnie. Po pół roku Urząd Patentowy wydał decyzję o rejestracji jego znaku a potem nadesłał świadectwo ochronne.

Minęło parę lati nagle Pan Paweł przekierował do mnie dziwnego maila. To była wiadomość od firmy rejestrującej znaki towarowe. Bezpłatna weryfikacja nazwy i logo, którą dla niego wykonali wskazała, że:

    1. nie chroni on w żaden sposób swojej nazwy ani domeny firmowej;
    2. rekomendują zgłoszenie 2 znaków unijnych (nazwy i logo).


Na ile wiarygodna była ta darmowa weryfikacja?

Co do pierwszego punktu, to logo, które zgłaszaliśmy do rejestracji zawierało w sobie fantazyjną nazwę. W takim przypadku ochronie podlega więc również płaszczyzna fonetyczną marki (czyli jej nazwa i domena). Szczegółowo tłumaczyłem to w artykule: Czy zastrzegając logo chronię nazwę?

Ta firma więc kłamała licząc, że namówi go na kolejne zgłoszenia.

Jeżeli chodzi o punkt drugi, to przejrzałem moją opinię prawną sprzed 3 lat. Wskazałem tam istnienie wysoce kolizyjnego unijnego znaku towarowego. Różnił się od nazwy Klienta jedną literką. Pełnomocnikiem dla tego znaku był hiszpański rzecznik patentowy.

Właśnie aby nas nie zauważył, zgłoszenie zrobiliśmy na Polskę. Miało to sens, bo nasz urząd nie informuje właścicieli podobnych znaków o takim zgłoszeniu. Ta strategia była oczywiście obarczona pewnym ryzykiem, ale Klient nie chciał zmieniać nazwy. Jego sklep już działał wtedy na pełnych obrotach.


Rekomendacje tej firmy to biznesowe samobójstwo!

W kontekście tego co przeczytałeś, zgłoszenie dwóch znaków unijnych to całkowite zaprzeczenie moich rekomendacji… i głupota. Urząd rejestrujący znaki unijne od razu przesłałby informację o tych zgłoszeniach rzecznikowi patentowemu konkurenta. Tak uderzające podobieństwo znaków na pewno zachęciłoby go do złożenia sprzeciwu.

Prawdopodobny efekt tych zgłoszeń byłby więc taki:

    • Klient musiałby zapłacić 1800 EUR opłat zgłoszeniowych;
    • wpłynęłyby sprzeciwy do obu zgłoszeń;
    • Klient musiałby zapłacić 1300 EUR opłat za przegrane spory.

 

I uwaga, to nie jest najgorsze co mogło go spotkać!

Uprawniony do wcześniejszego znaku mógłby zażądać od niego natychmiastowego:

    • zaprzestania używania spornej nazwy sklepu oraz
    • oddania domeny internetowej.

 

Teraz rozumiesz dlaczego mówię o samobójstwie biznesowym? Gdyby Pan Paweł posłuchał ich rekomendacji, doniósłby na siebie swoje konkurencji. Wnioski z tej historii widzę dwa. Bezpłatna weryfikacja nazwy i logo jest robiona przez tę firmę tylko na identyczność. Natomiast w walce o zlecenie gotowi są wprowadzić klienta na minę.

 


Na czym polega weryfikacja nazwy i logo?

Takie badanie nie polega jedynie na sprawdzeniu czy identyczna nazwa lub logo zostały już przez kogoś zastrzeżone. To powszechny błąd. Jeżeli w bazach nie znalazłeś znaków o takiej samej nazwie to nie oznacza automatycznie, że rejestracja Ci się uda.

W trakcie analizy zaczynam od sprawdzenia dwóch rzeczy:
 
Czy nazwa i logo w ogóle kwalifikują się do ochrony.

Na ochronę w wersji słownej nie mają co liczyć m.in. określenie opisowe. Przykładowo polski Urząd Patentowy odmówił rejestracji znaku towarowego KLUBOKAWIARNIA (Z-299760) do oznaczania usług klubowych i kawiarnianych. Przyjmuje się, że dana nawa jest opisowa jeżeli jednoznacznie wskazuje do oznaczania czego służy.

 
Czy nazwa i logo może wprowadzać klientów w błąd.

Ocenia się to poprzez porównanie ze znakami już zarejestrowanymi. Problem w tym, że kwestia ewentualnego wprowadzenia w błąd jest mocno ocenna. Pojawia się więc tutaj pytanie: Ile musi być różnic aby nie było kolizji?

 

Pamiętaj:

Prawidłowa analiza prawna marki to wieloetapowy proces. Wnioski z takiego badania powinieneś otrzymać w formie pisemnej opinii. Osobiście wskazuję tam przeszkody, które zlokalizowałem oraz przedstawiam szczegółową strategię jak można je obejść. To wszystko aby osiągnąć prawdziwy cel badania…


 

Jaki jest prawdziwy cel badania?

Zaskoczę Cię. Nie jest nim rejestracja znaku towarowego. Bez tego da się żyć. Celem weryfikacji marki powinna być odpowiedź na dużo ważniejsze pytanie:

Czy wchodząc ze swoją nazwą na rynek nie złamiesz prawa?

 
W obecnej procedurze jesteś w stanie zastrzec znak towarowy nawet identyczny z tym już zarejestrowanym. Ekspert z Urzędu Patentowego sam z siebie ochrony Ci nie odmówi. Poczeka jedynie czy ktoś złoży formalny sprzeciw do Twojego zgłoszenia. Tyle, że po skutecznym przejściu całej procedury nadal nie możesz czuć się bezpiecznie.

Właściciel wcześniejszych praw może:



Innymi słowy możesz firmową nazwę zastrzec, a po kilku latach dostać pismo z kancelarii prawne z żądaniem jej zmiany. Mam nadzieję, że teraz rozumiesz jak szalenie ważna dla istnienia Twojego biznesu jest prawidłowa analiza marki. Błąd na tym etapie może po latach doprowadzić nawet do upadku Twojego biznesu.

Kto potrafi zrobić prawidłową analizę prawną marki?

Badanie powinno dać Ci odpowiedź również na inne pytanie:

Jakie masz szanse wygrania sporu o swoją markę
w Urzędzie Patentowym lub sądzie?

Jak widzisz analizę powinna wykonywać osoba mająca wiedzę i doświadczenie w sporach o znaki towarowe. Gruntownie uczy się tego rzeczników patentowych. Jesteśmy do tego przygotowywani w trakcie 3 letniej aplikacji. To wtedy odbywamy praktyki właśnie w polskim Urzędzie Patentowym.
 
Pamiętaj, że przepisy nie wskazują jak należy oceniać podobieństwo znaków. W sporach stosuje się jednak pewne reguły kolizyjności, które sądy wypracowały na przestrzeni ostatnich 20 lat. Oznacza to, że aby prawidłowo ocenić zagrożenie ze strony zlokalizowanych znaków, osoba robiąca badanie musi znać aktualne orzecznictwo.
 


Dlaczego weryfikacja nazwy i logo wymaga czasu?

Prawidłowa analiza możliwości zastrzeżenia marki składa się z kilku etapów. Samo porównywanie nazw to tylko jeden z nich. Ograniczenie się tylko do tego może dać przekłamane wyniki. Chodzi o to, że potoczne rozumienie podobieństwa nazw daleko odbiega od weryfikacji typowo prawnej.

I ETAP

Weryfikacja krajów i regionów do sprawdzenia

Ochrona znaków towarowych zawsze jest terytorialna. Oznacza to, że jeżeli myślisz o zgłoszeniu na Polskę to kolizją nie będzie dla Ciebie znak ze Stanów Zjednoczonych. Działa to też w drugą stronę. Jeżeli myślisz o rejestracji znaku unijnego to należy  w trakcie badania sprawdzić kolizyjność ze znakami ze wszystkich 28 krajach UE.

W zeszłym roku samych tylko znaków unijnych zgłoszono ponad 150 tys. Za to od początku istnienia EUIPO, przeszło 2 miliony. Jak widzisz, im większy obszar do badania tym większy zbiór znaków do analizy


II ETAP

Ocena podobieństwa towarów i usług.

KLasyfikacja nicejska. Klasyfikacja towarów i usług.Ochrona znaków towarowych jest ograniczona do wskazanych w zgłoszeniu towarów i usług wg. klasyfikacji nicejskiej. Tej klasyfikacji najbliżej do polskiej klasyfikacji PKD.

Znów jednak nie jest to tylko ochrona na identyczność ale i podobieństwo. Czyli jeżeli piekarnia w wykazie znaku wskazała chleb, to ochrona promieniuje również na bułki.

Przy weryfikacji towarów i usług nie ma znaczenia w jakiej klasie się znajdują. W jednym z wyroków sąd wskazał, że kosmetyki (klasa 3) są podobne do usług ich sprzedaży (klasa 35) i salonów kosmetycznych (klasa 44).

Przez 30 lat istnienia naszej kancelarii patentowej zebraliśmy bogaty zbiór orzeczeń dotyczący podobieństwa towarów i usług. Dzięki temu robiąc badanie wiem co może stanowić zagrożenie dla mojego Klienta.


Zagadka:

Jak myślisz czy towary takie jak getry, skarpetki czy swetry (klasa 25) są podobne do akcesoriów dla sportowców jak: rękawice bokserskie i ochraniacze (klasa 28)?



Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?

Mikołaj Lech, rzecznik patentowySkontaktuj się ze mną:

– 575 999 410,
– mikolaj@lech.bydgoszcz.pl

Jako rzecznik patentowy, specjalizuję się w prawnej ochronie marek. Zarówno w kraju jak i za granicą.

 

III ETAP

Ocena podobieństwa samych znaków

Bezpłatna weryfikacja nazwy i logo przed zgłoszeniem.Gdyby znaki towarowe były chronione tylko na identyczność to ich rejestracja nie miałaby sensu. Konkurent łatwo obszedł by prawo zmieniając nazwę  np. IKEA na IKKA. Oczywiście zdjęcie po lewej to ewidentne naruszenie 🙂

Oceniając podobieństwo znaków towarowych bierze się pod uwagę wiele aspektów. Decydujące znaczenie mają ich elementy dominujące i odróżniające.

Znaki porównuje się na płaszczyźnie:

graficznej (wygląd logo);
fonetycznej (brzmienie słów);
koncepcyjnej (znaczenie słów).
 
Są wyroki mówiące, że podobieństwo na jednej z tych płaszczyzn może oznaczać kolizję. Z drugiej strony w pewnych przypadkach wyraźna różnica na jednej z tych płaszczyzn może eliminować podobieństwo na pozostałych.

To jest etap, którego weryfikacja bezwzględnie wymaga doświadczenia. Jeżeli ktoś zdecyduje się Ciebie kiedyś pozwać to właśnie w ten sposób będzie próbował wykazać, że naruszasz swoją nazwą jego prawa. Nie istnieje tutaj żadna uniwersalna zasada, że 30% różnic wystarczy aby obejść kolizję. Wszystko trzeba oceniać indywidualnie.


Przykładowo za podobne uznano znaki:

Bezpłatna weryfikacja możliwości zastrzeżenia nazwy i logo.

COSIMO vs COSIFLOR

Alia vs Malia

LINDENER vs LINDEBOOM

Nado vs Yonado

Lubelska vs Lubeca

 

Podobieństwa natomiast nie dopatrzono się w tych przypadkach:

STILO vs STIHL

NEXON vs NEXANS

IBUVIT vs IBUM

PLATINUM MEN vs PLATINÉUM

OVT vs OVG


IV ETAP

Ocena ryzyka wprowadzenia w błąd.

Żeby było jeszcze ciekawiej to musisz wiedzieć, że na ocenę czy znaki są podobne czy nie, wpływ ma uwaga samego odbiorcy. No bo zauważ, że kupując w sklepie batonika za 2 zł raczej robisz to na automacie (impulsem jest burczący brzuch). Oznacza to też, że jeżeli dwa batoniki będą do siebie podobne to łatwiej się pomylisz.

Zupełnie inna sytuacja jest kiedy mamy do czynienia z lekami. Mój 6-cio miesięczny syn ma atopowe zapalenie skóry. Coś go uczula i wieczorami drapie się po całym ciele. Byliśmy z żoną u lekarza i polecił nam kilka maści. Chyba się domyślasz, że z najwyższą uwagą kupowałem je później w aptece. Szanse, że się pomylę były zerowe. W końcu od tego zależało zdrowie mojego synka.

Tymi przykładami chciałem Ci pokazać, że te same znaki mogą zostać uznane za podobne dla batoników a niepodobne dla leków.
 

Kuba pomaga mi w pracy nad nowym odcinkiem podcastu 😀


V ETAP

Formułowanie wniosków i rekomendacji.

Na tym etapie mam przed sobą kilka, kilkanaście znaków które stanowią mniejsze bądź większe zagrożenie. Rzadko się zdarza, że nie znajduję żadnych kolizji. Na rynku znaków towarowych jest obecnie bardzo ciasno.

Klienci którzy trafili do mnie po bezpłatnej weryfikacji logo, często od razu chcą przejść do zgłoszenia. Kiedy proszę ich o przesłanie sprawozdania z poszukiwań, często nie wiedzą o czym mówię. Po prostu dostali telefonicznie informację, że ich nazwa jest wolna. Tyle.

Rozumiem, że klient chce jednoznaczne odpowiedzi czy uda się jego znak zarejestrować. Nie da się tutaj prosto odpowiedzieć tak/nie. To jak w branży pozycjonowania stron internetowych, nikt nie da Ci gwarancji, że będziesz w top 3. Można jednak ocenić na ile jest to prawdopodobne.

Proces weryfikacji nazwy i logo kończę pisemnymi wnioskami.

Wskazuję tutaj znaki towarowe, które w mojej ocenie mogą zablokować rejestrację. W oparciu o te informacje przygotowuję strategię zgłoszenia dla Klienta. Czyli jak powinien dostosować znak towarowy do rejestracji. Nie zawsze jest to jednak możliwe.
 


Ile trwa moja weryfikacja nazwy i logo?

Ciekawostka:

Pewna firma reklamuje się, że robi bezpłatną weryfikację nazwy i logo w 87 minut od wysłania do nich zapytania.

W zależności od skomplikowania sprawy zajmuje mi to 5-10 godzin.

Mówię jednak o szczegółowej analizie, którą później opracowuję w formie pisemnej opinii.

Mam świadomość jakie to będzie rodzić konsekwencji. Jeżeli dam zielone światło dla zgłoszenia to Klient zacznie inwestować swój czas i pieniądze w marketing.


Muszę mieć poczucie, że gdyby właściciel podobnego znaku mojego Klienta zaatakował, to będę miał argumenty aby go wybronić. Finalnie to jednak sam przedsiębiorca, w oparciu o to co znalazłem musi zadecydować czy znak zgłaszać czy nie. I powiem Ci, że niektórzy skorzy są do podejmowania nawet dużego ryzyka.

Bezpłatna weryfikacja możliwości zastrzeżenia nazwy i logo.

Część osób myślących o ochronie swojej marki daje się złapać na haczyk hasłami: “bezpłatna weryfikacja”, czy “darmowe badanie”. Kiedy jednak wpadają w kłopoty, bo dostali sprzeciw lub pismo ostrzegawcze to pomocy szukają w internecie.

Tak trafiają na mojego bloga a potem umawiają się na konsultacje.

Przypadek jaki opisałem na początku nie jest jedynym z jakim miałem styczność. Zmobilizował mnie jednak do napisania tego artykułu, bo po raz pierwszy ktoś tak ordynarnie próbował oszukać mojego Klienta. W innej strawie, pomimo zapewnieniach o braku kolizji, Klient otrzymał sprzeciw ze strony niemal identycznego znaku.


Zmierzając już do końca, mam dla Ciebie pewną radę. Jeżeli ktoś oferuje Ci bezpłatną weryfikację nazwy i logo – sprawdź go. Zadaj mu poniższe pytania:

  • Kto będzie wykonywał dla Ciebie taką weryfikację?
  • Kim z zawodu jest osoba robiąca badanie – adwokatem, radcą prawnym czy rzecznikiem patentowym?
  • Czy otrzymasz podpisane sprawozdanie z badania?
  • Kto weźmie odpowiedzialność za ewentualne błędy?


Podsumowując

W branży znaków towarowych jest jak w każdej innej. Powinieneś mieć pewność, że firma z którą chcesz współpracować będzie dbać o Twoje interesy. To finalnie Ty poniesiesz konsekwencje ewentualnych błędów.

Bezpłatna weryfikacja nazwy i logo to moim zdaniem chwyt marketingowy.

Nie da się rzetelnie zrobić takiej analizy bez inwestowania w to kilku godzin pracy. Z tego tez powodu żaden rzecznik patentowy tak się nie reklamuje. Badanie na identyczność możesz zrobić sobie sam co opisałem tu: Jak sprawdzić czy nazwa firmy jest zastrzeżona.

 

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.
Dodatkowo jako gratis otrzymasz mój eBook pt.:
„10 RZECZY, KTÓRE MUSISZ WIEDZIEĆ O OCHRONIE MARKI”


 

baner-pod

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Marek 19 marca, 2020 o 14:18

Artykuł, jak zawsze u Pana, na wysokim poziomie merytorycznym. Z mojego doświadczenia biznesowego, większość dostawców usług, oferujący swój serwis na zasadzie Cold Call (nieproszeni przesyłają oferty), działają na zasadzie “łowcy jeleni”. Najlepsi są “specjaliści SEO”, których prosimy o powrót, gdy ich własna strona będzie miała Page Rank 4.0, lub lepszy. Plus stara mądrość ludowa, że “bezpłatne” usługi, są na końcu najdroższe.

Odpowiedz

Mikołaj Lech 19 marca, 2020 o 14:52

Dziękuję Panie Marku. Faktycznie w branży SEO to dobrze widać po ofertach darmowego audytu a potem pozycjonowania 200 zł na miesiąc.

W kontekście tego co Pan napisał przypomniał mi się żart.

“Są dwa rodzaje seksu: płatny i darmowy. Tyle, że ten darmowy zawsze jest droższy”
🙂

Pozdrawiam

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Patentowa LECH Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Patentowa LECH z siedzibą w Bydgoszczy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem mikolaj@kancelarialech.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: