Bezpłatna weryfikacja nazwy i logo przed zgłoszeniem. Można jej ufać?

• Zobacz ceny minimalne za usługi rzecznika patentowego

Historia mojego klienta

W 2017 r. odezwał się do mnie Pan Paweł [imię zmieniłem].

Zależało mu na ochronie nazwy sklepu internetowego, który od niedawna prowadził. Zrobiłem więc analizę prawną jego marki i w pisemnej opinii rekomendowałem, aby zgłosił logo na Polskę. Historia skończyła się pomyślnie. Po pół roku Urząd Patentowy wydał decyzję o rejestracji jego znaku, a potem nadesłał świadectwo ochronne.

Minęło parę lat i nagle Pan Paweł przekierował do mnie dziwnego maila. To była wiadomość od firmy rejestrującej znaki towarowe. Bezpłatna weryfikacja nazwy i logo, którą dla niego wykonali wskazała, że:

1. nie chroni on w żaden sposób swojej nazwy ani domeny firmowej;
2. rekomendują zgłoszenie 2 znaków unijnych (nazwy i logo).

Na ile wiarygodna była ta darmowa weryfikacja?

Co do pierwszego punktu, to logo, które zgłaszaliśmy do rejestracji zawierało w sobie fantazyjną nazwę. W takim przypadku ochronie podlega więc również płaszczyzna fonetyczną marki (czyli jej nazwa i domena). Szczegółowo tłumaczyłem to w artykule: Czy zastrzegając logo chronię nazwę?

Ta firma więc kłamała licząc, że namówi go na kolejne zgłoszenia.

Jeżeli chodzi o punkt drugi, to przejrzałem moją opinię prawną sprzed 3 lat. Wskazałem tam istnienie wysoce kolizyjnego unijnego znaku towarowego. Różnił się od nazwy Klienta jedną literką. Pełnomocnikiem dla tego znaku był hiszpański rzecznik patentowy.

Właśnie aby nas nie zauważył, zgłoszenie zrobiliśmy na Polskę. Miało to sens, bo nasz urząd nie informuje właścicieli podobnych znaków o takim zgłoszeniu. Ta strategia była oczywiście obarczona pewnym ryzykiem, ale Klient nie chciał zmieniać nazwy. Jego sklep już działał wtedy na pełnych obrotach.

Rekomendacje tej firmy to biznesowe samobójstwo!

W kontekście tego co przeczytałeś, zgłoszenie dwóch znaków unijnych to całkowite zaprzeczenie moich rekomendacji… i głupota. Urząd rejestrujący znaki unijne od razu przesłałby informację o tych zgłoszeniach rzecznikowi patentowemu konkurenta. Tak uderzające podobieństwo znaków na pewno zachęciłoby go do złożenia sprzeciwu.

Prawdopodobny efekt tych zgłoszeń byłby więc taki:

• Klient musiałby zapłacić 1800 EUR opłat zgłoszeniowych;
• wpłynęłyby sprzeciwy do obu zgłoszeń;
• Klient musiałby zapłacić 1300 EUR opłat za przegrane spory.

I uwaga, to nie jest najgorsze co mogło go spotkać!

Uprawniony do wcześniejszego znaku mógłby zażądać od niego natychmiastowego:

• zaprzestania używania spornej nazwy sklepu oraz
• oddania domeny internetowej.

Teraz rozumiesz dlaczego mówię o samobójstwie biznesowym? Gdyby Pan Paweł posłuchał ich rekomendacji, doniósłby na siebie swoje konkurencji. Wnioski z tej historii widzę dwa. Bezpłatna weryfikacja nazwy i logo jest robiona przez tę firmę tylko na identyczność. Natomiast w walce o zlecenie gotowi są wprowadzić klienta na minę.

Na czym polega weryfikacja nazwy i logo?

Takie badanie nie polega jedynie na sprawdzeniu czy identyczna nazwa lub logo zostały już przez kogoś zastrzeżone. To powszechny błąd. Jeżeli w bazach nie znalazłeś znaków o takiej samej nazwie to nie oznacza automatycznie, że rejestracja Ci się uda.

W trakcie analizy zaczynam od sprawdzenia dwóch rzeczy:

Czy nazwa i logo w ogóle kwalifikują się do ochrony

Na ochronę w wersji słownej nie mają co liczyć m.in. określenie opisowe. Przykładowo polski Urząd Patentowy odmówił rejestracji znaku towarowego KLUBOKAWIARNIA (Z-299760) do oznaczania usług klubowych i kawiarnianych. Przyjmuje się, że dana nawa jest opisowa jeżeli jednoznacznie wskazuje do oznaczania czego służy.

Czy nazwa i logo może wprowadzać klientów w błąd

Ocenia się to poprzez porównanie ze znakami już zarejestrowanymi. Problem w tym, że kwestia ewentualnego wprowadzenia w błąd jest mocno ocenna. Pojawia się więc tutaj pytanie: Ile musi być różnic aby nie było kolizji?

Jaki jest prawdziwy cel badania?

Zaskoczę Cię. Nie jest nim rejestracja znaku towarowego. Bez tego da się żyć. Celem weryfikacji marki powinna być odpowiedź na dużo ważniejsze pytanie:

Czy wchodząc ze swoją nazwą na rynek nie złamiesz prawa?

W obecnej procedurze jesteś w stanie zastrzec znak towarowy nawet identyczny z tym już zarejestrowanym. Ekspert z Urzędu Patentowego sam z siebie ochrony Ci nie odmówi. Poczeka jedynie czy ktoś złoży formalny sprzeciw do Twojego zgłoszenia. Tyle, że po skutecznym przejściu całej procedury nadal nie możesz czuć się bezpiecznie.

Właściciel wcześniejszych praw może:

• unieważnić Twój znak towarowy;
• pozwać Cię do sądu (fakt rejestracji znaku Cię nie ochroni);
• odebrać Ci firmową domenę internetową;
• zażądać wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści.

Innymi słowy możesz firmową nazwę zastrzec, a po kilku latach dostać pismo z kancelarii prawne z żądaniem jej zmiany. Mam nadzieję, że teraz rozumiesz jak szalenie ważna dla istnienia Twojego biznesu jest prawidłowa analiza marki. Błąd na tym etapie może po latach doprowadzić nawet do upadku Twojego biznesu.

Kto potrafi zrobić prawidłową analizę prawną marki?

Badanie powinno dać Ci odpowiedź również na inne pytanie:

Jakie masz szanse wygrania sporu o swoją markę

w Urzędzie Patentowym lub sądzie?

Jak widzisz analizę powinna wykonywać osoba mająca wiedzę i doświadczenie w sporach o znaki towarowe. Gruntownie uczy się tego rzeczników patentowych. Jesteśmy do tego przygotowywani w trakcie 3 letniej aplikacji. To wtedy odbywamy praktyki właśnie w polskim Urzędzie Patentowym.
 
Pamiętaj, że przepisy nie wskazują jak należy oceniać podobieństwo znaków. W sporach stosuje się jednak pewne reguły kolizyjności, które sądy wypracowały na przestrzeni ostatnich 20 lat. Oznacza to, że aby prawidłowo ocenić zagrożenie ze strony zlokalizowanych znaków, osoba robiąca badanie musi znać aktualne orzecznictwo.

Dlaczego weryfikacja nazwy i logo wymaga czasu?

Prawidłowa analiza możliwości zastrzeżenia marki składa się z kilku etapów. Samo porównywanie nazw to tylko jeden z nich. Ograniczenie się tylko do tego może dać przekłamane wyniki. Chodzi o to, że potoczne rozumienie podobieństwa nazw daleko odbiega od weryfikacji typowo prawnej.

I ETAP
Weryfikacja krajów i regionów do sprawdzenia

Ochrona znaków towarowych zawsze jest terytorialna. Oznacza to, że jeżeli myślisz o zgłoszeniu na Polskę to kolizją nie będzie dla Ciebie znak ze Stanów Zjednoczonych. Działa to też w drugą stronę. Jeżeli myślisz o rejestracji znaku unijnego to należy  w trakcie badania sprawdzić kolizyjność ze znakami ze wszystkich 28 krajach UE.

W zeszłym roku samych tylko znaków unijnych zgłoszono ponad 150 tys. Za to od początku istnienia EUIPO, przeszło 2 miliony. Jak widzisz, im większy obszar do badania tym większy zbiór znaków do analizy

II ETAP
Ocena podobieństwa towarów i usług

Ochrona znaków towarowych jest ograniczona do wskazanych w zgłoszeniu towarów i usług wg. klasyfikacji nicejskiej. Tej klasyfikacji najbliżej do polskiej klasyfikacji PKD.

Znów jednak nie jest to tylko ochrona na identyczność ale i podobieństwo. Czyli jeżeli piekarnia w wykazie znaku wskazała chleb, to ochrona promieniuje również na bułki.

Przy weryfikacji towarów i usług nie ma znaczenia w jakiej klasie się znajdują. W jednym z wyroków sąd wskazał, że kosmetyki (klasa 3) są podobne do usług ich sprzedaży (klasa 35) i salonów kosmetycznych (klasa 44).

Przez 30 lat istnienia naszej kancelarii patentowej zebraliśmy bogaty zbiór orzeczeń dotyczący podobieństwa towarów i usług. Dzięki temu robiąc badanie wiem co może stanowić zagrożenie dla mojego Klienta.

Zagadka:

Jak myślisz czy towary takie jak getry, skarpetki czy swetry (klasa 25) są podobne do akcesoriów dla sportowców jak: rękawice bokserskie i ochraniacze (klasa 28)?

EUIPO uznało, że podobieństwo występuje, choć jest na niskim poziomie.

III ETAP
Ocena podobieństwa samych znaków

Gdyby znaki towarowe były chronione tylko na identyczność to ich rejestracja nie miałaby sensu. Konkurent łatwo obszedł by prawo zmieniając nazwę  np. IKEA na IKKA. Oczywiście zdjęcie po lewej to ewidentne naruszenie 🙂

Oceniając podobieństwo znaków towarowych bierze się pod uwagę wiele aspektów. Decydujące znaczenie mają ich elementy dominujące i odróżniające.

Znaki porównuje się na płaszczyźnie:

– graficznej (wygląd logo);
– fonetycznej (brzmienie słów);
– koncepcyjnej (znaczenie słów).
 
Są wyroki mówiące, że podobieństwo na jednej z tych płaszczyzn może oznaczać kolizję. Z drugiej strony w pewnych przypadkach wyraźna różnica na jednej z tych płaszczyzn może eliminować podobieństwo na pozostałych.

To jest etap, którego weryfikacja bezwzględnie wymaga doświadczenia. Jeżeli ktoś zdecyduje się Ciebie kiedyś pozwać to właśnie w ten sposób będzie próbował wykazać, że naruszasz swoją nazwą jego prawa. Nie istnieje tutaj żadna uniwersalna zasada, że 30% różnic wystarczy aby obejść kolizję. Wszystko trzeba oceniać indywidualnie.


Przykładowo za podobne uznano znaki:

COSIMO vs COSIFLOR

Alia vs Malia

LINDENER vs LINDEBOOM

Nado vs Yonado

Lubelska vs Lubeca

Podobieństwa natomiast nie dopatrzono się w tych przypadkach:

STILO vs STIHL

NEXON vs NEXANS

IBUVIT vs IBUM

PLATINUM MEN vs PLATINÉUM

OVT vs OVG

IV ETAP
Ocena ryzyka wprowadzenia w błąd

Żeby było jeszcze ciekawiej to musisz wiedzieć, że na ocenę czy znaki są podobne czy nie, wpływ ma uwaga samego odbiorcy. No bo zauważ, że kupując w sklepie batonika za 2 zł raczej robisz to na automacie (impulsem jest burczący brzuch). Oznacza to też, że jeżeli dwa batoniki będą do siebie podobne to łatwiej się pomylisz.

Zupełnie inna sytuacja jest kiedy mamy do czynienia z lekami. Mój 6-cio miesięczny syn ma atopowe zapalenie skóry. Coś go uczula i wieczorami drapie się po całym ciele. Byliśmy z żoną u lekarza i polecił nam kilka maści. Chyba się domyślasz, że z najwyższą uwagą kupowałem je później w aptece. Szanse, że się pomylę były zerowe. W końcu od tego zależało zdrowie mojego synka.

Tymi przykładami chciałem Ci pokazać, że te same znaki mogą zostać uznane za podobne dla batoników a niepodobne dla leków.

V ETAP
Formułowanie wniosków i rekomendacji

Na tym etapie mam przed sobą kilka, kilkanaście znaków które stanowią mniejsze bądź większe zagrożenie. Rzadko się zdarza, że nie znajduję żadnych kolizji. Na rynku znaków towarowych jest obecnie bardzo ciasno.

Klienci którzy trafili do mnie po bezpłatnej weryfikacji logo, często od razu chcą przejść do zgłoszenia. Kiedy proszę ich o przesłanie sprawozdania z poszukiwań, często nie wiedzą o czym mówię. Po prostu dostali telefonicznie informację, że ich nazwa jest wolna. Tyle.

Rozumiem, że klient chce jednoznaczne odpowiedzi czy uda się jego znak zarejestrować. Nie da się tutaj prosto odpowiedzieć tak/nie. To jak w branży pozycjonowania stron internetowych, nikt nie da Ci gwarancji, że będziesz w top 3. Można jednak ocenić na ile jest to prawdopodobne.

Proces weryfikacji nazwy i logo kończę pisemnymi wnioskami.

Wskazuję tutaj znaki towarowe, które w mojej ocenie mogą zablokować rejestrację. W oparciu o te informacje przygotowuję strategię zgłoszenia dla Klienta. Czyli jak powinien dostosować znak towarowy do rejestracji. Nie zawsze jest to jednak możliwe.

Ile trwa moja weryfikacja nazwy i logo?

W zależności od skomplikowania sprawy zajmuje mi to 5-10 godzin.

Mówię jednak o szczegółowej analizie, którą później opracowuję w formie pisemnej opinii.

Mam świadomość jakie to będzie rodzić konsekwencji. Jeżeli dam zielone światło dla zgłoszenia to Klient zacznie inwestować swój czas i pieniądze w marketing.


Muszę mieć poczucie, że gdyby właściciel podobnego znaku mojego Klienta zaatakował, to będę miał argumenty aby go wybronić. Finalnie to jednak sam przedsiębiorca, w oparciu o to co znalazłem musi zadecydować czy znak zgłaszać czy nie. I powiem Ci, że niektórzy skorzy są do podejmowania nawet dużego ryzyka.

Badanie na identyczność to żadna weryfikacja

Firmy, które reklamują się, że robią darmowe badania, wykonują je zwykle tylko na identyczność. Nie otrzymasz od nich pisemnej opinii, że twoja nazwa nie łamie prawa. Poinformują Cię jedynie, że nie znaleźli znaku towarowego o takiej samej nazwie.

Tyle, że to jesteś w stanie sprawdzić samodzielnie.

Bezużyteczność takiej „weryfikacja” potwierdza historia klientki, która do mnie napisał. Otworzyła hotel pod fantazyjną nazwą a potem za darmo ją zweryfikowała. Po zapewnieniu, że jej nazwa jest wolna zgłosiła ją do rejestracji. Jakież było jej zdziwienie kiedy otrzymała sprzeciw od międzynarodowej sieci hoteli. Moim zdaniem sprawa jest nie do wygrania.

Bezpłatna weryfikacja możliwości zastrzeżenia nazwy i logo

Część osób myślących o ochronie swojej marki daje się złapać na haczyk hasłami: „bezpłatna weryfikacja” czy „darmowe badanie”. Kiedy jednak wpadają w kłopoty, bo dostali sprzeciw lub pismo ostrzegawcze, to pomocy szukają w internecie.

Tak trafiają na mojego bloga, a potem umawiają się na konsultacje.

Przypadek jaki opisałem na początku nie jest jedynym z jakim miałem styczność. Zmobilizował mnie jednak do napisania tego artykułu, bo po raz pierwszy ktoś tak ordynarnie próbował oszukać mojego Klienta.


Zmierzając już do końca, mam dla Ciebie pewną radę. Jeżeli ktoś oferuje Ci bezpłatną weryfikację nazwy i logo – sprawdź go. Zadaj mu poniższe pytania:

• Kto będzie wykonywał dla Ciebie taką weryfikację?
• Kim z zawodu jest osoba robiąca badanie – adwokatem, radcą prawnym czy rzecznikiem patentowym?
• Czy sprawdzenie były tylko na identyczność czy również w zakresie znaków podobnych?
• Czy otrzymasz podpisane sprawozdanie z badania?
• Kto weźmie odpowiedzialność za ewentualne błędy?

Darmowa weryfikacja dostępności nazwy- Podsumowanie

W branży znaków towarowych jest jak w każdej innej. Powinieneś mieć pewność, że firma z którą chcesz współpracować będzie dbać o Twoje interesy. To finalnie Ty poniesiesz konsekwencje ewentualnych błędów.

Bezpłatna weryfikacja nazwy i logo to moim zdaniem chwyt marketingowy.

Nie da się rzetelnie zrobić takiej analizy bez inwestowania w to kilku godzin pracy. Z tego tez powodu żaden rzecznik patentowy tak się nie reklamuje. Badanie na identyczność możesz zrobić sobie sam co opisałem tu: Jak sprawdzić czy nazwa firmy jest zastrzeżona.

O samej procedurze rejestracyjnej szczegółowo pisałem tutaj: Jak zastrzec znak towarowy? 7 etapów procedury.

Zobacz również:

• Co daje rejestracja marki na Amazon Brand Registry?
• 5 argumentów za rejestracją logo z nazwą opisową
• Jak zgłosić konto na Facebooku, które narusza prawo do marki?
• Co daje rejestracja marki na Allegro?
• Czy każdy znak można zastrzec w Amazon Brand Registry?
• Czym są wzory przemysłowe? Jak je chronić od strony prawnej?
• Co to jest klasyfikacja nicejska?
• Jak chronić nazwę firmy? 5 mitów, które mogą zniszczyć Twoją firmę!