Bezpłatna weryfikacja nazwy i logo firmy przed zgłoszeniem znaku towarowego. Czy można jej ufać?

• Zobacz ceny minimalne za usługi rzecznika patentowego

Ochrona znaku towarowego. Historia mojego klienta

W 2017 r. odezwał się do mnie Pan Paweł [imię zmieniłem].

Zależało mu na ochronie prawnej nazwy sklepu internetowego, który od niedawna prowadził. Zrobiłem więc analizę prawną jego marki i w pisemnej opinii rekomendowałem, aby zgłosił logo firmy w Polsce. Historia skończyła się pomyślnie. Po pół roku Urząd Patentowy wydał decyzję o rejestracji jego znaku, a potem nadesłał świadectwo ochronne.

Minęło parę lat i nagle Pan Paweł przekierował do mnie dziwnego maila. To była wiadomość od firmy rejestrującej znaki towarowe. Bezpłatna weryfikacja logo i nazwy, którą dla niego wykonali wskazała, że:

1. nie chroni on w żaden sposób nazwy ani domeny firmowej;
2. rekomendują zgłoszenie 2 znaków unijnych (nazwy oraz logotypu w Urzędzie Patentowym).

Na ile wiarygodna była ta darmowa weryfikacja nazwy firmy?

Co do pierwszego punktu, to logo, które zgłaszaliśmy do rejestracji zawierało w sobie fantazyjną nazwę. W takim przypadku ochronie podlega więc również płaszczyzna fonetyczną marki (czyli jej nazwa i domena). Szczegółowo tłumaczyłem to w artykule: Czy zastrzegając logotyp chronię nazwę?

Ta firma więc kłamała licząc, że namówi go na kolejne zgłoszenia.

Jeżeli chodzi o punkt drugi, to przejrzałem moją opinię sprzed 3 lat. Wskazałem tam istnienie wysoce kolizyjnego unijnego znaku towarowego. Różnił się od nazwy Klienta jedną literką. Pełnomocnikiem dla tego znaku był hiszpański rzecznik patentowy.

Właśnie, aby nas nie zauważył, zgłoszenie zrobiliśmy na Polskę. Miało to sens, bo nasz urząd nie informuje właścicieli podobnych znaków towarowych o takim wniosku. Ta strategia była oczywiście obarczona pewnym ryzykiem, ale Klient nie był zainteresowany zmianą nazwy. Jego sklep już działał wtedy na pełnych obrotach.

Rekomendacje tej firmy to biznesowe samobójstwo dla ochrony marki!

W kontekście tego co przeczytałeś, zgłoszenie dwóch znaków unijnych to całkowite zaprzeczenie moich rekomendacji… i głupota. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) od razu przesłałby informację o tych zgłoszeniach rzecznikowi patentowemu konkurenta. Tak uderzające podobieństwo znaków na pewno zachęciłoby go do złożenia sprzeciwu.

Prawdopodobny efekt byłby więc taki:

• Klient musiałby zapłacić 1800 EUR opłat zgłoszeniowych;
• Wpłynęłyby sprzeciwy do obu zgłoszeń;
• Klient musiałby zapłacić 1300 EUR opłat za przegrane spory.

I uwaga, to nie jest najgorsze co mogło go spotkać!

Uprawniony do wcześniejszego znaku mógłby zażądać od niego natychmiastowego:

• zaprzestania używania spornej nazwy sklepu oraz
• oddania domeny internetowej.

Teraz rozumiesz dlaczego mówię o samobójstwie biznesowym? Gdyby Pan Paweł posłuchał ich rekomendacji, doniósłby na siebie swojej konkurencji. Wnioski z tej historii widzę dwa. Weryfikacja nazwy oraz logo jest robiona przez tę firmę za darmo tylko na identyczność. Natomiast w walce o zlecenie gotowi są wprowadzić klienta na minę.

Na czym polega weryfikacja nazwy i logo firmy?

Takie badanie nie polega jedynie na sprawdzeniu czy identyczna nazwa lub logo zostały już przez kogoś zastrzeżone. To powszechny błąd. Jeżeli w bazach nie znalazłeś znaków o identycznej nazwie, to nie oznacza automatycznie, że rejestracja Ci się uda.

W trakcie analizy zaczynam od sprawdzenia dwóch rzeczy:

Czy da się zarejestrować nazwy opisowe w Urzędzie Patentowym? 

Na ochronę w wersji słownej nie mają co liczyć m.in. określenie opisowe. Przykładowo polski Urząd Patentowy odmówił rejestracji znaku towarowego KLUBOKAWIARNIA (Z-299760) do oznaczania usług klubowych i kawiarnianych. Przyjmuje się, że dana nawa jest opisowa, jeżeli jednoznacznie wskazuje do oznaczania czego służy.

Czy nazwa oraz logo, które chcesz zgłosić może wprowadzać klientów w błąd

Ocenia się to poprzez porównanie ze znakami już zarejestrowanymi. Problem w tym, że kwestia ewentualnego wprowadzenia w błąd jest mocno ocenna. Pojawia się więc tutaj pytanie: Ile musi być różnic, aby nie było kolizji?

Jaki jest prawdziwy cel badania dostępności nazwy firmy?

Zaskoczę Cię. Nie jest nim rejestracja znaku towarowego. Bez tego da się żyć. Celem weryfikacji marki powinna być odpowiedź na dużo ważniejsze pytanie:

Czy wchodząc ze swoją nazwą na rynek nie złamiesz prawa?

W obecnej procedurze jesteś w stanie „opatentować” znak towarowy nawet identyczny z tym już zarejestrowanym. Ekspert z Urzędu Patentowego sam z siebie ochrony Ci nie odmówi. Poczeka jedynie czy ktoś złoży formalny sprzeciw do Twojego zgłoszenia. Tyle, że po skutecznym przejściu całej procedury nadal nie możesz czuć się bezpiecznie.

Właściciel wcześniejszych praw może:

• unieważnić Twoje prawa do marki;
• pozwać Cię do sądu (fakt rejestracji znaku Cię nie ochroni);
• odebrać Ci firmową domenę internetową;
• zażądać wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści.

Innymi słowy możesz firmową nazwę zastrzec, a po kilku latach dostać pismo z kancelarii patentowej z żądaniem jej zmiany. Mam nadzieję, że teraz rozumiesz jak szalenie ważna dla istnienia Twojego biznesu jest prawidłowa analiza marki. Błąd na tym etapie może po latach doprowadzić nawet do upadku Twojego biznesu.

Tylko rzecznik patentowy potrafi zrobić prawidłową analizę prawną marki

Badanie powinno dać Ci odpowiedź również na inne pytanie:

Jakie masz szanse wygrania sporu o swoją markę w Urzędzie Patentowym lub sądzie?

Jak widzisz analizę powinna wykonywać osoba mająca wiedzę i doświadczenie w sporach o znaki towarowe. Gruntownie uczy się tego rzeczników patentowych. Jesteśmy do tego przygotowywani w trakcie 3 letniej aplikacji. To wtedy odbywamy praktyki właśnie w Urzędzie Patentowym.
 
Pamiętaj, że przepisy nie wskazują jak należy oceniać podobieństwo znaków. W sporach stosuje się jednak pewne reguły kolizyjności, które sądy wypracowały na przestrzeni ostatnich 20 lat. Oznacza to, że aby prawidłowo ocenić zagrożenie ze strony zlokalizowanych znaków, osoba robiąca badanie musi znać aktualne orzecznictwo.

Dlaczego weryfikacja nazwy i logo wymaga czasu?

Prawidłowa analiza możliwości zastrzeżenia marki składa się z kilku etapów. Samo porównywanie nazw to tylko jeden z nich. Ograniczenie się tylko do tego może dać przekłamane wyniki. Chodzi o to, że potoczne rozumienie podobieństwa nazw daleko odbiega od weryfikacji typowo prawnej.

I ETAP
Weryfikacja krajów i regionów do sprawdzenia. Ochrona nazwy na terenie Polski czy Unii Europejskiej?

Ochrona znaków towarowych zawsze jest terytorialna. Oznacza to, że jeżeli myślisz o zgłoszeniu na Polskę, to kolizją nie będzie dla Ciebie znak ze Stanów Zjednoczonych. Działa to też w drugą stronę. Jeżeli myślisz o rejestracji znaku unijnego to należy w trakcie badania sprawdzić kolizyjność ze znakami ze wszystkich 27 krajach UE.

W zeszłym roku samych tylko znaków unijnych zgłoszono ponad 150 tys. Za to od początku istnienia EUIPO, przeszło 2 miliony. Jak widzisz, im większy obszar do badania tym większy zbiór znaków do analizy.

II ETAP
Ocena podobieństwa towarów i usług

Ochrona Twojej marki jest ograniczona do wskazanych w zgłoszeniu towarów i usług wg klasyfikacji nicejskiej. Tej klasyfikacji najbliżej do polskiej klasyfikacji PKD.

Znów jednak nie jest to tylko ochrona na identyczność, ale i podobieństwo. Czyli jeżeli piekarnia w wykazie znaku wskazała chleb, to ochrona promieniuje również na bułki.

Przy weryfikacji towarów i usług nie ma znaczenia w jakiej klasie się znajdują. W jednym z wyroków sąd wskazał, że kosmetyki (klasa 3) są podobne do usług ich sprzedaży (klasa 35) i salonów kosmetycznych (klasa 44).

Przez 30 lat istnienia naszej kancelarii patentowej zebraliśmy bogaty zbiór orzeczeń dotyczący podobieństwa towarów i usług. Dzięki temu robiąc badanie wiem co może stanowić zagrożenie dla mojego Klienta.

Zagadka:

Jak myślisz czy towary takie jak getry, skarpetki czy swetry (klasa 25) są podobne do akcesoriów dla sportowców jak: rękawice bokserskie i ochraniacze (klasa 28)?

EUIPO uznało, że podobieństwo występuje, choć jest na niskim poziomie.

Obniż opłaty urzędowe za rejestrację nazwy Twojej firmy. Skorzystaj z dotacji

Możesz obniżyć opłaty urzędowe za zastrzeżenie znaku towarowego na terenie PL i UE aż o 75%. Program dotacji skierowany jest do firm z sektora MŚP, a jego górna granica wynosi 1000 EUR. W zeszłym roku 100% złożonych przeze mnie wniosków zakończyło się przyznaniem grantu. Chętnie pomogę w tym również Tobie. Po prostu napisz do mnie przez formularz.

_{Dalsza część artykułu pod formularzem.}

III ETAP
Ocena podobieństwa samych znaków. Czy każdy podobny znak to kolizja?

Gdyby znaki towarowe były chronione tylko na identyczność to ich rejestracja nie miałaby sensu. Konkurent łatwo obszedł by prawo zmieniając nazwę  np. IKEA na IKKA. Oczywiście zdjęcie po lewej to ewidentne naruszenie. 🙂

Oceniając podobieństwo znaków towarowych bierze się pod uwagę wiele aspektów. Decydujące znaczenie mają ich elementy dominujące i odróżniające.

Znaki porównuje się na płaszczyźnie:

– graficznej (wygląd logo);
– fonetycznej (brzmienie słów);
– koncepcyjnej (znaczenie słów).
 
Są wyroki mówiące, że podobieństwo na jednej z tych płaszczyzn może oznaczać kolizję. Z drugiej strony w pewnych przypadkach wyraźna różnica na jednej z tych płaszczyzn może eliminować podobieństwo na pozostałych.

To jest etap, którego weryfikacja bezwzględnie wymaga doświadczenia. Jeżeli ktoś zdecyduje się Ciebie kiedyś pozwać, to właśnie w ten sposób będzie próbował wykazać, że naruszasz swoją nazwą jego prawa. Nie istnieje tutaj żadna uniwersalna zasada, że 30% różnic wystarczy, aby obejść kolizję. Wszystko trzeba oceniać indywidualnie.

Przykładowo za podobne uznano te znaki graficzne:

COSIMO vs COSIFLOR

Alia vs Malia

LINDENER vs LINDEBOOM

Nado vs Yonado

Lubelska vs Lubeca

Podobieństwa natomiast nie dopatrzono się w tych przypadkach:

STILO vs STIHL

NEXON vs NEXANS

IBUVIT vs IBUM

PLATINUM MEN vs PLATINÉUM

OVT vs OVG

IV ETAP

Ocena ryzyka wprowadzenia w błąd

Żeby było jeszcze ciekawiej to musisz wiedzieć, że na ocenę czy znaki są podobne czy nie, wpływ ma uwaga samego odbiorcy. No bo zauważ, że kupując w sklepie batonika za 2 zł raczej robisz to na automacie (impulsem jest burczący brzuch). Oznacza to też, że jeżeli dwa batoniki będą do siebie podobne, to łatwiej się pomylisz.

Zupełnie inna sytuacja jest kiedy mamy do czynienia z lekami. Mój 6-cio miesięczny syn ma atopowe zapalenie skóry. Coś go uczula i wieczorami drapie się po całym ciele. Byliśmy z żoną u lekarza i polecił nam kilka maści. Chyba się domyślasz, że z najwyższą uwagą kupowałem je później w aptece. Szanse, że się pomylę były zerowe. W końcu od tego zależało zdrowie mojego synka.

Tymi przykładami chciałem Ci pokazać, że te same znaki mogą zostać uznane za podobne dla batoników, a niepodobne dla leków.

V ETAP

Formułowanie wniosków i rekomendacji, aby skutecznie zastrzec znak towarowy w Urzędzie Patentowym RP lub EUIPO

Na tym etapie mam przed sobą kilka, kilkanaście znaków które stanowią mniejsze bądź większe zagrożenie. Rzadko się zdarza, że nie znajduję żadnych kolizji. Na rynku znaków towarowych jest obecnie bardzo ciasno.

Klienci którzy trafili do mnie po darmowej weryfikacji logo, często od razu chcą przejść do zgłoszenia. Kiedy proszę ich o przesłanie sprawozdania z poszukiwań, często nie wiedzą o czym mówię. Po prostu dostali telefonicznie informację, że ich nazwa jest wolna. Tyle.

Rozumiem, że klient chce jednoznaczne odpowiedzi czy uda się jego znak zarejestrować. Nie da się tutaj prosto odpowiedzieć tak/nie. To jak w branży pozycjonowania stron internetowych, nikt nie da Ci gwarancji, że będziesz w top 3. Można jednak ocenić na ile jest to prawdopodobne.

Proces weryfikacji kończę pisemnymi wnioskami.

Wskazuję tutaj znaki towarowe, które w mojej ocenie mogą zablokować rejestrację. W oparciu o te informacje przygotowuję strategię zgłoszenia dla Klienta. Czyli jak powinien dostosować znak towarowy do rejestracji. Nie zawsze jest to jednak możliwe.

Chcę sprawdzić swój znak towarowy. Ile potrwa weryfikacja nazwy oraz logotypu firmy?

W zależności od skomplikowania sprawy zajmuje mi to 5-10 godzin.

Mówię jednak o szczegółowej analizie, którą później opracowuję w formie pisemnej opinii.

Mam świadomość jakie to będzie rodzić konsekwencji. Jeżeli dam zielone światło dla zgłoszenia, to Klient zacznie inwestować swój czas i pieniądze w marketing.

Muszę mieć poczucie, że gdyby właściciel podobnego znaku mojego Klienta zaatakował, to będę miał argumenty, aby go wybronić. Finalnie to jednak sam przedsiębiorca, w oparciu o to co znalazłem, musi zadecydować czy znak zgłaszać czy nie. I powiem Ci, że niektórzy skorzy są do podejmowania nawet dużego ryzyka.

Bezpłatna weryfikacja nazwy na identyczność to żadna weryfikacja

Firmy, które reklamują się, że robią darmowe badania, wykonują je zwykle tylko na identyczność. Nie otrzymasz od nich pisemnej opinii, że Twoja nazwa nie łamie prawa. Poinformują Cię jedynie, że nie znaleźli znaku towarowego o takiej samej nazwie.

Tyle, że to jesteś w stanie sprawdzić samodzielnie.

Bezużyteczność takiej „weryfikacja” potwierdza historia klientki, która do mnie napisała. Otworzyła hotel pod fantazyjną nazwą, a potem za darmo ją zweryfikowała. Po zapewnieniu, że jej nazwa jest wolna zgłosiła ją do rejestracji. Jakież było jej zdziwienie kiedy otrzymała sprzeciw od międzynarodowej sieci hoteli. Moim zdaniem sprawa jest nie do wygrania.

Bezpłatna weryfikacja możliwości rejestracji znaku towarowego

Część osób myślących o ochronie swojej marki daje się złapać na haczyk hasłami: „bezpłatna weryfikacja” czy „darmowe badanie”. Kiedy jednak wpadają w kłopoty, bo dostali sprzeciw lub pismo ostrzegawcze, to pomocy szukają w internecie.

Tak trafiają na mojego bloga, a potem umawiają się na konsultacje.

Przypadek jaki opisałem na początku nie jest jedynym z jakim miałem styczność. Zmobilizował mnie jednak do napisania tego artykułu, bo po raz pierwszy ktoś tak ordynarnie próbował oszukać mojego Klienta.

Zmierzając już do końca, mam dla Ciebie pewną radę. Jeżeli ktoś oferuje Ci darmową weryfikację nazwy oraz logo – sprawdź go. Zadaj mu poniższe pytania:

• Kto będzie wykonywał dla Ciebie taką weryfikację?
• Kim z zawodu jest osoba robiąca badanie – adwokatem, radcą prawnym czy rzecznikiem patentowym?
• Czy sprawdzenie były tylko na identyczność czy również w zakresie znaków podobnych?
• Czy otrzymasz podpisane sprawozdanie z badania?
• Kto weźmie odpowiedzialność za ewentualne błędy?

Darmowa weryfikacja dostępności nazwy lub logo. Podsumowanie

W branży znaków towarowych jest jak w każdej innej. Powinieneś mieć pewność, że firma z którą chcesz współpracować będzie dbać o Twoje interesy. To finalnie Ty poniesiesz konsekwencje ewentualnych błędów.

Darmowa weryfikacja nazwy to moim zdaniem chwyt marketingowy.

Nie da się rzetelnie zrobić takiej analizy bez inwestowania w to kilku godzin pracy. Z tego też powodu żaden rzecznik patentowy tak się nie reklamuje. Badanie na identyczność możesz zrobić sobie sam, co opisałem tu: Jak sprawdzić czy nazwa firmy jest zastrzeżona?

O samej procedurze rejestracyjnej szczegółowo pisałem tutaj: Jak zarejestrować znak towarowy? 7 etapów procedury.

Zobacz również:

• 7 powodów dlaczego lepiej zastrzec nazwę firmy, czyli słowny znak towarowy
• 5 argumentów za rejestracją logo z nazwą opisową
• Lepiej zastrzec nazwę czy logo firmy?
• Ile kosztuje rejestracja znaku towarowego?
• Co może właściciel zarejestrowanego znaku?
• Czy skuteczna rejestracja znaku towarowego w Urzędzie Patentowym oznacza, że nie łamię prawa?
• Ile trwa udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy?
• Co daje rejestracja znaku towarowego? Poznaj 33 korzyści!