Opisowe (ogólnoinformacyjne) znaki towarowe. Dlaczego przedsiębiorcy powinni ich unikać?

• Sprawdź 👉 koszt zastrzeżenia marki z pomocą rzecznika patentowego

Dlaczego nie powinieneś wchodzić w nazwy opisowe?

Nie masz czasu czytać ani oglądać powyższego nagrania? Dla Twojej wygody przygotowałem ten materiał również w formie podcastu. Odtwarzając go na swoim telefonie możesz słuchać tej audycji gdziekolwiek jesteś.
 

>> Pobierz odcinek | Zobacz wszystkie odcinki
>> Odsłuchaj na: Apple Podcast | Spotify | YouTube

Kiedy markę można objąć ochroną prawną?

W Twoim interesie jest wymyślenie marki, którą będziesz mógł zmonopolizować.

Dokonuje się tego poprzez rejestrację firmowej nazwy lub logo w Urzędzie Patentowym jako znaku towarowego. Problem w tym, że nie w każdym przypadku jest to możliwe. Aby taka ochrona została przyznana Twój znak towarowy musi spełniać szereg wymogów.

W tym ten najważniejszy:

Musi się nadawać do odróżniania towarów lub usług jednego przedsiębiorcy od tego samego rodzaju towarów lub usług innego przedsiębiorcy. Czyli musi posiadać tzw. zdolność odróżniającą.

Przykład:

Mojego klienta interesowała rejestracja znaku towarowego typu naczynia24.pl. Powiedziałem mu: stawiam, że jest to sklep internetowy, gdzie sprzedaje Pan naczynia 24 godziny na dobę.

Klient zapytał skąd wiedziałem 🙂 Otóż stąd, że określenie „naczynia24” od razu na to wskazuje. Jest to więc opisowy (ogólnoinformacyjny) znak towarowy.

Gdyby jednak klient nazwał swój sklep np. FENIX za nic nie domyśliłbym się co sprzedaje. To określenie pozwoliłoby więc odróżnić jego sklep od innych tego typu na rynku. I taka nazwa już kwalifikowałaby się do ochrony.

Pamiętaj – podstawową funkcją znaku towarowego jest wskazywanie na pochodzenie towaru/ usługi. Opisowe (ogólnoinformacyjne)  znaki towarowe takiej funkcji nie spełniają. Nie mogą być więc w ogóle znakami towarowymi.

Kiedy znaki towarowe są opisowe (ogólnoinformacyjne)?

Oznaczenia opisowe nie są rejestrowane w myśl zasady, że pewne znaki powinny być wolne dla wszystkich. Chodzi więc o ochronę interesu publicznego.

Wyobraź sobie co by się działo gdyby rejestrowano znaki towarowe typu: „chleb” na chleb. Po jakimś czasie nie dałoby się w ogóle komunikować bez łamania prawa.

Zakaz rejestrowania opisowych znaków towarowych znajduje się w ustawie Prawo własności przemysłowej w art. 129¹ ust. 1 pkt 3:

Nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które […] składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności.

Zauważyłem, że oznaczenia opisowe chętnie są wykorzystywane przez sklepy internetowe.

Mamy więc:

– erowery.pl
– e-kredyty.net
– naturalne-kosmetyki24.pl

Każda z ww. domen stanowi zarazem markę danego sklepu. Nazwy te mają bezpośredni i konkretny związek z towarami lub usługami.

Łatwo odgadniesz co jest pod nimi oferowane 🙂

Efekt? Właściciel marki „erowery” nie może zabronić innemu przedsiębiorcy prowadzić swojego sklepu na domenie erowery.com.pl.

Case study:

Właśnie w oparciu o zarzut opisowości wygraliśmy spór w sądzie. Szczegółowo wszystko opisałem w artykule: Walka o domenę internetową Okazje.pl. Chodziło o to, że pewna spółka zarejestrowała słowno-graficzny znak towarowy Okazje.pl… po czym wystąpiła z pozwem przeciwko naszemu klientowi.

Czy w jednym mieście mogą być dwa hotele o nazwie GRAND?

Na to pytanie odpowiedział Sąd Apelacyjny w Krakowie (sygn. akt: I AGa 198/18).

Powód posługiwał się jako pierwszy określeniem GRAND już od drugiej połowy XIX wieku. Pozwany zaczął to robić od 2016 roku. Oba obiekty znajdowały się w Krakowie. Powód zarzucał, że takie postępowanie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

Sąd się jednak z tym twierdzeniem nie zgodził.

Na brak ryzyka wprowadzenia w błąd konsumenta wpływa wyraźnie opisowy charakter słowa GRAND. Jest to bowiem zwykła informacja, że hotel spełnia wysokie standardy, co zresztą sam powód przyznaje na swoich stronach internetowych.

Sąd wskazał również na powszechne użycie słowa GRAND w zestawieniu z innymi bardziej odróżniającymi elementami słownymi w nazewnictwie innych obiektów należących do konkurencyjnych sieci hoteli. Kolejny argument to orzecznictwo Urzędu Patentowego i Urzędu Unii Europejskiej do spraw własności intelektualnej, które wskazywały już na brak zdolności odróżniającej słowa GRAND jako takiego.

Opisowe (ogólnoinformacyjne) znaki towarowe – przykłady

Abyś lepiej zrozumiał czym są opisowe znaki towarowe przygotowałem zestawienie ciekawych przykładów. Będziesz zaskoczony jakie znaki towarowe ludzie próbowani zastrzec. Fantazja ludzka nie zna granic 🙂

Odmowy rejestracji:

1 – polskibus, nr Z-374320 (do oznaczania m.in. transportu autobusowego)

Ten znak towarowy opisałem w jednym z pierwszych wpisów na blogu. Urząd Patentowy RP odmówił przyznania prawa ochronnego na to słowne oznaczenie. Zarzut? To opisowy znak towarowy.

Do dziś chętnie przedstawiam go jako przykład na to, że nawet duże firmy mogą kiepsko trafić z nazwą.

2 – SPIRYTUS REKTYFIKOWANY (do oznaczania spirytusu)

Ani pojęcie „spirytus”, ani pojęcie „rektyfikowany” nie są określeniami fantazyjnymi, zawierają natomiast informację o rodzaju towaru i technologicznym procesie jego uzyskania, a zatem są to oznaczenia opisowe, znajdujące się w domenie publicznej, których mogą używać w obrocie inni przedsiębiorcy. Wyrok NSA z 11.02.2016 r. (sygn. akt II GSK 2802/14)

3 – MOCNE (do oznaczania papierosów)

Tutaj przykład znaku towarowego, który wskazuje na właściwość określonego towaru. Jest to zwykła informacja, że w danych papierosach zawartość nikotyny jest wyższa. Zmonopolizowanie tego określenia uniemożliwiłoby przekazywanie tej informacji przez innych producentów tytoniu.

4 – MISS (do oznaczania konkursów piękności)

To, że znak towarowy jest opisowy ocenia się w odniesieniu do konkretnego towaru lub usługi. To oczywiste, że  określenie „miss” dla konkursów piękności jest ogólnoinformacyjne. Nie było jednak problemów przy rejestracji słownego znaku towarowego „MISS” na wody mineralne (R-086465).

5 -Dzisiejsze (do oznaczania mleka)

6 – Lody prawdziwie domowe (do oznaczania lodów)

7 – Kiełbaski do piwa, Z-284881 (do oznaczania wyrobów mięsnych)

8 – Majtki-shop, Z-278422 (do oznaczania majtek)

9 – FITO APTEKA (do oznaczania m.in. herbat leczniczych)

10 – Szereg „genialnych” zgłoszeń POCZTY POLSKIEJ:

Przekaz pocztowy Z-347798 (wpłaty na rachunki bankowe); Telegram pocztowy Z-347799 (nadawanie, przesyłanie i doręczanie telegramów); Skrytka pocztowa Z-347938 (skrzynki metalowe na przesyłki pocztowe); Kartka pocztowa Z-347939 (kartki pocztowe).

^{Dalsza część artykułu pod formularzem.}

Skuteczne rejestracje znaków będących na granicy opisowości

1 – TRYTYTKA, R-303165 (do oznaczania zacisków niemetalowych do kabli)

Wg miejskiego słownika trytytka to: Opaska zaciskowa z tworzywa sztucznego (ang. zip tie, Cable tie) składająca się z główki z zapadką i zębatej taśmy. Używana głównie do spinania wiązek kablowych, ale w codziennym zastosowaniu zastępuje drut i sznurek przy mocowaniu „czegokolwiek do czegokolwiek”.

Również w Wikipedii można przeczytać, że na elastyczną opaskę zaciskową potocznie mówi się trytytka.

Co więcej pytanie o trytytkę (jako nazwę rodzajową) pojawiło się w Milionerach:

źródło

2 – Ptasie mleczko, R-266762 (do oznaczania wyrobów czekoladowych)

Jeżeli nie miałeś jeszcze okazji to przeczytaj mój wpis pt. Ptasie mleczko – historia walki o znak towarowy. Jest to opis jak po niemal 60 latach LOTTE WEDEL odzyskał prawa do tego słownego znaku towarowego. Przez ponad 20 lat Urząd Patentowy RP uznawał, że jest to opisowy znak towarowy. Wskazujący rodzaj cukierka z mleczną pianką. Dopiero niedawno udało się Wedlowi ponownie uzyskać prawo ochronne, choć od razu konkurencja złożyła sprzeciw. Sprawa rejestracji nie jest jeszcze przesądzona.

3 – PACZKOMAT, R-225679 (do oznaczania urządzeń do wydawania paczek)

Kolejny kontrowersyjny znak towarowy, zarejestrowany na rzecz spółki Inpost. Ogromna popularność paczkomatów doprowadziła do tego, że ludzie przestali tego pojęcia używać w funkcji znaku towarowego. Na ten argument powołuje się Poczta Polska próbując unieważnić ten znak towarowy. O sporze pisałem tutaj.

4 – POCZTA KWIATOWA, R-147477 (do oznaczania usług dostarczania kwiatów)

Oznaczenie balansujące dosłownie na granicy. Osobiście powiedziałbym, że jest to ogólnoinformacyjny znak towarowy. Określenie „poczta” kojarzy się z przesyłkami a „kwiatowa” z rodzajem przesyłanych towarów. Ekspert rozpatrujący to zgłoszenie ponad 10 lat temu uznał jednak, że znak ten nadaje się do odróżniania tego typu usług na rynku. I właściciel tej marki bardzo agresywnie broni swojego prawa. Reaguje na każdy przypadek posługiwania się tym określeniem.

W sumie wcale mu się nie dziwię.

 
5 –

6 –

7 –

8 –

9 – KLESZCZOŁAPKI, R-326221 (do oznaczania narzędzi do wyjmowania kleszczy)

Jak rejestrować opisowe znaki towarowe?

Ostatnie znaki dodałem dość przewrotnie.

Jakim cudem udało się je zarejestrować tak oczywiste oznaczenia opisowe?

Jest na to sposób. Chodzi o szatę graficzną. To co nadaje tym znakom towarowych zdolności odróżniającej to ich fantazyjny wygląd. I to on, a nie zawarte w logo słowo, jest objęty ochroną. To jedyny sposób aby zarejestrować opisowe znaki towarowe. O tym co taka taktyka może Ci dać dowiesz się z artykułu: 5 argumentów za rejestracją logo z opisową nazwą firmy.

Znak towarowy jako wzór przemysłowy?

W tym kontekście rozważ zastrzeżenie firmowego logo jako wzoru przemysłowego. Skoro przy znakach opisowych ochronie może podlegać tylko grafika, to więcej możliwości dają Ci wzory wspólnotowe. Chodzi o to, że zakres ich ochrony (w przeciwieństwie do znaków) obejmie każdą powierzchnię na której logo się znajdzie.
 
Taka strategia ochrony marki ma też swoje minusy, co omawiałem w moim podcaście.

>> Pobierz odcinek | Zobacz wszystkie odcinki
>> Odsłuchaj na: Apple Podcast | Spotify | YouTube

Idź na kompromis. Aluzyjne (sugerujące) znaki towarowe

Napisałem Ci czym są znaki towarowe ogólnoinformacyjne  oraz że ubierając je w szatę graficzną masz duże szanse na ich rejestrację.

Na etapie kreowania marki sugerowałbym Ci jednak inne rozwiązanie. Jeżeli koniecznie chcesz aby Twój znak towarowy nakierowywał konsumentów na Twoją branżę działaj subtelnie.

Aluzyjne znaki towarowe pozwalają pośrednio komunikować rodzaj oferowanych przez Ciebie towarów lub usług. Z drugiej strony Urząd Patentowy RP powszechnie takie znaki rejestruje.

Problem w tym, że granica gdzie kończy się znak opisowy, a zaczyna aluzyjny jest nieostra.

Znów dla zobrazowania tego co piszę przedstawiam Ci skutecznie zarejestrowane aluzyjne znaki towarowe:

1 – KURCZAKOS, R.242741 (do oznaczania m.in. potraw z drobiu);

2 – SMAKUŚ, R-129543 (do oznaczania m.in. środków odżywczych dla dzieci);

3 – Asekuracja, R-147278 (do oznaczania usług agencji ochrony);

4 – Ciepła podłoga, R-155237 (do oznaczania mat grzewczych);

5 – ubieramy samochody.pl, R-271696 (do oznaczania min. usług rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych na samochodach);

6 –

7 –

Opisowe znaki towarowe. Podsumowanie

Jeżeli dotarłeś do tego miejsca, to łatwo rozszyfrujesz motywy, którymi moim zdaniem kierowały się poniższe marki.

Nazwa OLX może nie jest tak łatwa do zapamiętania jak poprzednia. Zdecydowanie jednak kwalifikuje się do ochrony w formie słownego znaku towarowego. Z drugiej strony przedrostek „i” lub „e” powszechnie uznawany jest jako nawiązujący do internetu. Określenie „iperfumy” jest jednoznacznie opisowe. Co innego NOTINO.

Warto też przytoczyć przykład rebrandingu marki Agata Meble na samo Agata:

Słowo meble dla tej branży jest opisowe i w gruncie rzeczy zbędne. Właściciel tej marki nie miał nigdy prawa blokować nazw typu „Kasia meble”. Tym samym ktoś mądry doszedł do wniosku, aby eksponować tylko element fantazyjny do którego można mieć całkowity monopol.

Moim zdaniem to dobra decyzja, bo słowo „meble” nieco rozmywało ochronę.

 Zachęcam Cię również do obejrzenia nagrania mocno związanego ze znakami opisowymi. Opowiadam w nim jak zbytnia popularność danej marki może ją zabić(!) Więcej przeczytasz w artykule o generycznych znakach towarowych.

Zobacz również:

• Czy nazwę i logo firmy trzeba zastrzegać?
• Jak sprawdzić czy logo jest plagiatem?
• Jak zgłosić naruszenie prawa na Allegro?
• Jak zgłosić konto na Facebooku, które narusza prawo do marki?
• Co daje rejestracja marki na Allegro?
• Czy każdy znak można zastrzec w Amazon Brand Registry?
• Co to jest klasyfikacja nicejska?
• Kto może złożyć sprzeciw wobec znaku towarowego?