fbpx

Mikołaj Lech

rzecznik patentowy

Prawnik, specjalizuje się w prawie własności przemysłowej, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawie autorskim.
[Więcej >>>]

zarejestruj znak towarowy
2 Maj

5 argumentów za rejestracją logo z opisową nazwą firmy.

Zauważyłem, że wiele firm wchodzi w nazwy opisowe typu VIP MEBLE. Atutem takiej marki jest to, że klienci od razu wiedzą co jest pod nią oferowane. Tylko że opisowa nazwa firmy nie zostanie zarejestrowana w Urzędzie Patentowym. Co innego, jeżeli ubierzemy ją w oryginalną, fantazyjną grafikę. W tym kontekście pojawia się pytanie, czy zgłoszenie do ochrony takiego logo ma w ogóle sens?

 
Opisowa nazwa firmy. Dlaczego to zły pomysł?

Nazwa opisowa czy nie?

Opisowa nazwa firmy – dlaczego to zły pomysł?

Często powtarzam, że dobra nazwa firmy powinna zadowolić zarówno marketingowca, jak i rzecznika patentowego. Z jednej strony musi być chwytliwa i łatwa do zapamiętania. Z drugiej, powinieneś móc ją zmonopolizować poprzez rejestrację znaku towarowego.

Zgodzisz się, że zastrzeżenie słowa “chleb” do oznaczania pieczywa byłoby szkodliwe. Momentalnie cała masa trolli zaczęłaby chronić nazwy rodzajowe, co sparaliżowałoby rynek. Na szczęście przepisy wyraźnie wskazują, że takich określeń się nie rejestruje.

Jeżeli ekspert z Urzędu Patentowego uzna, że Twoja marka należy do tej kategorii, to odmówi Ci ochrony.

 
Opisowa nazwa firmy to taka, która “łopatologicznie” wskazuje, co oferujesz.
 
Jak myślisz, co kryje się za markami VIP MEBLE, ePerfumy.pl czy PolskiBus? W wersji słownej takie znaki towarowe nie mają większych szans na rejestrację. Właściwie jedynym ratunkiem jest dla nich wykazanie wtórnej zdolności odróżniającej. Czyli, że w następstwie ogromnej popularności ludzie kojarzą konkretnego przedsiębiorce, po samej jego nazwie.

Ta wyjątkowa sztuka udała się chociażby marce sklepu eObuwie.

 


 

Opisowa nazwa firmy – jak ją zastrzec?

Opisowość nazwy firmy to tzw. bezwzględna przeszkoda rejestracji.

Stosunkowo łatwo ją obejść ubierając dane słowo/ słowa w fantazyjną szatę graficzną. Zauważ, że w takim przypadku konsument jest w stanie kojarzyć markę nie tyle po jej nazwie co po logo. I taki argument często przekonuje eksperta z Urzędu Patentowego.

Tą drogą poszedł PolskiBus, który dostał odmowę na znak słowny, ale później skutecznie zarejestrował kilkanaście znaków słowno-graficznych.

Teraz być może nurtuje Cię pytanie…
 

Czy zastrzegając logo, chronię również nazwę firmy?

Jeżeli na płaszczyźnie fonetycznej logo jest opisowe to nie.

Od strony prawnej, ochronie podlegają jedynie te elementy znaku, które mają zdolność odróżniającą. Czyli w ostatecznym rozrachunku jedynie ten “garniturek” logo, a nie zawarte w nim słowo. Z tym że najczęściej ta opisowość nie jest tak czytelna.


Przykładem niech będzie znak SUPERCHICKEN (Z-377652).

Takie pojęcie nie istnieje. To połączenie słów “super” i “chicken”. Dodatkowo mamy tu język angielski. Czyli jakaś fantazja występuje – zgoda. Ekspert rozpatrujący zgłoszenie będzie jednak oceniał czy potencjalny konsument bez cienia namysłu rozszyfruje, co się za tą marką kryje. Tutaj uznał, że do oznaczania drobiu to określenie jest opisowe.

Gdyby jednak zgłoszono do rejestracji logo, to całe postępowanie mogłoby się udać.


Przykładowo Urząd Patentowy odmówił rejestracji na słowny znak WYBORNE JAJO (Z-374119). Nie miał jednak żadnych obiekcji przy rejestracji znaku z grafiką:

Opisowa nazwa firmy.

R-243236

Swoją drogą poziomem fantazji dorównuje mu chyba tylko poniższy znak:

R-185288



No, ale dziś eksperci są bardziej restrykcyjni w ocenie tej dystynktywności. Takie kwiatki już raczej nie przechodzą. W przeszłości rejestrowano znaki, które dziś mogą szokować.

 

Czy warto rejestrować logo zawierające nazwę opisową?

No i tutaj przechodzimy do sedna dzisiejszego artykułu. Do niedawna odpowiadałem moim Klientom, że taka rejestracja niewiele im daje. No może poza możliwością używania symbolu ® przy logo, który wizerunkowo buduje wiarygodność firmy.

Od strony prawnej oznaczenia opisowe należą do kategorii znaków słabych. Ich niski poziom ochrony przejawia się w tym, że konkurent łatwo może obejść prawo. Wystarczy, że identyczne słowo ubierze w niepodobną grafikę, czyli stworzy własne logo.

Dziś, po udzieleniu kilkuset porad prawnych zmieniłem zdanie.

 

Od strony merytorycznej wszystko oceniam tak samo. Teoretycznie taka rejestracja niewiele nam daje. W praktyce jest zupełnie inaczej.

Ludzie widząc świadectwo ochronne znaku towarowego, reagują jak zahipnotyzowani. Wielu bez większego zastanowienia przyjmuje za pewnik, że skoro znak jest zarejestrowany, to uprawniony ma monopol również na nazwę.

Ma to swoje finansowe konsekwencje dla rynku. Poniżej przedstawiam historie, w których opisowa nazwa firmy zarejestrowana jako logo, posłużyła do ataku na konkurencję.

-1-
Blokowanie reklam Google AdWords.

Pod pewnymi warunkami możesz użyć cudzego znaku w reklamach Google AdWords.
 
Tak konkurują ze sobą, chociażby marki pyszne.pl i pizzaportal.pl


 
Właściciel znaku może zablokować jego używanie w widzialnych elementach tych reklam, czyli w ich treści. Dodatkowo ręcznie można do Google zgłaszać skargi na to, że dana reklama łamie nasze prawa. Skargi rozpatruje żywy człowiek, a nie algorytm.

I spotkałem się z historią, gdzie jeden przedsiębiorca zastrzegł słowno-graficzny znak typu “VIP MEBLE”, po czym skutecznie zablokował reklamy konkurencji na te dwa opisowe słowa. Teoretycznie to nie powinno się udać.

W praktyce pracownika Google “zahipnotyzowało” świadectwo ochronne 🙂

-2-
Utrata domeny na której stał sklep internetowy.

Ta historia nie powinna mieć miejsca, ale się wydarzyła.

Pewien przedsiębiorca prowadził sklep pod domeną składającą się z nazwy rodzajowej. Coś w stylu zabawki-dla-dzieci.pl. Wkurzyło to jego konkurenta, który pod podobną nazwą działał jako pierwszy. Zgłosił więc do ochrony znak słowny i… dostał odmowę.
 
Ekspert słusznie zauważył, że to nazwa opisowa. Firma złożyła więc wniosek o rejestrację logo. Jego grafika była fantazyjna, więc znak udało się zastrzec.

Mając w ręku świadectwo ochronne, złożono pozew do Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych.

Teoretycznie sprawa powinna obronić się sama.

Arbiter powinien wyłapać, co jest przedmiotem ochrony, ale tego nie zrobił. Właściciel spornej domeny przegrał. Po części zresztą na własne życzenie, bo na pozew nie odpowiedział. Nie uznał nawet za stosowne skonsultować sprawy z rzecznikiem patentowym.

Arbiter zapoznał się więc z pismem radcy prawnego powoda, spojrzał na świadectwo ochronne znaku i uznał, że abonent używał domeny z naruszeniem prawa.


-3-
Usunięcie aukcji na Allegro.

Z mojego doświadczenia wynika, że rozmowy z pracownikami Allegro to loteria.

W jednym przypadku “specjalista ds. Własności Intelektualnej” nie chciał usunąć aukcji konkurenta, choć moja klientka dysponowała znakiem słownym. Znam też historię, kiedy w oparciu o znak słowno-graficzny zablokowano aukcje jednego przedsiębiorcy. Tylko był to właśnie przypadek, kiedy na płaszczyźnie fonetycznej znak był opisowy.
 
Znowu więc choć teoretycznie taki znak nie powinien na to pozwalać, w praktyce stał się narzędziem prawnym do blokowania konkurencji. Do podobnych historii może dochodzić również na innych portalach typu Facebook czy Olx.

-4-
Skuteczne zastraszenie konkurencji.

Do tego typu przypadków dochodzi najczęściej.

Przedsiębiorca zastrzega opisową nazwę firmy jako logo i wysyła pisma ostrzegawcze do konkurentów. Czasami również do ich partnerów biznesowych. Chętnie cytuje przy tym przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej:

Art. 153

1. Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 
Często żąda przy okazji odszkodowania za rzekomo poniesione straty.

Wiem, że większość małych przedsiębiorców nigdy nie miała do czynienia ani z prawnikami ani z sądami. Powiem więcej. Spora ich część nie wie nawet, że nazwę i logo można zarejestrować. Dodając do tego awersję do korzystania z pomocy prawników mamy przepis na to, jak dać się zastraszyć.

Wiele osób ze strachu schodzi ze spornej nazwy. Później próbuje negocjować kwotę odszkodowania. Odszkodowania, którego w większości przypadków nie muszą płacić!
 
No ale znów, świadectwo ochronne ma działanie hipnotyzujące…
 


-5-
Szkody wizerunkowe po ataku konkurencji.

W poprzednim punkcie pokazałem, jak firmy próbują naciskać na swoją konkurencję w sposób niepubliczny. Po prostu wysyłają do nich pisma ostrzegawcze przez kancelarie prawne. Czasami jednak stosują tańszą metodę i publicznie, na portalach społecznościowych, zarzucają przeciwnikom podszywanie się pod ich markę.

Internauci nie mają czasu na szczegółową analizę faktów. Jeżeli nazwa jest podobna, a atakujący pokazuje skan świadectwa ochronnego to werdykt jest prosty – winny. W tym całym hejcie słabo słyszalne są pojedyncze głosy rozsądku, że przecież nie można uzyskać wyłączności na określenie opisowe.

Często czytałem komentarze, że przecież gdyby tak było, to urząd patentowy znaku by nie zarejestrował. No tak, ale zgłoszenie dotyczyło logo, a nie znaku słownego. Przy znaku słownym to ma sens. Z drugiej strony i tak można próbować takie prawo unieważnić.

Teoria teorią a praktyka praktyką.

Te i wiele innych historii przekonały mnie do zmiany zdania.

Dziś uważam, że nawet jeżeli używasz opisowej nazwy firmy, to warto abyś zarejestrował logo. Chodzi o to, że dzięki temu pacyfikujesz działania firm, które mogą chcieć Ci zaszkodzić. To mogą być trolle od znaków towarowych lub konkurenci w postaci np. Twojego byłego wspólnika, lub pracownika.

Na drodze spornej raczej powinieneś się wybronić. Przykładowo na blogu opisałem jak w oparciu o ten argument opisowości wygraliśmy proces o domenę Okazje.pl.

Tyle tylko, że większość sporów nie trafia przed oblicze sądu. Konkurent może Ci straszyć partnerów biznesowych, robić czarny PR lub blokować sprzedaż. Na pozew się jednak nie zdecyduje, bo to są koszty.

Jeżeli jednak swój znak zarejestrujesz jako pierwszy to Ty będziesz w stanie zaczarować wszystkich swoim świadectwem ochronnym 🙂

 


Opisowa nazwa firmy w praktyce EUIPO.

EUIPO to urząd rejestrujący unijne znaki towarowe. Choć obecnie definicja znaku towarowego i procedura jest podobna jak w Polsce, to praktyka już się różni.

Eksperci z tego urzędu ekstremalnie surowo oceniają czy dany znak jest opisowy. Czasami dochodzi o tego, że ekspert z EUIPO podnosi zarzut istnienia bezwzględnych przeszkód rejestracji pomimo tego, że polski urząd identyczny znak już zastrzegł.

Co więcej, dużo surowiej oceniana jest fantazyjność szaty graficznej znaku.
 
To sprawia, że niekiedy mam wrażenie, że EUIPO rozróżnia tylko dwie kategorie znaków:

  • fantazyjne (te kwalifikują się do ochrony) i
  • niedystynktywne (nie mające zdolności odróżniającej).

Gdzieś w tym wszystkim pomija się znaki sugerujące lub aluzyjne.

Rejestracja opisowych nazw jest szkodliwa.

Taka praktyka EUIPO wielu przedsiębiorców oburza. Tym bardziej że urząd o tej opisowości informuje dopiero, jak mu się zapłaci za zgłoszenie (nie mniej niż 850 EUR).

Po odmowie pieniądze nie są zwracane.

Mnie jednak zaczęło zastanawiać, czy do tak radykalnej praktyki nie doprowadzili sami przedsiębiorcy. Mając w ręku znaki opisowe zarejestrowane jako logo, starali się monopolizować zawarte w nich słowa. To bez wątpienia jest szkodliwe dla swobody działalności gospodarczej.
 
Patrząc więc na wszystko od strony wolnorynkowej, EUIPO dobrze robi, odmawiając rejestracji na znaki, które mogłyby być wykorzystywane w nieetyczny sposób. Tyle że w Polsce praktyka Urzędu Patentowego RP jest inna. A to oznacza, że powinieneś samemu zadbać o bezpieczeństwo Twojego biznesu.


Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.
Dodatkowo jako gratis otrzymasz mój eBook pt.:
„10 RZECZY, KTÓRE MUSISZ WIEDZIEĆ O OCHRONIE MARKI”


 

baner-pod

Mikołaj Lech

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się ze mną:
+48 575 999 410,
mikolaj@lech.bydgoszcz.pl
Mikołaj Lech

{ 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Tom Ranking Maj 6, 2019 o 17:32

Co z celową rejestracją nazwy, z której korzysta już jakaś firma ale tego nie zarejestrowała? Czy da się odwołać jakoś od tego?

Odpowiedz

Mikołaj Lech Maj 8, 2019 o 15:05

Jeżeli takiego zgłoszenia dokonała osoba, z którą współpracowaliśmy typu dystrybutor, wspólnik czy pracownik to taki znak można próbować unieważnić powołując się na zarzut zgłoszenia w złej wierze. W przypadku kiedy takiego zgłoszenia dokonała firma zagraniczna np. na teren UE będzie ekstremalnie trudno takie prawo unieważnić.

Odpowiedz

Monika Maj 7, 2019 o 09:29

850 Euro robi wrażenie…. a ile musimy zapłacić w Polsce?

Odpowiedz

Mikołaj Lech Maj 10, 2019 o 14:59

Dzień dobry Panie Moniko.
Wszystko opisałem w artykule pt.:
Koszt rejestracji znaku towarowego w Polsce, UE i na świecie.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Patentowa LECH Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Patentowa LECH z siedzibą w Bydgoszczy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem mikolaj@lech.bydgoszcz.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: