Mikołaj Lech
rzecznik patentowy
Spis treści
- • Prawo do adresu strony internetowej. Komu przysługuje?
- • Dwa modele prawnej ochrony marki w Polsce
- • #1 – Spór o adres www z producentem, który ma znak towarowy
- • #2 – Czy można przejąć Twoją domenę w oparciu i „opatentowane” znaki?
- • Domena internetowa nie może naruszać prawa
- • #3 – Spór o nazwę domeny internetowej BABY.PL
- • Naruszenie znaku towarowego w adresie strony internetowej
- • #4 – Nieudane przejęcie domeny z nazwą firmy
- • #5 – Zastrzegłem domenę internetową, więc nie łamię prawa
- • Jak odpowiedzieć na pytanie czy wystarczy zastrzec znak towarowy, aby przejąć domenę?
Prawo do domeny internetowej. Własność domeny internetowej. Kim jest abonent domeny?
Nikomu! Od strony formalnej nie da się być właścicielem praw do domeny. Abonent domeny może jedynie czasowo z niej korzystać. Tej konstrukcji bliżej do wynajmu mieszkania. Dopóki płacisz regularnie czynsz, możesz go używać.
Analogicznie jest z prawem do domeny internetowej.
Z drugiej strony w oparciu o domenę komercyjnie używa się marki. Zwykle nazwa firmy znajduje się w jej adresie. Czy można być właścicielem praw do konkretnej marki? Oczywiście! I to w oparciu o te prawa możesz prawa możesz próbować odebrać domenę nieuczciwej konkurencji. Kluczowe jest więc ustalenie na jakie prawa, i czy w ogóle, możesz się powoływać.
Dwa modele prawnej ochrony marki w Polsce
Prawa do marki można wywodzić z przepisów darmowych oraz płatnych. Pierwsze, zapewniają minimalną ochronę temu, kto daną nazwą posługiwał się pierwszy. Drugie, najsilniejsze, przysługują firmie, która zarejestrował nazwę w Urzędzie Patentowym. Zanim wyjaśnię czy wystarczy zastrzec znak towarowy, aby przejąć domenę, spójrz na te mapki:
Czasami dochodzi do sytuacji, że choć to Ty używałeś danej nazwy pierwszy, konkurent zastrzegł ją na siebie. Mamy wtedy konflikt, który rozstrzyga się na drodze spornej. A to na przestrzeli lat potrafi kosztować nawet 30 tys. zł. Właśnie dlatego na dłuższą metę prowadzenie firmy bez rejestrowania znaków towarowych, jest bardzo ryzykowne.
Spory o domeny internetowe
– 1 –
Spór domenowy z producentem, który ma zarejestrowany znak towarowy w Urzędzie Patentowym
W sporach dotyczących domen internetowych, znaki towarowe odgrywają kluczową rolę. Posiadanie zarejestrowanego znaku towarowego może zadecydować o wyniku w procesie sądowym. Nieautoryzowani dystrybutorzy dużych marek częstokroć zmagają się z tym problemem. Przykładowo sprzedajesz oryginalne piły łańcuchowe marki STIHL. Wszystko jest zgodne z prawem, bo mieści się w ramach wyczerpania prawa do znaku.
I teraz, jeżeli prowadzisz biznes pod domeną typu stihl-sklep.pl, to masz problem. Prawnicy producenta mogą próbować przejąć tę domenę. Kluczowym zarzutem będzie to, że domena zawiera w sobie ich brand. A to może wprowadzać w błąd klientów. Nie zakazują Ci samej sprzedaży, ale domenę masz im oddać.
Taki był finał sporu o domenę sabon.pl (sygn. akt 72/16/PA). Abonent, choć miał z producentem podpisaną umowę franszyzy, to nie zawierała ona pozwolenia na użycie nazwy marki w domenie. To przesądziło o tym, że ją finalnie stracił. W tym przypadku zastrzeżenie znaku towarowego wystarczyło do jej odebrania.
Wniosek: Użycie w adresie domeny znaku producenta może naruszać prawo.
Jeżeli otrzymałeś takie pismo, to skontaktuj się ze mną. Jako rzecznik patentowy przyjrzę się tej sprawie i ocenię, czy domenę da się uratować. Ewentualnie, poprowadzę w Twoim imieniu negocjacje z kancelarią producenta.
Dalsza część artykułu pod formularzem.
– 2 –
Czy wystarczy zastrzec znak towarowy, aby odebrać domenę?
Odpowiedź na to pytanie, nasz przeciwnik procesowy poznał po 3 letnim sporze.
Klientka odezwała się do mnie, kiedy straciła dostęp do firmowej skrzynki mailowej. Sprawdziłem, że domena była teraz zarejestrowana… na ex-pracownika. Łatwo ją przejął, bo odpowiadał za sprawy informatyczne w firmie. Dodatkowo, aby „zabetonować” prawa do domeny, zastrzegł ją na siebie. Sprawa była trudna, bo wymagała od nas rozpoczęcia dwóch sporów:
- pierwszy przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych o odebranie domeny;
- a drugi przed Urzędem Patentowym RP o unieważnienie prawa ochronnego do znaku.
Wygrywając spór o nazwę domeny, ten człowiek nadal mógł ją blokować na rynku w oparciu o zastrzeżony znak. Sprawy były więc powiązane, co wydłużało całe postępowanie.
Rejestracja domeny internetowej nie może naruszać prawa
„Kto pierwszy, ten lepszy” czy też „Pierwszy w Urzędzie Patentowym zyskuje najwięcej”. W myśl tych zasad rejestruje się w Polsce domeny internetowe oraz znaki. Z tym, że nawet udana rejestracja znaku towarowego nie legalizuje jednak działań naruszyciela.
Udowodniliśmy w obu postępowaniach, że do cesji domeny doszło podstępem. Mało tego, ta osoba zrobiła to w momencie, kiedy była jeszcze związana umową o pracę. A markę mojej Klientki, chroniły i tak przepisy nie wymagające formalnego zastrzeżenia.
Nie wchodząc w szczegóły, pełną władzę nad domeną odzyskała po prawie 3 latach. Przez ten czas, odcięta od skrzynki mailowej, straciła większość Klientów.
Wniosek: Przejęcie domeny i zastrzeżenie jej jako znaku towarowego można skutecznie podważyć.
Ten spór pokazuje, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Dobrze tak chronić swoją markę, aby uniemożliwić kradzież domeny internetowej czy samej nazwy firmy. A najciemniej jest pod latarnią. To nie trolli od patentowych powinieneś się bać, a współpracowników.
– 3 –
Spór o domenę babypl.pl (sygn. akt 40/18/PA)
Sprawa wydała mi się ciekawa z kilku powodów.
Po pierwsze w celu przejęcia domeny, właściciel sklepu z zabawkami, zastrzegł swoje logo z adresem domeny. A po drugie, od wyroku, w mojej ocenie błędnego, nie dało się odwołać. Taka jest specyfika sporów domenowych przed tym sądem arbitrażowym.
Okoliczności sprawy wyglądały tak, że właściciel domeny baby.pl od 1992 roku sprzedawał akcesoria dla dzieci. W 2017 roku zauważył na rynku konkurenta prowadzącego sklep pod adresem babypl.pl. Pozwał go i sprawę wygrał. Sąd uznał, że doszło do naruszenia prawa. Abonent dopuścił się również czynów nieuczciwej konkurencji.
Naruszenie prawa do znaku towarowego w domenie internetowej
Sprawa mnie zaciekawiła, więc zacząłem ją rozkładać na czynniki pierwsze. Sprawdziłem, że powód próbował zastrzec znak baby.pl w wersji słownej. Co ciekawe Urząd Patentowy odmówił mu ochrony:
Dlaczego? Ponieważ wyrażenie „baby” oznacza w języku angielskim „dziecko”. Z kolei element „.pl” od dawna przez sądy jest uważany za mało fantazyjny. To dlatego w jednym ze sporów APPLE nie udało się przejąć domeny ap.pl. Całościowo więc, nazwa „baby.pl” to w ogóle nie marka handlowa, a banalna informacja o sklepie dla dzieci.
Czyli możemy mieć tutaj pewność, że logo nie chroni samej nazwy. Mimo to skuteczna rejestracja logo niejako „zahipnotyzowała” arbitra. I szczerze mówiąc często to widzę na rynku. Podobnie reaguje Allegro jak wyśle się im świadectwo ochronne.
Wniosek: Ten spór pokazuje, że czasami wystarczy zastrzec znak towarowy, aby przejąć domenę internetową. Wydaje mi się jednak, że udało się to tylko dlatego, że abonent domeny nie korzystał z pomocy prawnika. Jak pokazuje kolejna sprawa, dało się to wygrać.
– 4 –
Nieudane przejęcie domeny z nazwą firmy (domena OKAZJE.PL)
To kolejny ciekawy spór, który prowadziliśmy. Klient w 2002 roku kupił domenę okazje.pl. Parę lat później powstała spółka Okazje.info. Z czasem wyrosła na trzecią porównywarkę cen w Polsce. Jej właściciele uznali, że siłowo zabiorą domenę mojego Klienta.
W tym celu skorzystali z formalnej rejestracji unijnego znaku towarowego:
Po analizie sprawy uznałem, że widzę duże szanse na wygraną. Aby nie mnożyć kosztów, zrezygnowaliśmy z unieważnienie tego znaku. A myślę, że można było tutaj zarzucić zgłoszenie w złej wierze. W końcu celem rejestracji nie było używanie znaku, bo adres odsyłał do domeny, której zgłaszający nie posiadał.
Finalnie wygraliśmy w oparciu o argument, że konkurencja nie ma monopolu na słowo „okazje”. Nie dają jej tego ani te przepisy darmowe ani płatne. Określenie „okazje” należy do pojęć wolnych, których nikt nie może być właścicielem.
Wniosek: W oparciu o zarejestrowane znaki nie można odebrać komuś domeny internetowej, jeżeli słowo zawarte w logo jest opisowe. Na wielu przykładach tłumaczyłem to w tym artykule.
Ciekawostka:
Z czasem moje stanowisko potwierdził UPRP odmawiając zastrzeżenia domen internetowych: okazje.pl (Z.487588), okazja.com (Z.487601), okazja.pl (Z.487583), okazja.eu (Z.487605), okazja.org (Z.487608), okazja.biz (Z.487607), okazja.net (Z.487606), okazja.info (Z.487609), okazja.com.pl (Z.487604).
– 5 –
Zastrzegłem domenę internetową, więc nie łamię prawa!
Z tym mitem spotykam się w pracy bardzo często. Ludzie wychodzą z założenia, że skoro Urząd Patentowy im znak zarejestrował to są bezpiecznie. Tak zresztą myślał człowiek ze sporu numer dwa. Tutaj jednak okoliczności sprawy były nieco inne.
Pewna kobieta chciała otworzyć sklep internetowy. Niestety wymyślona przez nią nazwa nie była tak oryginalna jak się jej wydawało. Szybko znalazła konkurencyjny sklep, który już jej używał. Zmieniła więc w swojej nazwie jedną literkę. Uznała, że skoro nazwy nie były takie same, to nie może być mowy o złamaniu prawa.
Co więcej, w internecie znalazła firmę, która oferowała darmowe badanie możliwości zastrzeżenia marki. Kiedy zapewnili ją, że identycznej nazwy nikt nie zastrzegł, zleciła im rejestrację nazwy.
Efekt? Po dobrych 3 tygodniach od otwarcia sklepu otrzymała pozew. Właściciel sklepu, o którym wiedziała, zarzucał jej, że tak podobną nazwą dokonuje czynów nieuczciwej konkurencji. Kobieta broniła się tym, że skoro Urząd jej znak zastrzegł, to uznał, że nazwy dostatecznie się różnią. Tylko, że ekspert tego nie sprawdza.
Finalnie straciła domenę internetową, a po roku konkurent unieważnił jej ochronę w UPRP.
Wniosek: Nawet skuteczne zastrzeżenie znaku towarowego nie legalizuje marki, o ile łamie ona prawo. Aby tego uniknąć, zleć pogłębioną analizę rzecznikowi patentowemu.
Czy wystarczy zastrzec znak towarowy, aby przejąć domenę internetową? Podsumowanie
Ten artykuł mogę podsumować tak, że w prawie nic nie jest tak proste jak się wydaje. „Opatentowanie” marki faktycznie daje monopol na używanie danego oznaczenia. Tyle, że od tej zasady jest wiele wyjątków. Jest ich na tyle dużo, że mogą odwrócić losy sporu o domenę internetową.
Istnieje wiele argumentów za zastrzeganiem marek firm. Ochrona domeny internetowej to ledwie jeden z nich. Jeżeli pierwszy działałeś pod daną marką, to najczęściej wystarczy „opatentować” nazwę firmy, aby przejąć domenę. No chyba, że jest opisowa.
Jeżeli zastanawiasz się co zrobić z konkurentem, który użył podobnej nazwy w adresie domeny, to skontaktuj się ze mną. Wykorzystam całe moje doświadczenie i wiedzę, aby Ci pomóc.
Spór o adres domeny internetowej przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych – wywiad
Na koniec zachęcam Cię do posłuchania mojej rozmowy z prezesem Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych, dr Ireneuszem Matusiakiem:
>> Pobierz odcinek | Zobacz wszystkie odcinki
>> Odsłuchaj na: Apple Podcast | Spotify | YouTube
Zobacz również:
- 33 powody dlaczego warto chronić swój znak towarowy
- Własność intelektualna a prawo własności przemysłowej. Co te pojęcia oznaczają?
- Ile lat trwa prawo ochronne na znak towarowy w Polsce i na świecie?
- Allegro usunęło moją ofertę. Co zrobić, aby ją szybko przywrócić?
- Odmowa rejestracji znaku towarowego
- Prawa autorskie do logo firmy – 7 szkodliwych mitów
- Ile kosztuje rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym?
- 7 powodów dlaczego lepiej zastrzec słowo a nie logo
- Unijny znak towarowy – co musisz o nim wiedzieć?
FAQ
Czy Urząd Patentowy może odrzucić zgłoszenie mojego znaku towarowego?
Tak. Dlatego ważne jest, aby dobrze przygotować się do procedury zgłoszeniowej. Najlepiej zacznij od 👉 pogłębionej analizy prawnej swojej marki. Dzięki temu wyeliminujesz błędy, przez które ekspert odrzuci Twoje zgłoszenie. A stanie się tak, jeżeli zgłoszony znak:
🔴 jest pozbawiony zdolności odróżniającej, np. nazwa wprost wskazuje co oferujesz, a szata graficzna w logo jest zbyt prosta;
🔴 zawiera niedozwolone symbole, np. czerwony krzyż lub obraźliwe treści.
Pamiętaj, że samo zgłoszenie nie jest gwarancją, że ochronę otrzymasz. Więcej, możesz w ten sposób zwrócić na siebie uwagę prawników konkurencji, jeżeli Twoja nazwa firmy jest zbyt podobna. Aby uniknąć kosztownych sporów, skorzystaj z pomocy rzecznika patentowego przy zgłoszeniu.
Jakie są koszty związane z uzyskaniem ochrony znaku towarowego w Polsce?
Opłaty urzędowe za zgłoszenie i pierwszy okres ochrony zaczynają się w Polsce od kwoty 890 zł. To prawo wyłączne do marki jest przyznawane na 🔟 lat i możesz oczywiście je przedłużyć.
Na finalny koszt ma wpływ:
🟢 ilość klas towarowych i usługowych, dla których chcesz „opatentować” znak;
🟢 wybrana forma zgłoszenia – elektroniczna lub papierowa oraz
🟢 forma znaku towarowego (w procedurze międzynarodowej ochrona logo jest droższa).
Szczegółowe opłaty 💰 na Polskę, Unię Europejską i świat ✅ opisałem w tym artykule. Pamiętaj, że jeżeli będziesz chciał swoją markę zastrzec jako osobno znak słowny i logo, to będą to dwa zgłoszenia. Opłaty z tego tytułu będą osobne dla każdego wniosku.
Czy warto chronić domenę internetową jako słowny znak towarowy?
Jeśli twoja domena stanowi automatycznie rozpoznawalną markę, taką jak PRACUJ.PL czy BOOKING.COM, warto ją zastrzec. W sytuacjach, gdy przedsiębiorcy wykorzystują głównie element słowny zawarty w adresie, rekomendowane jest skupienie ochrony na tej części.
✅ Rejestracja Marki: Dzięki rejestracji marki w Urzędzie Patentowym można objąć ochroną dowolną domenę, niezależnie od jej rozszerzenia. Fragmenty jak „www” czy „.pl” są uważane za opisowe, a więc prawo ich nie zabezpieczy. Zastrzegając nazwę, na przykład FENIX, uniemożliwiasz konkurencji wykorzystanie każdej domeny z tym określeniem. Rejestracja znaku towarowego daje monopol na posługiwanie się danym oznaczeniem.
🔴 Ograniczenia: Należy pamiętać, że niektóre adresy, takie jak „zabawki.pl”, „aptekaonline.pl” czy „sklepdlapiłkarza.pl”, są opisowe i nie można ich zarejestrować. To dość częsty problem – aż 28% wniosków kończy się odmową rejestracji.
👉 Konsultacja z Rzecznikiem Patentowym: Zanim złożysz podanie o rejestrację, warto skonsultować się z rzecznikiem patentowym. Dzięki temu unikniesz potencjalnych problemów i upewnisz się, że domena jest odpowiednio chroniona.
Jak zapewnić marce optymalną ochronę w Urzędzie Patentowym?
Chcesz, by Twój znak towarowy był odporny na wszelkie próby nielegalnego wykorzystania czy podrabiania? Kluczem jest jego rejestracja. 🟢 Rejestracja znaku towarowego daje najsilniejszą ochronę prawną. Jako dowód Twojego prawa, otrzymasz świadectwo ochronne – porównywalne do aktu notarialnego.
Oto trzy podstawowe kategorie znaków, które warto zabezpieczyć:
1️⃣ SŁOWNA – odpowiada nazwie Twojego przedsiębiorstwa;
2️⃣ SŁOWNO-GRAFICZNA – łączy w sobie słowo z elementem wizualnym;
3️⃣ GRAFICZNA – symbol czy ilustracja stanowiąca kluczowy element logo (np. nadgryzione jabłko Apple).
Istnieją cztery strategie ochrony marki ✅, a każda z nich ma na celu jej zabezpieczenie na jak największej liczbie frontów. Zastanów się, jak konkurencja mógłby podważyć Twoją markę i odpowiednio się przed tym zabezpiecz. W tym procesie nieocenioną pomocą będzie konsultacja z rzecznikiem patentowym.
