Zastrzeżenie domeny internetowej w Urzędzie Patentowym. Co należy wiedzieć? Czy warto chronić domenę?

• Sprawdź 👉 koszt zastrzeżenia nazwy z pomocą rzecznika patentowego

Ochrona domeny internetowej. Jak prawo chroni domenę internetową? Właściciel domeny czy abonent domeny?

Pewnie Cię zaskoczę, ale w świetle polskich przepisów nie można mieć praw własności do domeny. Ciężko mówić nawet o kupieniu domeny, skoro tracisz do niej dostęp, jak nie opłacisz kolejnego okresu. Prędzej można tu mówić o konstrukcji podobnej do wynajmu mieszkania. Nie jesteś właścicielem domeny, a jesteś jej abonentem. Czyli masz prawo do korzystania z usługi na zasadzie uiszczania stałej, regularnej opłaty.

Na tym jednak te podobieństwa się kończą.

Firmowa domena internetowa jest miejscem, gdzie komercyjnie używasz swojej marki. Standardowo w jej adresie znajduje się Twoja nazwa firmy. Po kilku miesiącach zaczynają ją chronić tzw. przepisy darmowe. Kupienie domeny nie daje Ci praw do nazwy firmy.

Taka darmowa ochrona jest minimalna, ale darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby. 🙂

Nieporównywalnie lepiej zabezpieczy Cię rejestracja znaku towarowego. To co prawda kosztuje, ale w zamian otrzymujesz silny monopol prawny na całą Polskę. Opierając się o te prawa darmowe bądź płatne, możesz chronić swoją domenę internetową.

Tyle że w UPRP i EUIPO procedura opiera się o zasadę kto pierwszy, ten lepszy. Oznacza to, że konkurent może zastrzec na siebie nazwę, którą Ty posługiwałeś się pierwszy. Często robi to były wspólnik, aby przejąć prawa do domeny internetowej.

Już tylko z tego powodu powinieneś być pierwszy ze zgłoszeniem. Wraca jednak pytanie – czy warto zastrzec adres domeny w Urzędzie Patentowym?

Czy zastrzeżenie domeny internetowej chroni podobne nazwy?  

„Opatentowanie” znaku towarowego zabezpiecza przed ryzykiem pomyłki. Do złamania prawa dojdzie wtedy, kiedy podobieństwo nazw czy domen, prowadzi do konfuzji. To mit, że tylko wejście w identyczną nazwę stanowi naruszenie. Ochrona wynikająca z rejestracji jest niezwykle silna. Pokażę Ci to na kilku sporach domenowych. Zwróć uwagę, że strony wygrywające nie „opatentowały” domen internetowych, a same „gołe” nazwy firm.

Spory o domeny

1 – CARTIER vs. chatier.pl (sygn. akt 57/14/PA)

Cartier to francuska marka produktów luksusowych (m.in. kosmetyków). Kiedy abonent domeny chatier.pl zaczął sprzedawać w Polsce perfumy, spółka pozwała go przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych.

Postępowanie sporne wygrała, a w uzasadnieniu wyroku możemy przeczytać:

Przy dokonywaniu oceny podobieństwa domeny do zarejestrowanego znaku towarowego należy pamiętać o charakterystycznej budowie domeny internetowej, która obejmuje dodatkowe elementy, jak np. domenę pierwszego stopnia „pl” czy też oznaczenie serwera „www”, jednakże nie powinno się ich brać pod uwagę, gdyż jako takie nie mają one bowiem charakteru odróżniającego. Tym samym Sąd Polubowny stoi na stanowisku, że podobieństwo pomiędzy domeną „chatier.pl”, a znakami towarowymi Powódki „Cartier” zachodzi na płaszczyźnie wizualnej (drobne różnice polegające na przestawieniu liter i zamianie spółgłoski „r” na spółgłoskę „h” nie mają istotnego znaczenia), fonetycznej (w języku polskim w zasadzie wymowa oby wyrazów jest identyczna, a różnica dla polskiego internauty/potencjalnego konsumenta prawie niezauważalna) i znaczeniowej […].

Ta niedystynktywność stałych części adresu domeny, może przesądzić czasami o braku podobieństwa znaków. Kilka lat temu APPLE próbował odebrać domenę ap.pl. Sąd Polubowny oddalił pozew wskazując, że elementem, na który zwrócą uwagę odbiorcy jest tylko „ap”. A ten do marki APPLE nie jest kolizyjnie podobny.

2 – VITUS vs. VIVUS.EU (Nr B2 205 378)

To postępowanie sporne toczył się przed EUIPO. Ktoś próbował zastrzec domenę internetową vivis.eu jako znak towarowy. Sprzeciw wniósł uprawniony do wcześniejszego znaku słownego VITUS.

Również tutaj ocenę podobieństwa ograniczono do słów „vitus” i „vivus”. Element „.eu” uznano za informację o domenie wyższego rzędu. Czyli, że jest to oferta skierowana na rynek europejski. Tym samym, element „.eu” nie niwelował nadmiernego podobieństwa obu oznaczeń.

Finalnie EUIPO odmówiło ochrony na nazwę VIVUS.EU

3 – SABON vs. sabon.pl (Sprawa 72/16/PA)

SABON to słowny i słowno-graficzny unijny znak towarowy. Jego właściciela łączyła umowa franszyzy z abonentem adresu sabon.pl. Nie wynikało z niej jednak zezwolenie, na wykorzystanie nazw w adresie www.

Abonent domeny oddać jej nie chciał, więc sprawa trafiła przed oblicze Sądu Domenowego przy PIIT.

Ten uznał, że użycie cudzego znaku towarowego w adresie www to reklama. Ma to zachęcić klientów do odwiedzenia strony. Ponadto arbiter dopatrzył się tutaj naruszenia dobrych obyczajów. Tak skonstruowany adres domeny wprowadzał klientów w błąd. Sugerował bowiem, że właścicielem jest uprawniony do oznaczenia SABON.

Finalnie, głównie dzięki rejestracji, abonent domenę stracił.

Czy da się zastrzec znak towarowy taniej? Tak, skorzystaj z unijnych dotacji!

Możesz obniżyć opłaty urzędowe za rejestrację marki aż o 75% dzięki dotacjom z UE. Program skierowany jest do firm z sektora MŚP, a jego górna granica wynosi 700 EUR. W zeszłym roku 100% złożonych przeze mnie wniosków zakończyło się przyznaniem grantu. Chętnie pomogę Ci uzyskać taką dotację. Po prostu napisz do mnie przez formularz.

^{Dalsza część artykułu pod formularzem.}

Czy wystarczy zastrzec znak towarowy, aby przejąć domenę?

Rejestracja domeny internetowej w formie znaku towarowego. Co zgłosić?

Ciekaw jestem, czy wyłapałeś główny wniosek jaki płynie z powyższych spraw spornych. Otóż słowny znak towarowy zabezpiecza domenę z każdym rozszerzeniem. To dowodzi, że nie ma potrzeby dodatkowo zastrzegać domeny.

Jeżeli chcesz mocno zabezpieczyć własną markę, to zgłoś do rejestracji w Urzędzie Patentowym: nazwę, logo i sygnet. Tak zabezpieczysz swoje prawa na każdej płaszczyźnie. Przykład Janiny Bąk:

Dzięki temu prawo chroni jej oficjalną domenę www.janinadaily.com oraz alternatywne wersje typu www.janinadaily.pl czy www.janinadaily.eu. Skoro ekspert przyznał jej ochronę na samą nazwę (tj. znak słowny), to uznał, że ten element można zmonopolizować.

A nie zawsze jest to możliwe.

Opisowy znak towarowy. Jakich nazw domen internetowych nie da się zarejestrować?

Wiele osób błędnie zakłada, że urzędnik zaakceptuje wszystko, co się zgłosi. Ponoć to musi się udać, niczym złożenie wniosku o wydanie paszportu. Tymczasem ekspert weryfikuje, czy to, co chcesz chronić, ma tzw. zdolność odróżniającą.

Nie da się przykładowo zmonopolizować słów, które wprost informują, co oferujesz. Przepisy wskazują, że na rejestrację nie kwalifikują się określenia opisowe. Zabezpieczenie w ten sposób domeny internetowej typu zabawki-drewniane.pl dałoby Ci monopol na nazwę kategorii produktów. To z kolei zablokowałoby zdrową i uczciwą konkurencję na rynku.

Wiele osób jednak takie próby „opatentowania” podejmowało:

• samochody.eu (Z.515063), status – odmowa;
• winda.com (Z.399352), status – odmowa;
• cynkowanieogniowe.eu (Z.489337), status – odmowa;
• polskibus.com (Z.374318), status – odmowa;
• sex.eu (Z.299900), status – odmowa.

Jak widzisz nie każdą domenę można ochronić w wersji słownej. O innych wyłączeniach przeczytasz tu:

• 21 bezwzględnych przeszkód rejestracji znaku towarowego.

Co ciekawe, możesz obejść tę przeszkodę zgłaszając domenę internetową z opisowym słowem, o ile ubierzesz ją w fantazyjną grafikę. Poniżej kilka przykładów skutecznej realizacji takiej strategii:

Czy prawo chroni wtedy nazwę? Na to pytanie odpowiadam w nagraniu:

Rejestracja domeny internetowej jako znaku towarowego. Kiedy warto to zrobić?

Z tego co do tej pory napisałem wynika, że zamiast zastrzegać domenę internetową, lepiej chronić „gołą” nazwę firmy, produktu lub usługi. Są jednak sytuacje, kiedy sam doradzam klientom rejestrację pełnego adresu domeny. Chodzi o przypadki, kiedy od strony marketingowej Twoja marka to właśnie adres www.

Poniżej przykłady firm, które wybrały taką strategię:

• Pyszne.pl (R.284100);
• Booking.com (EUTM-008955353);
• Money.pl (R.225042);
• pracuj.pl (R.272318);
• nazwa.pl (EUTM-010326833).

W każdym innym przypadku odradzam zarejestrowanie domeny internetowej. To dodatkowy koszt dla Klienta, który nie daje wcale silniejszej ochrony. Mimo wszystko można znaleźć na rynku firmy, które zabezpieczyły w ten sposób nawet kilka znaków: gokantor.pl (R.325031), gokantor.com.pl (R.325051) oraz gokantor (R.325022).

Jak zastrzec domenę internetową w Urzędzie Patentowym?

Skoro chcesz zarejestrować domenę, to od strony formalnej będziesz rejestrował znak towarowy. Szczegółowo całą procedurę omawiam w nagraniu poniżej. Tutaj zarysuję tylko trzy najważniejsze kwestie, na które musisz zwrócić uwagę.

Po pierwsze – ubiegając się o taką ochronę, musisz wskazać, na czym będziesz pod domeną zarabiać. Nie da się chronić samej nazwy. Ona musi być połączona z towarami lub usługami. Te wskazuje się według klasyfikacji nicejskiej. To coś podobnego do klasyfikacji PKD.

Po drugie – wszystko opiera się o procedurę sprzeciwową. Czyli teoretycznie możesz nawet wnieść o ochronę znaku identycznego jak ten już zastrzeżony. Warunek jest taki, że jego właściciel nie zauważy Twojego zgłoszenia i nie złoży sprzeciwu. Tyle że skuteczna rejestracja nie legalizuje marki. Po kilku miesiącach taka osoba może Cię pozwać. Aby tego uniknąć, przed zgłoszeniem zleć analizę prawną marki rzecznikowi patentowemu.

Po trzecie – po zrobieniu zgłoszenia na 100% przyjdą do Ciebie pisma od oszustów. Przestępcy wchodzą na bazy UPRP lub EUIPO, kopiują dane zgłaszającego i wysyłają listy z wezwaniem do zapłaty za rzekomo przyznaną ochronę. Kopiują przy tym logo Urzędu, próbując się tak uwiarygodnić. Musisz się tego spodziewać i ignorować takie wezwania.

Ochrona domeny w Urzędzie Patentowym. Czy warto zastrzec domenę internetową – podsumowanie

Często mówię, że 95% procesów sądowych o markę firmy nigdy by nie było, gdyby firmy od razu ją zabezpieczyły. Lepiej więc zgłosić do rejestracji domenę internetową niż działać bez żadnej ochrony.

Na rynku działają trolle od znaków towarowych. Na ich celowniku są przedsiębiorcy, którzy swoich brandów nie chronią. Trolle zastrzegają je wtedy na siebie i próbują np. przejąć ich domenę.

Z drugiej strony większość osób chce złożyć podanie tylko o jeden znak towarowy. Stąd częste pytania czy zgłaszać nazwę czy logo. Moim zdaniem na dłuższą metę bardziej praktyczny jest znak słowny, bo zabezpieczy Ci to domenę internetową.

Jeżeli miałbyś zapamiętać jedną rzecz z mojego artykułu, to jest w naszej branży takie powiedzenie: pierwszy w Urzędzie Patentowym zyskuje najwięcej. Są od tej zasady wyjątki, ale „opatentowanie” znaków rozwiązuję większość problemów z prawami do marek.

Zobacz również:

• Jak dołączyć do programu WOP od Allegro?
• Licencja na wykorzystanie postaci z bajek. Gdzie szukać kontaktu?
• Jak skutecznie chronić domenę internetową?
• Odmowa rejestracji znaku towarowego
• Co to jest klasyfikacja nicejska?
• Czy nazwę i logo firmy trzeba zastrzegać?
• Co daje rejestracja marki na Amazon Brand Registry?
• Czy tylko przedsiębiorca może być właścicielem marki?
• Ile trwa zastrzeganie nazwy firmy?