Zastrzeżenie domeny w Urzędzie Patentowym. Co należy wiedzieć?

• Sprawdź ceny minimalne za usługi rzecznika patentowego

Jak prawo chroni domenę internetową?

Pewnie Cię zaskoczę, ale w świetle polskich przepisów nie można mieć praw własności do domeny. Ciężko mówić nawet o kupieniu domeny, skoro tracisz do niej dostęp, jak nie opłacisz kolejnego okresu. Prędzej można tu mówić o konstrukcji podobnej do wynajmu mieszkania.

Na tym jednak te podobieństwa się kończą.

Firmowa domena internetowa jest miejscem, gdzie komercyjnie używasz swojej marki. Standardowo w jej adresie znajduje się Twoja nazwa firmy. Po kilku miesiącach zaczynają ją chronić tzw. przepisy darmowe. Zastrzeżenie domeny internetowej nie jest do tego wymagane.

Taka darmowa ochrona jest minimalna, ale darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby 🙂

Nieporównywalnie lepiej zabezpieczy Cię rejestracja znaku towarowego. To co prawda kosztuje, ale w zamian otrzymujesz silny monopol prawny na całą Polskę. Opierając się o te prawa darmowe bądź płatne, możesz chronić swoją domenę internetową.

Tyle że w Urzędzie Patentowym procedura opiera się o zasadę „kto pierwszy ten lepszy„. Oznacza to, że konkurent może zastrzec na siebie nazwę, którą Ty posługiwałeś się pierwszy. Często robi to były wspólnik, aby przejąć domenę internetową.

Już tylko z tego powodu powinieneś być pierwszy w Urzędzie Patentowym. Wraca jednak pytanie – czy zastrzeżenie domeny internetowej to dobry pomysł?

Zastrzeżenie domeny internetowej chroni podobne nazwy?

Rejestracja znaku towarowego zabezpiecza przed ryzykiem pomyłki. Do złamania prawa dojdzie wtedy, kiedy podobieństwo nazw czy domen, prowadzi do konfuzji. To mit, że tylko wejście w identyczną nazwę stanowi naruszenie. Ochrona wynikająca z rejestracji jest niezwykle silna. Pokażę Ci to na kilku sporach domenowych. Zwróć uwagę, że strony wygrywające nie zastrzegły domen internetowych, a same „gołe” nazwy firm.

1 – CARTIER vs. chatier.pl (sygn. akt 57/14/PA)

Cartier to francuska marka produktów luksusowych (m.in. kosmetyków). Chroniona jest licznymi słownymi i słowno graficznymi znakami towarowymi. Kiedy abonent domeny chatier.pl zaczął sprzedawać w Polsce perfumy, spółka pozwała go przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych.

Spór wygrała, a w uzasadnieniu wyroku możemy przeczytać:

Przy dokonywaniu oceny podobieństwa domeny do zarejestrowanego znaku towarowego należy pamiętać o charakterystycznej budowie domeny internetowej, która obejmuje dodatkowe elementy, jak np. domenę pierwszego stopnia „pl” czy też oznaczenie serwera „www”, jednakże nie powinno się ich brać pod uwagę, gdyż jako takie nie mają one bowiem charakteru odróżniającego. Tym samym Sąd Polubowny stoi na stanowisku, że podobieństwo pomiędzy domeną „chatier.pl”, a znakami towarowymi Powódki „Cartier” zachodzi na płaszczyźnie wizualnej (drobne różnice polegające na przestawieniu liter i zamianie spółgłoski „r” na spółgłoskę „h” nie mają istotnego znaczenia), fonetycznej (w języku polskim w zasadzie wymowa oby wyrazów jest identyczna, a różnica dla polskiego internauty/potencjalnego konsumenta prawie niezauważalna) i znaczeniowej […].

Ta niedystynktywność stałych części adresu domeny, może przesądzić czasami o braku podobieństwa znaków. Kilka lat temu APPLE próbował odebrać domenę ap.pl. Sąd Polubowny oddalił pozew wskazując, że elementem, na który zwrócą uwagę odbiorcy jest tylko „ap”. A ten do znaku APPLE nie jest kolizyjnie podobny.

2 – VITUS vs. VIVUS.EU (Nr B2 205 378)

Ten spór toczył się przed Urzędem UE ds. Własności Intelektualnej. Ktoś próbował zastrzec domenę internetową vivis.eu jako znak towarowy. Sprzeciw zgłosił uprawniony do wcześniejszego znaku słownego VITUS.

Również tutaj ocenę podobieństwa ograniczono do słów „vitus” i „vivus”. Element „.eu” uznano za informację o domenie wyższego rzędu. Czyli, że jest to oferta skierowana na rynek europejski. Tym samym, element „.eu” nie niwelował nadmiernego podobieństwa obu oznaczeń.

Finalnie EUIPO odmówiło rejestracji znaku VIVUS.EU

3 – SABON vs. sabon.pl (Sprawa 72/16/PA)

SABON to słowny i słowno-graficzny unijny znak towarowy. Jego właściciela łączyła umowa franszyzy z abonentem domeny sabon.pl. Nie wynikało z niej jednak zezwolenie, na wykorzystanie znaku w adresie domeny.

Abonent domeny oddać jej nie chciał, więc sprawa trafiła przed oblicze Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych.

Ten uznał, że użycie cudzego znaku towarowego w adresie domeny to reklama. Ma to zachęcić klientów do odwiedzenia strony. Ponadto arbiter dopatrzył się tutaj naruszenia dobrych obyczajów. Tak skonstruowany adres domeny wprowadzał klientów w błąd. Sugerował bowiem, że właścicielem jest uprawniony do znaku towarowego SABON.

Finalnie, głównie dzięki rejestracji tego znaku, abonent domenę stracił.

Zastrzeżenie domeny internetowej jako znak towarowy

Ciekaw jestem, czy wyłapałeś główny wniosek jaki płynie z powyższych sporów. Otóż słowny znak towarowy chroni każdą domenę internetową. I to bez względu na jej rozszerzenie. To dowodzi, że nie ma potrzeby dodatkowo zastrzegać adresu domeny.

Jeżeli chcesz mocno chronić swoją markę, to zgłoś do rejestracji: nazwę, logo i sygnet. Tak zabezpieczysz swoje prawa na każdej płaszczyźnie. Przykład Janiny Bąk:

Dzięki temu prawo chroni jej oficjalną domenę www.janinadaily.com oraz alternatywne wersje typu www.janinadaily.pl czy www.janinadaily.eu. Skoro urząd przyznał jej ochronę na samą nazwę (tj. znak słowny), to uznał, że ten element można zmonopolizować.

A nie zawsze jest to możliwe.

Jakich domen internetowych nie da się zastrzec?

Wiele osób błędnie zakłada, że Urząd Patentowy zastrzega wszystko, co się do niego zgłosi. Ponoć to musi się udać, niczym złożenie wniosku o wydanie paszportu. Tymczasem ekspert weryfikuje, czy to, co chcesz chronić, ma tzw. zdolność odróżniającą.

Nie da się przykładowo zastrzec słów, które wprost informują, co oferujesz. Przepisy wskazują, że na rejestrację nie kwalifikują się określenia opisowe. Zastrzeżenie domeny internetowej typu zabawki-drewniane.pl dałoby Ci monopol na nazwę kategorii produktów. To z kolei zablokowałoby zdrową i uczciwą konkurencję na rynku.

Wiele osób jednak takie próby rejestracji podejmowało:

• samochody.eu (Z.515063), status – odmowa;
• winda.com (Z.399352), status – odmowa;
• cynkowanieogniowe.eu (Z.489337), status – odmowa;
• polskibus.com (Z.374318), status – odmowa;
• sex.eu (Z.299900), status – odmowa.

Co ciekawe, możesz zastrzec domenę internetową z opisowym słowem, o ile ubierzesz ją w fantazyjną grafikę. Poniżej kilka przykładów skutecznej realizacji takiej strategii:

Czy prawo chroni wtedy samą nazwę? Na to pytanie odpowiadam w nagraniu:

Kiedy jednak warto zastrzec domenę internetową?

Z tego co do tej pory napisałem wynika, że zamiast zastrzegać domenę internetową, lepiej chronić „gołą” nazwę firmy, produktu lub usługi. Są jednak sytuacje, kiedy sam doradzam klientom rejestrację pełnego adresu domeny. Chodzi o przypadki, kiedy od strony marketingowej Twoja marka to właśnie adres domeny.

Poniżej przykłady firm, które wybrały taką strategię:

• Pyszne.pl (R.284100);
• Booking.com (EUTM-008955353);
• Money.pl (R.225042);
• pracuj.pl (R.272318);
• nazwa.pl (EUTM-010326833).

W każdym innym przypadku odradzam zastrzegania domeny internetowej. To dodatkowy koszt dla Klienta, który nie daje wcale silniejszej ochrony. Mimo wszystko można znaleźć na rynku firmy, które zarejestrowały nawet kilka adresów: gokantor.pl (R.325031), gokantor.com.pl (R.325051) oraz gokantor (R.325022).

Jak zastrzec domenę internetową w Urzędzie Patentowym?

Skoro chcesz zastrzec domenę, to od strony formalnej będziesz rejestrował znak towarowy. Szczegółowo całą procedurę omawiam w nagraniu poniżej. Tutaj zarysuję tylko trzy najważniejsze kwestie, na które musisz zwrócić uwagę.

Po pierwsze – ubiegając się o taką ochronę, musisz wskazać, na czym będziesz pod domeną zarabiać. Nie da się chronić samej nazwy. Ona musi być połączona z towarami lub usługami. Te wskazuje się według klasyfikacji nicejskiej. To coś podobnego do klasyfikacji PKD.

Po drugie – wszystko opiera się o procedurę sprzeciwową. Czyli teoretycznie możesz nawet zastrzec znak towarowy identyczny jak ten już chroniony. Warunek jest taki, że jego właściciel nie zauważy Twojego zgłoszenia i nie złoży sprzeciwu. Tyle że skuteczna rejestracja nie legalizuje marki. Po kilku miesiącach taka osoba może Cię pozwać. Aby tego uniknąć, przed zgłoszeniem zleć analizę prawną swojej marki rzecznikowi patentowemu.

Po trzecie – po zrobieniu zgłoszenia na 100% przyjdą do Ciebie pisma od oszustów. Przestępcy wchodzą na bazy Urzędu Patentowego, kopiują dane zgłaszającego i wysyłają listy z wezwaniem do zapłaty za rzekomo przyznaną ochronę. Kopiują przy tym logo Urzędu, próbując się tak uwiarygodnić. Musisz się tego spodziewać i ignorować takie wezwania.

Zastrzeżenie domeny internetowej – podsumowanie

Często mówię, że 95% sporów o markę firmy nigdy by nie było, gdyby firmy od razu zastrzegły swoje znaki towarowe. Lepiej więc zgłosić do rejestracji domenę internetową niż działać bez żadnej ochrony.

Na rynku działają trolle od znaków towarowych. Na ich celowniku są przedsiębiorcy, którzy swoich marek nie chronią. Trolle zastrzegają je wtedy w Urzędzie Patentowym na siebie i próbują np. przejąć ich domenę.

Z drugiej strony większość osób chce zastrzec jeden znak towarowy. Stąd pytania czy zgłaszać nazwę czy logo. Moim zdaniem na dłuższą metę bardziej praktyczny jest znak słowny, bo zabezpieczy Ci to domenę internetową.

Jeżeli miałbyś zapamiętać jedną rzecz z mojego artykułu, to jest w naszej branży takie powiedzenie: pierwszy w Urzędzie Patentowym zyskuje najwięcej. Są od tej zasady wyjątki, ale rejestracja znaków rozwiązuję większość problemów z prawami do marek.

Zobacz również:

• Jak dołączyć do programu WOP od Allegro?
• Koszt rejestracji znaku towarowego
• Jakie są rodzaje znaków towarowych?
• Kto może złożyć sprzeciw wobec znaku towarowego?
• Czy nazwę i logo firmy trzeba zastrzegać?
• Co daje rejestracja marki na Amazon Brand Registry?
• Jak wygląda profesjonalne badanie znaku towarowego?
• Ile trwa zastrzeganie nazwy firmy?