Czy zastrzegając logo ochronię równocześnie nazwę firmy?

• Zobacz ceny minimalne za usługi rzecznika patentowego

Jaką podstawową funkcję pełni znak towarowy?

Markę firmy ochronisz, rejestrując ją jako znak towarowy w Urzędzie Patentowym. Z tym że rodzajów znaków towarowych jest kilkanaście.

Przedsiębiorcy najczęściej zgłaszają:

• logo (znak słowno-graficzny);
• nazwę (znak słowny);
• sygnet (znak graficzny).

Wiele osób błędnie wszystko upraszcza i z góry zakłada, że każde logo i każda nazwa to znak towarowy. Otóż nie!

Nie jest nim ani graffiti na bloku, ani pseudonim nadany Ci przez kolegów w liceum. Dlaczego?

Ponieważ pojęcie znaku towarowego nierozerwalnie wiąże się z biznesem. Jeżeli więc na takim oznaczeniu nie zarabiasz, ani nie chcesz tego robić w przyszłości, to od strony prawnej nie ma mowy o znaku towarowym.

Podstawową funkcją znaku towarowego jest komercyjne odróżnianie towarów i usług na rynku. Nie zastrzeżesz samego logo oraz nazwy tak, aby nikt ich nie używał. Robiąc zgłoszenie musisz wskazać na czym będziesz zarabiać, za co będziesz wystawiać faktury. To wszystko w oparciu o tzw. klasyfikację nicejską (coś na kształt klasyfikacji PKD).

Przykład:

Marka SNICKERS chroniona jest w zakresie wyrobów czekoladowych, ale już nie usług księgowych. Teoretycznie więc biuro o takiej nazwie mogłoby działać.

Dla odpowiedzi na tytułowe pytanie istotne jest to, czy Twój znak towarowy ma w ogóle zdolność odróżniającą. Czyli czy marka, którą sygnujesz swoje towary lub usługi pozwala im się wyróżnić na tle oferty konkurencji. Jeżeli tak, to trzeba drążyć dalej i ustalić, czy jest to zasługa krzykliwej grafiki logo, czy raczej oryginalnej nazwy.

Kiedy zastrzegając logo, nie chronię nazwy firmy?

Ostatnio na Facebooku brałem udział w ciekawej dyskusji o rejestracji marki na Amazon. Jedna osoba upierała się, że amerykański prawnik powiedział jej, że zastrzegając logo, nie chroni się nazwy. Tłumaczyłem tam, że sprawa jest bardziej skomplikowana. Chyba nawet podskórnie czujesz, że coś jest w tej teorii nie tak. Idąc tym tokiem myślenia, mógłbym otworzyć stację benzynową ORLEN, o ile użył bym innego logo 🙂

Prawda jest taka:

Zastrzegając logo, nie chronisz znajdującej się tam nazwy, jeżeli na płaszczyźnie fonetycznej nie ma ona zdolności odróżniającej. Czyli sama nazwa łopatologicznie wskazuje do oznaczania czego służy. Ewentualnie odnosi się do przeznaczenia, rodzaju bądź właściwości tego, co oferujesz. Te wyłączenia dzieli się na trzy rodzaje.

-1-
Zastrzegając logo, nie chronisz nazwy opisowej

Ekspert z Urzędu Patentowego będzie oceniał czy konsumenci po samej nazwie, będą w stanie rozszyfrować co oferujesz. Jeżeli uzna, że takie osoby bez cienia zastanowienia odgadną co to jest – odmówi Ci rejestracji.

Poniżej przykłady znaków, które ekspert odrzucił w wersji słownej. Nie widział jednak przeszkód, kiedy do ochrony zgłoszono ich wersję z fantazyjną grafiką.
 

• Poski-Bus (usługi transportowe)

• Baby.pl (sklep internetowy z akcesoriami dla dzieci)

• Sklep biegacza (sklep z akcesoriami dla sportowców)

-2-
Zastrzegając logo, nie chronisz nazwy rodzajowej

Kolejne wyłączenie dotyczy nazw rodzajowych. Są to określenia, które w momencie ich wymyślenia były fantazyjne, ale  dzięki gigantycznej popularności uległy degeneracji. Czyli ludzie zaczęli je kojarzyć z konkretnym rodzajem towarów i usług, a nie producentem.

Przykładem niech będą cukierki krówki. Pewnie 100 lat temu ta nazwa była dla miłośników słodkości zaskakująca.  Dziś najpewniej nie kojarzy Ci się z żadną firmą. Ten sam los spotkał krótkoterminowe pożyczki zwane chwilówkami. W latach 90 to była nazwa fantazyjna. Obecnie rodzaj usługi oferowanej przez dziesiątki firm.

Ciekawostka:

Ta rodzajowość nazwy nie zawsze jest taka oczywista.

Kiedyś klient zapytał mnie o to, czy da się zastrzec nazwę Las w słoiku. W pierwszej chwili pomyślałem „ciekawa gra słów”. Po szybkim sprawdzeniu okazało się jednak, że to potoczna nazwa na kompozycję roślin zamkniętą w słoiku. Co więcej, ktoś próbował ją zarejestrować (Z-466948) …i dostał odmowę.

Historia zna zresztą wiele sporów o unieważnienie znaków towarowych, które z czasem weszły już do języka potocznego jako nazwy rodzajowe. Taki los spotkał znaki:

• WIŚNIÓWKA (R-45025);
• KRUPNIK (R-097693);
• GRZANIEC (R-104697).

 
Aktualnie Urząd Patentowy RP wydał decyzję o unieważnieniu słownego znaku MICHAŁKI (R-162781). Naturalnie uprawniony złożył skargę do WSA, więc na prawomocną decyzję parę lat jeszcze poczekamy.
 
W sporach wybroniły się za to takie znaki towarowe jak:

• POCZTA KWIATOWA – dla usług dostarczania kwiatów oraz
• GEN MŁODOŚCI (R-162781) dla kosmetyków.

W tym kontekście jak myślisz, czy poniższy znak towarowy chroni samą nazwę?

-3-
Zastrzegając logo, nie chronisz nazwy niedystynktywnej

Nazwa niedystynktywna to inaczej taka, która nie ma zdolności odróżniającej (ale też nie jest opisowa).

Kiedy robię dla klientów badanie znaku towarowego, często znajduję podobne znaki kolizyjne. Proponuję im wtedy dostosowanie znaku do rejestracji poprzez dodanie dodatkowego słowa lub słów.

Cała operacja ma sens tylko wtedy, jeżeli takie słowo będzie fantazyjne (dystynktywne). Problem w tym, że większość osób w pierwszym odruchu wybiera nazwy wskazujące na właściwości oferowanych przez siebie towarów i usług.

Przykładowo EUIPO, czyli urząd rejestrujący znaki unijne uznał, że:

• ECO oznacza „ekologiczny”;
• FLEX i FLEXI oznaczają „elastyczny”;
• MULTI oznacza „wiele, dużo, więcej niż jeden”;
• Premium/PREMIUM oznaczają „najwyższą jakość”;
• PRO oznacza skrót od „profesjonalny”.

Jak widzisz, same w sobie te słowa nie są opisowe. Często jednak łączone są z innymi jednoznacznie ogólnoinformacyjnymi. Powstają więc takie nazwy jak EKO SKLEP, SUPER PERFUMY, PREMIUM SERWIS, które całościowo są niedystynktywne.

 
I właśnie w oparciu o ten argument wybroniliśmy klienta w sporze o domenę Okazje.pl. Przeciwnik zarejestrował taki oto słowno-graficzny znak towarowy:

Sąd przyznał nam rację, że nikt nie może zmonopolizować słowa „okazje” dla usług reklamowych. Konkurent chronił więc jedynie „garniturek”, a nie samą nazwę.

Jak ocenić czy logo chroni nazwę?
Zrób „test 10 osób”

Długo zastanawiałem się jak w możliwie prosty sposób wytłumaczyć klientom, kiedy znak towarowy nie ma zdolności odróżniającej. Efektem tych rozważań jest mój autorski „test 10 osób”. Może z czasem wymyślę dla tego lepszą nazwę 🙂 Już tłumaczę o co chodzi.
 
Wyobraź sobie ankietera stojącego na ulicy. Ta osoba ma za zadanie zadać jedno pytanie 10 osobom. Co ważne, nie są to przypadkowi ludzie, a Twoi potencjalni klienci. Ankieter pokazuje im na kartce nazwę, którą chcesz zastrzec i pyta:

Czy jest Pan/ Pani w stanie wskazać, jakie towary lub usługi oferowane są pod tą nazwą?

I teraz całkowicie obiektywnie pomyśl, co takie osoby by odpowiedziały.
 
Wariant I

Ile dorosłych osób odgadłoby, że pod nazwą „VIP MEBLE” działa sklep z meblami? Moim zdaniem 10/10. Jeżeli ktoś chroni takie logo, to możesz mieć pewność, że nie ma monopolu na samą nazwę.

 
Wariant II

Ilu palaczy byłoby w stanie rozszyfrować, co jest oferowane pod nazwą „eSMOKING WORD”? Tutaj na pewno wyniki nie byłyby tak jednoznaczne. Skojarzenia mogą iść w stronę tytoniu, ale i podpałek do grilla (tak wiem, trochę to naciągane 🙂 ). Jeżeli uznasz, że 5/10 osób domyśli się co oferujesz, to sytuacja jest graniczna.

 
Wariant III

Ile młodych kobiet domyśliłoby się, że pod nazwą FENIX oferowane są perfumy? Jestem przekonany, że żadna. To oznacza, że logo FENIX zabezpieczy również samą nazwę i w takie nazwy powinieneś wchodzić. Szczegółowo tłumaczę to w artykule:

• Znak towarowy może mieć słabą, średnią lub silną ochronę. Od czego to zależy?

Kiedy zastrzegając logo, chronię nazwę firmy?

Wtedy, kiedy masz pewność, że ochronę uzyska również znak słowny (nazwa).

Jeżeli masz wątpliwości, rozważ zgłoszenie obu odmian znaków. Skuteczna rejestracja znaku słownego to koronny dowód na to, że Twoja nazwa jest fantazyjna. Konkurent nie będzie mógł Ci zarzucić, że ochronę masz tylko na grafikę. Gdyby tak było, to ekspert by Ci ochrony nie przyznał. Proste.

To jednak moja rekomendacja dla znaków, które są na granicy dystynktywności. Jeżeli masz wysoce fantazyjną nazwę niczym „Żabka” dla marketów, czy „Apple” dla elektroniki, to możesz ograniczyć się do zgłoszenia jedynie logo. W takim przypadku bez cienia wątpliwości ochronę będziesz miał również na nazwę.

 
Jako ciekawostkę polecam Ci obejrzeć poniższe nagranie. Pokazuję tam, że zastrzegając logo z nazwą opisową, zyskujesz więcej niż mogłoby się wydawać. Chodzi o to, że świadectwo ochronne znaku towarowego  potrafi „zahipnotyzować konkurencję”.

Czy każde logo z opisową nazwą ma szansę na ochronę?

Z tego, co napisałem możesz wysnuć wniosek, że jeżeli istnieje ryzyko uznania nazwy za opisową, to lepiej zgłaszać logo. Co do zasady tak, ale tylko wtedy kiedy szata graficzna logo nie będzie banalna. Problem w tym, że dziś króluje wszędzie minimalizm.

Rozejrzyj się po galeriach handlowych. Reserved, Mohito, Empik… wszyscy mają czarne lekko stylizowane logo na białym tle. Tak prosta grafika nie pomoże Ci w rejestracji. Co więcej, może Ci nawet zaszkodzić, jeżeli znajdą się w niej symbole opisowe.

Przykład:

Pewna firma z Polski próbowała zastrzec takie oto cztery znaki graficzne:

Wszystkie dostały odmowę! EUIPO uznało bowiem kurę za opisową dla jajek. W piach poszło 3400 EUR opłat urzędowych. To ponad 14 tys. złotych! A wystarczyło wcześniej skontaktować się z rzecznikiem patentowym.

 
Zobacz również:

• Kiedy najlepiej zarejestrować znak towarowy?
• Ile trwa rejestracja znaku towarowego w Polsce i Unii Europejskiej?
• Co oznacza i czym różni się symbol ® od TM przy logo?

Przykłady, kiedy grafika znaku okazała się za mało fantazyjna

• Wyrok z dn. 29.11.2016 r. w sprawie T-617/15

Warstwa słowna znaku to „świat e-papierosa”, a więc wszystko to, co wiąże się z papierosami elektronicznymi. Z kolei wszystkie usługi również mają związek z papierosami elektronicznymi i branżą e-palenia. Element graficzny znaku potwierdza opisowy przekaz warstwy słownej.

• Wyrok z dn. 10.10.2018 r. w sprawie T-561/17

Warstwa słowna znaku odnosi się do właściwości toreb: „na wynos” i ich cechy w postaci możliwości transportowania przedmiotów. Elementy graficzne jedynie podkreślają znaczenie znaku, który ma wyłącznie charakter opisowy.

• Dec. EUIPO z dn. 19.12.2018 r. w sprawie R1628/2018-2

Graficzny element mikrofonu, stylizowane litery na rozbryzgającą się farbę, nie mogą odwracać uwagi konsumenta od opisowego przesłania elementów słownych „iKARAOKE”.

Przetestuj firmę, która rejestruje Ci znak towarowy

Na rynku coraz więcej firm oferuje usługi zastrzegania znaków.

Część z nich wyżej niż interes klienta stawia swój zysk. Mówiąc wprost, naciągają przedsiębiorców na zgłoszenia, które od strony prawnej nie mają sensu.

Przykładowo, jeżeli chronisz znak słowny „fenix”, to nie musisz dodatkowo zgłaszać domeny „fenix.pl”. Są orzeczenia mówiące, że elementy takie jak www czy .pl, .eu, .com są niedystynktywne.

Czyli znak słowny chroni już Twoją domenę.

Ja zawsze szczerze mówię klientom, co taka rejestracja im da a czego nie zabezpieczą. I to nawet w sytuacji, kiedy finalnie zniechęcę taką osobę do zgłoszenia. Dla mnie wymagają tego elementarne zasady uczciwości. Jeżeli więc widzę, że klient chce zgłosić logo z nazwą opisową, to tłumaczę mu, że zabezpieczy tym tylko „garniturek”.  


Poniżej finał mojej rozmowy z przedsiębiorcą, który zbierał oferty różnych firm na rejestrację swojego logo. Prosił, więc wysłałem mu również swoją. Od razu jednak dodałem, że nie zabezpieczy tym samej nazwy.

Okazało się, że ze wszystkich firm, tylko ja mu na to zwróciłem uwagę.

Jeżeli więc chcesz sprawdzić, czy ktoś Cię nie naciąga na niepotrzebne koszty, to przetestuj taką firmę. Zapytaj, czy obok nazwy warto zastrzec również domenę firmową. Jeżeli natomiast zauważyłeś, że posługujesz się nazwą opisową, to cierpliwie poczekaj czy ktoś Ci o tym w ogóle powie. Te dwie kwestie pokażą Ci na czym takiej firmie zależy.

Zobacz również:

• Jak odzyskać domenę internetową? Szantaż domenowy
• Zastrzeżenie wzoru przemysłowego – ile to kosztuje?
• Jak chronić nazwę firmy? 5 mitów, które mogą zniszczyć Twoją firmę!
• Zastrzeżenie firmowego logo jako wzoru przemysłowego. Wady i zalety takiej strategii
• Co to jest wzór przemysłowy i jak się go chroni?
• Licencja na wykorzystanie postaci z bajek. Gdzie szukać kontaktu?
• Jak dostosować znak towarowy do rejestracji?
• Ile czasu potrzebuje Urząd Patentowy na rejestrację znaku?