Czy wystarczy zastrzec znak towarowy, aby przejąć domenę?

• Zobacz ceny minimalne za usługi rzecznika patentowego.

Prawo do domeny internetowej. Komu przysługuje?

Nikomu! Od strony formalnej nie da się być właścicielem praw do domeny. Abonent może jedynie czasowo z niej korzystać. Tej konstrukcji bliżej do wynajmu mieszkania. Dopóki płacisz regularnie czynsz, możesz go używać.

Analogicznie jest z prawem do domeny internetowej.

Z drugiej strony w oparciu o domenę komercyjnie używa się marki. Zwykle nazwa firmy znajduje się w jej adresie. Czy można być właściciele praw do marki? Oczywiście! I to w oparciu o te prawa możesz toczyć bój o odebranie komuś domeny internetowej. Kluczowe jest więc ustalenie na jakie prawa, i czy w ogóle, możesz się powoływać.

Dwa modele prawnej ochrony marki w Polsce

Prawa do marki można wywodzić z przepisów darmowych oraz płatnych. Pierwsze, zapewniają minimalną ochronę temu, kto daną nazwą posługiwał się pierwszy. Drugie, najsilniejsze, przysługują firmie, która zarejestrował nazwę w Urzędzie Patentowym. Zanim wyjaśnię czy wystarczy zastrzec znak towarowy, aby przejąć domenę, spójrz na te mapki:

Czasami dochodzi do sytuacji, że choć to ty używałeś danej nazwy pierwszy, konkurent zastrzegł ją na siebie. Mamy wtedy konflikt, który rozstrzyga się na drodze spornej. A to na przestrzeli lat potrafi kosztować nawet 30 tys. zł. Właśnie dlatego na dłuższą metę prowadzenie firmy bez zarejestrowanego znaku, jest bardzo ryzykowne.

– 1 –

Spór o domenę z producentem, który ma znak towarowy

W sporach o domeny internetowe chętnie wykorzystywane są znaki towarowe. Z tym problemem często spotykają się nieautoryzowani dystrybutorzy dużych marek. Przykładowo sprzedajesz oryginalne piły łańcuchowe marki STIHL. Wszystko jest zgodne z prawem, bo mieści się w ramach wyczerpania prawa do znaku towarowego.

I teraz jeżeli prowadzisz biznes pod domeną typu stihl-sklep.pl to masz problem. Prawnicy producenta mogą próbować przejąć twoją domenę. Kluczowym zarzutem będzie to, że adres domeny zawiera w sobie ich znak towarowy. A to może wprowadzać w błąd klientów. Nie zakazują Ci samej sprzedaży, ale domenę masz im oddać.

Taki był finał sporu o domenę sabon.pl (sygn. akt 72/16/PA). Abonent, choć miał z producentem podpisaną umowę franszyzy, to nie zawierała ona pozwolenia na użycie znaku towarowego w domenie. To przesądziło o tym, że ją finalnie stracił.

Wniosek: Użycie w adresie domeny znaku towarowego producenta może naruszać prawo.

Jeżeli otrzymałeś takie pismo, to skontaktuj się ze mną. Jako rzecznik patentowy przyjrzę się tej sprawie i ocenię, czy domenę da się uratować. Ewentualnie, poprowadzę w Twoim imieniu negocjacje z kancelarią producenta.

– 2 –

Czy wystarczy zastrzec znak towarowy, aby przejąć domenę?

Odpowiedź na to pytanie, nasz przeciwnik procesowy poznał po 3 letnim sporze.

Klientka odezwała się do mnie, kiedy straciła dostęp do firmowej skrzynki mailowej. Sprawdziłem, że domena była teraz zarejestrowana… na ex pracownika. Łatwo ją przejął, bo odpowiadał za sprawy informatyczne w firmie. Dodatkowo, aby „zabetonować” prawa do domeny, zastrzegł ją na siebie w Urzędzie Patentowym. Sprawa była trudna, bo wymagała od nas rozpoczęcia dwóch sporów:

• pierwszy przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych o odebranie domeny;
• a drugi przed Urzędem Patentowym RP o unieważnienie znaku towarowego.

Wygrywając spór o domenę, ten człowiek nadal mógł ją blokować na rynku w oparciu o zastrzeżony znak. Sprawy były więc powiązane, co wydłużało całe postępowanie.

Rejestracja domeny internetowej nie może naruszać prawa

„Kto pierwszy ten lepszy„. W myśl tej zasady rejestruje się w Polsce domeny internetowe oraz znaki towarowe. Jednak to, że komuś się to udało, nie oznacza, że działa legalnie.

Udowodniliśmy w obu postępowaniach, że do cesji domeny doszło podstępem. Mało tego, ta osoba zrobiła to w momencie, kiedy była jeszcze związana umową o pracę. A nazwę firmy mojej Klientki, chroniły i tak przepisy nie wymagające formalnej rejestracji.

Nie wchodząc w szczegóły, pełną władzę nad domeną odzyskała po prawie 3 latach. Przez ten czas, odcięta od skrzynki mailowej, straciła większość Klientów.

Wniosek: Przejęcie domeny i zastrzeżenie jej jako znaku towarowego można skutecznie podważyć.

Ten spór pokazuje, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Dobrze tak chronić swoją markę, aby uniemożliwić kradzież domeny internetowej czy samej nazwy firmy. A najciemniej jest pod latarnią. To nie trolli od znaków towarowych powinieneś się bać a współpracowników.

– 3 –

Spór o domenę babypl.pl (sygn. akt 40/18/PA)

Sprawa wydała mi się ciekawa z kilku powodów.

Po pierwsze w celu przejęcia domeny, właściciel sklepu z zabawkami, zastrzegł swoje logo z adresem domeny. A po drugie, od wyroku, w mojej ocenie błędnego, nie dało się odwołać. Taka jest specyfika sporów domenowych przed tym sądem arbitrażowym.

Okoliczności sprawy wyglądały tak, że właściciel domeny baby.pl od 1992 roku sprzedawał akcesoria dla dzieci. W 2017 roku zauważył na rynku konkurenta prowadzącego sklep pod adresem babypl.pl. Pozwał go i sprawę wygrał. Sąd uznał, że doszło do naruszenia znaku towarowego. Abonent dopuścił się również czynów nieuczciwej konkurencji.

Naruszenie znaku towarowego w domenie internetowej

Sprawa mnie zaciekawiła, więc zacząłem ją rozkładać na czynniki pierwsze. Sprawdziłem, że powód próbował zastrzec domenę internetową baby.pl jako słowny znak towarowy. Co ciekawe Urząd Patentowy odmówił im rejestracji:

Dlaczego? Ponieważ wyrażenie „baby” oznacza w języku angielskim „dziecko”. Z kolei element „.pl” od dawna przez sądy jest uważany za mało fantazyjny. To dlatego w jednym ze sporów APPLE nie udało się przejąć domeny ap.pl. Całościowo więc, nazwa „baby.pl” to w ogóle nie znak towarowy, a informacja o sklepie dla dzieci.

Czyli możemy mieć tutaj pewność, że logo nie chroni samej nazwy. Mimo to rejestracja tego znaku towarowego niejako „zahipnotyzowała” arbitra. I szczerze mówiąc często to widzę na rynku. Podobnie reaguje Allegro jak wyśle się im świadectwo rejestracji.

Wniosek: Ten spór pokazuje, że czasami wystarczy zastrzec znak towarowy, aby przejąć domenę internetową. Wydaje mi się jednak, że udało się to tylko dlatego, że abonent domeny nie korzystał z pomocy prawnika. Jak pokazuje kolejna sprawa, dało się to wygrać.

– 4 –

Nieudane przejęcie domeny z nazwą firmy (OKAZJE.PL)

To kolejny ciekawy spór, który prowadziliśmy. Klient w 2002 roku kupił domenę okazje.pl. Parę lat później powstała spółkę Okazje.info. Z czasem wyrosła na trzecią porównywarkę cen w Polsce. Jej właściciele uznali, że siłowo przejmą domenę mojego Klienta.

W tym celu zastrzegli taki oto znak towarowy:

Po analizie sprawy uznałem, że widzę duże szanse na wygraną. Aby nie mnożyć kosztów, zrezygnowaliśmy z unieważnienie tego znaku. A myślę, że można było tutaj zarzucić zgłoszenie w złej wierze. W końcu celem rejestracji nie było używanie znaku, bo adres odsyłał do domeny, której zgłaszający nie posiadał.

Finalnie wygraliśmy w oparciu o argument, że konkurencja nie ma monopolu na słowo „okazje”. Nie dają jej tego ani te przepisy darmowe ani płatne. Określenie „okazje” należy do pojęć wolnych, których nikt nie może być właścicielem.

Wniosek: Zastrzeżenie znaku towarowego nie pozwoli przejąć domeny, jeżeli słowo zawarte w logo jest opisowe. Na wielu przykładach tłumaczyłem to w tym artykule.

Ciekawostka:

Z czasem moje stanowisko potwierdził Urząd Patentowy RP odmawiając zastrzeżenia domen internetowych: okazje.pl (Z.487588), okazja.com (Z.487601), okazja.pl (Z.487583), okazja.eu (Z.487605), okazja.org (Z.487608), okazja.biz (Z.487607), okazja.net (Z.487606), okazja.info (Z.487609), okazja.com.pl (Z.487604).

– 5 –

Zastrzegłem domenę internetową więc nie łamię prawa!

Z tym mitem spotykam się w pracy bardzo często. Ludzie wychodzą z założenia, że skoro Urząd Patentowy im znak zarejestrował to są bezpiecznie. Tak zresztą myślał człowiek ze sporu numer dwa. Tutaj jednak okoliczności sprawy były nieco inne.

Pewna kobieta chciała otworzyć sklep internetowy. Niestety wymyślona przez nią nazwa nie była tak oryginalna jak się jej wydawało. Szybko znalazła konkurencyjny sklep, który już jej używał. Zmieniła więc w swojej nazwie jedną literkę. Uznała, że skoro nazwy nie były takie same, to nie może być mowy o naruszeniu prawa.

Co więcej, w internecie znalazła firmę, która oferowała darmowe badanie możliwości zastrzeżenia znaku towarowego. Kiedy zapewnili ją, że identycznej nazwy nikt nie zastrzegł, zleciła im rejestrację nazwy.

Efekt? Po dobrych 3 tygodniach od otwarcia sklepu otrzymała pozew. Właściciel sklepu, o którym wiedziała, zarzucał jej, że tak podobną nazwą dokonuje czynów nieuczciwej konkurencji. Kobieta broniła się tym, że skoro Urząd jej znak zastrzegł, to uznał, że nazwy dostatecznie się różnią. Tylko, że ekspert tego nie sprawdza.

Finalnie straciła domenę internetową a po roku konkurent unieważnił jej znak towarowy.

Wniosek: Zastrzeżenie znaku towarowego nie legalizuje marki, jeżeli Twoja nazwa narusza prawo. Aby tego uniknąć zleć pogłębioną analizę rzecznikowi patentowemu.

Czy wystarczy zastrzec znak towarowy, aby przejąć domenę? Podsumowanie

Ten artykuł mogę podsumować tak, że w prawie nic nie jest tak proste jak się wydaje. Rejestracja znaku towarowego faktycznie daje monopol na używanie danej nazwy. Tyle, że od tej zasady jest wiele wyjątków. Jest ich na tyle dużo, że mogą odwrócić losy sporu o domenę internetową.

Istnieje wiele argumentów za zastrzeganiem nazw firm. Ochrona domeny internetowej to ledwie jeden z nich. Jeżeli pierwszy działałeś pod daną marką to najczęściej wystarczy zastrzec znak towarowy, aby przejąć domenę. No chyba, że Twoja nazwa jest opisowa.

Jeżeli zastanawiasz się co zrobić z konkurentem, który użył podobnej nazwy w adresie domeny to skontaktuj się ze mną. Wykorzystam całe moje doświadczenie i wiedzę, aby Ci pomóc. Na koniec zachęcam Cię do posłuchania mojej rozmowy z prezesem Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych, dr Ireneuszem Matusiakiem:

>> Pobierz odcinek | Zobacz wszystkie odcinki
>> Odsłuchaj na: Apple Podcast | Spotify | Google Podcast | YouTube