Wtórna zdolność odróżniająca ratunkiem dla opisowych znaków towarowych

• Sprawdź 👉 koszt zastrzeżenia nazwy z pomocą rzecznika patentowego

Wtórna zdolność odróżniająca. Co to takiego?

W tym miejscu rozwinę może to, o czym napisałem we wstępie.

Degeneracja znaku towarowego ma miejsce wtedy, kiedy nazwa fantazyjna przekształca się w nazwę rodzajową. Dzieje się to w wyniku jej ogromnej popularności. Innymi słowy ludzie zaczynają takim określeniem nazywać całą kategorię towarów. Nie odbierają jej już jako marki, która kojarzy się z konkretnym producentem.

Przykład:

„Krówki” to obecnie rodzaj cukierków. Wiele lat temu ktoś tę nazwę wymyślił i nic wtedy ona nie oznaczała. Taki los spotkał m.in. markę ASPIRYNA, JO-JO czy TERMOS.

Wtórna zdolność odróżniająca to sytuacja, kiedy oznaczenie, które początkowo nie posiadało cech znaku towarowego (bo np. było opisowe) w następstwie ogromnej popularności zaczyna konsumentom kojarzyć się z określonym przedsiębiorcą. Innymi słowny nabywa on wtórnej zdolności odróżniającej.

Tematem wtórnej zdolności odróżniającej powinieneś się zainteresować, kiedy ekspert nie chce Ci przyznać ochrony. Poniżej przybliżam Ci trzy najczęstsze tego powody. W każdym z tych przypadków Twoją ostatnią deską ratunku dla zgłoszenia może być próba wykazania, że Twój znak towarowy nabył wtórną zdolność odróżniającą.

– 1 –
Oznaczenia nieposiadające zdolności odróżniającej

Jedną z funkcji znaku towarowego jest komercyjne oznaczanie towarów lub usług.

Dzięki temu możesz dokonać świadomego wyboru np. wody mineralnej. Wody różnią się od siebie przede wszystkim nazwą. Gdyby każda występowała w takiej samej butelce bez etykiety, nie byłbyś w stanie wybrać tej, o której masz najlepsze zdanie.

Po tym, jak dokonasz zgłoszenia znaku towarowego np. do EUIPO w Alicante, ekspert sprawdzi, czy Twoje oznaczenie nadaje się do odróżniania towarów lub usług. Może on odmówić przyznania Ci ochrony, jeżeli uzna, że Twoje oznaczenie jest niedystynktywne.

Przykład:

Coca-Cola podjęła nieudaną próbę rejestracji unijnego znaku towarowego przedstawiającego taką oto butelkę:

Jej kształt był na tyle prosty, że Urząd uznał, że jest to oznaczenie niedystynktywne. Nie oznacza to oczywiście, że znakiem towarowym nie może być butelka.

 
Poniżej przedstawiam Ci wiele takich przykładów z naszego polskiego podwórka. Wygląd tych butelek jest jednak na tyle charakterystyczny, że wiele osób byłoby w stanie odgadnąć ich markę nawet wtedy, gdyby były pozbawione etykiet.
 

– 2 –
Oznaczenia opisowe (ogólnoinformacyjne)

Ekspert z Urzędu Patentowego nie przyzna również ochrony na oznaczenia opisowe. Chodzi tu o znaki, które jednoznacznie wskazują do oznaczania jakich towarów lub usług służą.

Konsument nie musi się tutaj niczego domyślać. Nazwa wskazuje na to wręcz „łopatologicznie”.

Zawsze w tym miejscu podaję przykład znaku:

polskibus
Z-374320

 
Nasz krajowy Urząd Patentowy odmówił przyznania ochrony na ten słowny znak uzasadniając, że jest to informacja o usługach przewozu polskimi autobusami.

– 3 –
Oznaczenia, które weszły do języka potocznego

Urząd patentowy odmówi również przyznania prawa ochronnego na oznaczenia, które weszły do języka potocznego.

Przykładowo, odmówiono rejestracji znaków:

Wrocek (Z.389603) oraz

Wawa (Z.389601).

W obu przypadkach ekspert prawidłowo rozszyfrował, że potocznie tak mówi się o Wrocławiu i Warszawie. Z kolei u nas na Bydgoszcz mówi się BYDZIA i najpewniej również to słowo trudno byłoby zastrzec.
 
Podsumowując, nie rejestruje się oznaczeń:

• niedystynktywnych,
• opisowych,
• które weszły do języka potocznego.

Przepisy wskazują jednak pewien wyjątek.

Wtórna zdolność odróżniająca – wyjątek od reguły

Urząd Patentowy nie może odmówić przyznania ochrony na tego typu znaki, jeżeli przed datą ich zgłoszenia znaki te nabyły, w następstwie ich używania, charakter odróżniający.

Nabycie wtórnej zdolności odróżniającej ma miejsce wtedy, kiedy znacząca grupa kupujących przyporządkowuje dane oznaczenie określonym towarom. Innymi słowy ludzie uznają, że znak wyróżnia te towary na rynku.

 
Wracając do wspomnianego już PolskiegoBusa.

Często podaję ten przykład moim Klientom, kiedy tłumaczę czym jest oznaczenie opisowe. Ostatnio złapałem się na tym, że kiedy pytałem ich czy znają tę markę, większość mówi:

Tak, to ten tani przewoźnik autobusowy.

I niedawno uświadomiłem sobie, że ta marka, kiedy wchodziła na rynek w 2010 r. była opisowa. Tylko, że dziś po 7 latach i przewiezieniu wielu milionów osób, ludzie bardzo dobrze ją kojarzą. I to kojarzą ją po samej nazwie.

A to oznacza, że w wyniku ogromnej popularności, określenie PolskiBus najpewniej nabyło właśnie wtórną zdolność odróżniającą. Moim zdaniem, gdyby ponownie zgłoszono ten znak towarowy do ochrony, to byłyby realne szanse na jego rejestrację.

UWAGA!

Możesz obniżyć opłaty urzędowe za rejestrację marki aż o 75% dzięki dotacjom z UE. Program skierowany jest do firm z sektora MŚP, a jego górna granica wynosi 700 EUR. W zeszłym roku 100% złożonych przeze mnie wniosków zakończyło się przyznaniem grantu. Chętnie pomogę Ci uzyskać taką dotację. Po prostu napisz do mnie przez formularz.

^{Dalsza część artykułu pod formularzem.}

Kiedy wykazać wtórną zdolność odróżniającą?

Tylko, aby taka rejestracja się udała, znak musi nabrać charakteru odróżniającego jeszcze przed datą zgłoszenia. Innymi słowy, jeżeli używasz w obrocie określenia opisowego, to zanim je zgłosisz do ochrony powinieneś dość mocno je wypromować.

Oczywiście bardzo trudno jednoznacznie określić czy nastał już ten moment, kiedy powinniśmy dokonać zgłoszenia czy może lepiej poczekać jeszcze rok.

Poza tym pamiętaj, że jeżeli takim oznaczeniem posługuje się wiele firm, to ekspert może nie zgodzić się na przyznanie Ci ochrony. Ciężko bowiem wykazywać, że dana marka kojarzy się z Twoją firmą, kiedy na rynku posługuje się nią jeszcze 10 innych.

Na moim blogu jednym z najpopularniejszych artykułów jest ten o możliwości zastrzeżenia czystego koloru.

Co do zasady przyjmuje się, że kolor nie nadaje się do odróżniania towarów lub usług. Są jednak firmy, które osiągnęły taki sukces rynkowy, że ludzie patrząc na sam kolor są w stanie skojarzyć go z daną marką.

Nastąpiło więc to, o czym mówiłem. Taki kolor zaczął pełnić funkcję znaku towarowego, czyli pozwala odróżniać się towarom i usługom na rynku.


Jeżeli nie wierzysz, to możemy zrobić prosty test. Poniżej widzisz 3 kolory.

Czy jesteś w stanie odgadnąć jakie marki się za nimi kryją.

Dla ułatwienia powiem, że:

• pierwszy służy do oznaczania wyrobów czekoladowych,
• drugi do usług telekomunikacyjnych, a
• trzeci zgłoszony został do oznaczania słodyczy.

 
Myślę, że z łatwością odgadłeś, że:

• w pierwszym przypadku chodzi o markę MILKA, a
• w drugim o ORANGE.

Co jednak z trzecim znakiem?

Okazuje się, że został zgłoszony do ochrony przez Firmę Cukierniczą „Solidarność”.

I uwaga nie dostał ochrony!

Dlaczego?

Dlatego, że zgłaszający nie wykazał wtórnej zdolności odróżniającej. Być może produkty tej firmy są popularne, ale nie w takim stopniu, aby ludzie kojarzyli je po samym kolorze. Jak więc widzisz wykazanie wtórnej zdolności odróżniającej jest bardzo trudne.

Wtórna zdolność odróżniająca. Co należy udowodnić?

Aby można było wykazać, że oznaczenie nabyło wtórną zdolność odróżniającą, musi ono być używane w funkcji znaku towarowego. I to najlepiej do oznaczania wąskiego grona towarów lub usług. Monopolizacja takiego oznaczenia nie może następować ze szkodą dla konkurencji.

Gdyby rejestrowanie kolorów było łatwe, to po pewnym czasie przedsiębiorcom ciężko byłoby przygotować kolorową ulotkę reklamową.

 To czy znak nabył wtórną zdolność odróżniającą ocenia się poprzez:

• okres jego używania,
• jego udział w rynku czy
• sposób i intensywność jego używania.

Wtórna zdolność odróżniająca powinna obejmować:

• całą Polskę przy znaku krajowym
• wszystkie kraje Unii Europejskiej przy znaku unijnym.

Najistotniejsza przy tym wszystkim jest nie popularność samego znaku, ale fakt, że dla znaczącej grupy odbiorców znak ten identyfikuje towar z konkretnym producentem.

O tym jak trudno wykazać wtórną zdolność odróżniającą przekonał się Louis Vuitton, któremu konkurencja unieważniła znak towarowy przedstawiający charakterystyczną szachownicę.

Tego znaku broniono właśnie w oparciu o twierdzenie, że nabył on wtórną zdolność odróżniającą. Nie udało się jednak przedstawić na to przekonujących dowodów. Więcej na temat tego sporu możesz przeczytać w jednym z moich ostatnich artykułów: Dlaczego unieważniono znak towarowy słynnej szachownicy Louis Vuitton?
 
Jeżeli chodzi o przykład z naszego kraju, to z tych samych powodów nie powiodła się rejestracja koloru fioletowego dla sieci PLAY.

Wtórna zdolność odróżniająca została wykazana dla znaków:

• TORUŃSKIE PIERNIKI (R.149213);

• AUDIOTEKA (EUTM-011094877);
• BOOKING.COM (EUTM-008955353);
• Church of Christ, Scientist (EUTM-000078907);
• eBilet (EUTM-010926517);
• eObuwie (EUTM-015217482);
• Eurofirany (EUTM-011683547);
• LOT (EUTM-010210755);
• manufaktura cukierków (EUTM-014186415);
• Oxford (EUTM-000504589);
• Panorama firm (EUTM-004555868);
• Poczta Kwiatowa (EUTM-008283781);
• polskieradio.pl (EUTM-014033815);
• psychoterapia metasystemowa (EUTM-014334262);
• za10groszy (EUTM-009717844).

Bardzo interesująco prezentują się z kolei pozycyjne znaki towarowe. Są to oznaczenia, które wskazują na umiejscowienie znaku towarowego na towarze.

Wtórna zdolność odróżniająca. Podsumowanie

Jak widzisz, czasami znaki, które na pierwszy rzut oka nie mają szans na uzyskanie ochrony da się jednak zarejestrować. Należy jednak od strony dowodowej dobrze się do tego przygotować. Jeżeli więc, urząd patentowy odmawia Ci zarejestrowania znaku, wskazując np. na jego opisowość, to taką ostatnią deską ratunku może być właśnie próba wykazania, że nabył on wtórną zdolność odróżniającą.

Zobacz również:

• Kto może skorzystać z dofinansowania od EUIPO na ochronę marki?
• Czy do Urzędu Patentowego można zgłosić pomysł na biznes?
• Co zgłaszać do Urzędu Patentowego? Nazwę czy logo?
• Dlaczego warto zarejestrować znak towarowy?
• Co to jest klasyfikacja nicejska dla znaku towarowego?
• Wymyśliłem nazwę firmy. Czy mam do niej prawa autorskie?
• Opisowa nazwa firmy. Najczęstszy powód odmowy rejestracji
• Klasy towarowe w znaku towarowym. Jak je wybrać?