Mikołaj Lech
rzecznik patentowy
Atakując kogoś pamiętaj, że możesz swój znak towarowy stracić
Zauważyłem, że wiele osób jest święcie przekonanych, że rejestracja znaku towarowego daje im pewność zwycięstwa w sądzie. I dotyczy to nie tylko przedsiębiorców, ale i wielu prawników. Tymczasem jak za chwilę przeczytasz, nie jest to takie oczywiste.
Faktycznie prawo ochronne do znaku towarowego daje Ci pewien monopol prawny na dane oznaczenie. Tylko, że w określonych przypadkach zaatakowany przez Ciebie konkurent może Ci to prawo unieważnić.
Najczęściej zrobi to wtedy, kiedy go do tego zmobilizujesz… swoim pozwem.
W urzędach zajmujących się rejestrowaniem znaków towarowych pracują tylko ludzie.
A rzeczą ludzka jest popełniać błędy.
Eksperci czasami przyznają ochronę na dość zaskakujące znaki towarowe. Istnieje więc procedura, dzięki której można spróbować kontrowersyjny znak towarowy unieważnić.
Niekiedy po latach, błąd eksperta da się naprawić.
Ostatnio taki los spotkał, moim zdaniem szkodliwy znak przedstawiający Kostkę Rubika.
Jak unieważniono znak towarowy szachownicy Louis Vuitton?
Wyrok Sądu (druga izba)
z 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie T–359/12
Prawie 20 lat temu w 1998 roku, luksusowy dom mody Louis Vuitton, uzyskał prawo ochronne na ww. unijny znak towarowy. Znak stanowił wzór w brązowo-beżową szachownicę. Ochroną objęte zostały towary z klasy 18-stej takie jak:
wyroby skórzane, torby, kufry, torebki, portmonetki
W 2008 roku do ochrony zgłoszono również szachownicę w odcieniach szarości:
Znak ten podzielił los swojego kolorowego poprzednika.
Louis Vitton powołując się na przysługujące mu prawa, wywierał presję na konkurentów, aby ci nie wchodzili w podobne oznaczenia. Jeden z nich postanowił zagrać ostrzej i w 2009 r. złożył wniosek o unieważnienie tego znaku towarowego w zakresie wszystkich wskazanych towarów.
Decyzja Wydziału Unieważnień EUIPO (dawniej OHIM)
W 2011 roku Wydział Unieważnień uwzględnił wniosek.
Uznano, że wzór w szachownicę o łańcuszkowej i wątkowej strukturze, z którego składa się ten znak, jest jednym z najbardziej podstawowych wzorów stosowanych dla dekoracji. Jest to o tyle istotne, że odbiorcy będą to oznaczenie odbierali jedynie jako motyw dekoracyjny. Nie pełni ono w związku z tym podstawowej funkcji odróżniającej. A aby dane oznaczenie mogło pełnić funkcję znaku towarowego, musi nadawać się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorcy od towarów tego samego rodzaju innego przedsiębiorcy.
Wydział Unieważnień uznał również, że sporny znak towarowy nie odbiega w znaczący sposób od norm i zwyczajów branżowych, a Louis Vuitton Malletier nie udowodnił, że znak nabrał charakteru odróżniającego na skutek jego stosowania.
Francuski dom mody odwołał się od tej decyzji, ale Pierwsza Izba Odwoławcza EUIPO utrzymała ją w mocy. Louis Vuitton złożył więc skargę do Sądu.
Wyrok Sądu
Sąd ustalił, że w odniesieniu do rozpatrywanych towarów sporny znak towarowy stanowi wzór, który pokrywa te towary w całości lub części. A to oznacza, że znak odpowiada wyglądowi towarów, które oznacza.
Przykład:
Sąd uznał, że wzór brązowo-beżowej szachownicy nie odbiega w znaczący sposób od norm lub zwyczajów stosowanych w branży modowej i w związku z tym nie pozwala na odróżnienie produktów nim oznaczonych od produktów innych przedsiębiorstw.
Zdaniem Sądu, wzór w szachownicę:
jest podstawowym i przeciętnym wzorem graficznym, ponieważ składa się z symetrycznego ciągu kwadratów o tym samym rozmiarze, które odróżniają się dzięki zmieniającym się na przemian odmiennym kolorom, w niniejszym wypadku brązowemu i beżowemu. Wzór ten nie zawiera zatem żadnej istotnej zmiany w stosunku do zwykłego przedstawienia szachownicy i odpowiada tradycyjnemu modelowi takiego wzoru.
Nawet zastosowany w towarach takich jak towary należące do klasy 18, sporny wzór nie odbiega od normy ani od zwyczajów branżowych, ponieważ takie towary są ogólnie pokrywane materiałami różnych rodzajów, a wzór w szachownicę, ze względu na swoją wielką prostotę, może stanowić jeden z tych wzorów.
Motyw szachownicy znany jest od stuleci
Co ciekawe, Sąd zgodził się z wnioskami Izby Odwoławczej, że wzór w szachownicę stanowi motyw, który zawsze istniał i był wykorzystywany w branży sztuki dekoracyjnej. Jednym z dowodów na to miała być tkanina z Bayeux. Jest to płótno o długości ponad 70 metrów (!) przedstawiające podbój Anglii przez Wilhelma I Zdobywcę. Pierwsza wzmianka o tym zabytku pochodzi z 1476 r.
Przeglądając zdjęcia tej tkaniny w internecie znalazłem znajome motywy:
Tutaj z kolei ciekawy dokument BBC na ten temat:
Sąd zauważył, że wątkowy i łańcuszkowy wzór, który zawarto w każdym z kwadratów szachownicy, odpowiada zamierzonemu wizualnemu efektowi przeplatania się dwóch różnych materiałów.
Z graficznego punktu widzenia przedstawienie szachownicy o zmieniających się na przemian kolorach brązowym i beżowym oraz wrażenie przeplatania się nici nie zawierają żadnej istotnej zmiany w stosunku do zwykłego przedstawienia takich towarów.
Docelowy krąg odbiorców będzie więc postrzegał to oznaczenie wyłącznie jako przeciętny i powszechny wzór.
Kwestia wtórnej zdolności odróżniającej
Sąd uznał także, że wzór brązowo-beżowej szachownicy nie nabył tzw. wtórnej zdolności odróżniającej. Czyli w następstwie intensywnego używania nie zaczął kojarzyć się odbiorcom bezpośrednio z francuskim domem mody.
W wyroku zwrócono uwagę, że uzyskanie charakteru odróżniającego na skutek używania znaku musi zostać udowodnione w odniesieniu do całego terytorium, na którym znak był pozbawiony tego charakteru. Louis Vuitton Malletier nie przedłożył na to jednak przekonujących dowodów.
Wyrok Sądu
- Skarga na decyzję o unieważnieniu znaku towarowego zostaje oddalona.
Szachownica Louis Vuitton jednak w mocy?
Kiedy analizowałem tę sprawę, dotarłem do informacji, że Louis Vuitton odwołał się do Trybunału Sprawiedliwości UE. Jego wyrok definitywnie odpowiedziałby na pytanie czy ten znak towarowy zostanie unieważniony czy też nie.
I teraz uwaga!
Strony tego sporu porozumiały się i wycofano wniosek o unieważnienie znaku.
Po przegranej, dom mody był w fatalnej pozycji negocjacyjnej, więc mogę się tylko domyślać co skłoniło jego przeciwnika do wycofania wniosku 🙂
Niemniej to pokazuje ciekawą taktykę działania wielkiej firmy.
Najwyraźniej utrzymanie tego znaku w mocy było dla niej szalenie ważne. Faktycznie, obecnie nadal może ona straszyć konkurencję oraz realnie blokować jej działania np. poprzez zajmowanie „podrobionego” towaru na granicy.
Taki przedsiębiorca będzie miał do wyboru albo się dogadać albo poświęcić kolejne 6 lat życia na unieważnienie tego znaku towarowego. Najpewniej wielu odpuści sobie walkę, choć jak pokazuje opisana przeze mnie sprawa, szanse na unieważnienie tego znaku są ogromne.
Zobacz również:
- Międzynarodowa klasyfikacja towarów i usług – tych błędów unikaj
- Czy nazwę i logo firmy trzeba zastrzegać?
- Co daje rejestracja marki na Amazon Brand Registry?
- Jak wygląda profesjonalne badanie znaku towarowego?
- Ile trwa zastrzeganie nazwy firmy?
- 5 argumentów za rejestracją logo z nazwą opisową
- Jak sprawdzić czy logo jest plagiatem?
- Jak zgłosić naruszenie prawa na Allegro?
