Mikołaj Lech
rzecznik patentowy
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie
z dnia 18 marca 2008 r.
(sygn. akt I ACa 149/08)
Lubię przygotowywać streszczenia wyroków, ponieważ można się z nich wiele nauczyć. Z jednej strony ciekawej taktyki którejś ze stron, a z drugiej wskazówki, jakich błędów unikać.
Tutaj doszło do ciekawej sytuacji, ponieważ zgłoszono do rejestracji znak w wersji „spolszczonej”. Czyli w jego fonetycznym zapisie. To tak jakby, zamiast znaku NewConect zgłosić NiuKonekt. Na marginesie dodam, że aby uniknąć takich kwiatków, warto wcześniej przynajmniej skonsultować się z rzecznikiem patentowym.
Ten błąd doprowadził zgłaszających do sporu sądowego. Ich konkurent zarzucił im naruszenie prawa poprzez umieszczenie znaku R w kółku przy logo, które nie jest zarejestrowane w Urzędzie Patentowym.
Co oznacza R w kółku przy logo?
Na początek mała powtórka.
Znaczek ® to skór od angielskiego słowa „registered” i stanowi informację, że dane oznaczenie jest zarejestrowanym znakiem towarowym. Charakterystycznej R-ki może używać jedynie ten podmiot, który faktycznie z takiej ochrony korzysta.
I mówi to wyraźnie ustawa Prawo własności przemysłowej (dalej pwp):
Art. 153
1. Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
[…]
13. Uprawniony może wskazać, że jego znak został zarejestrowany, poprzez umieszczenie w sąsiedztwie znaku towarowego litery „R” wpisanej w okrąg.
Co grozi za bezprawne umieszczenie znaku R w kółku?
Ta sama ustawa penalizuje używanie znaku R w kółku przez osoby do tego nieuprawnione:
Art. 308
Kto wprowadza do obrotu towary oznaczone znakiem towarowym z wyróżnikiem mającym wywołać mylne mniemanie, że przedmioty te korzystają z takiej ochrony, podlega karze grzywny.
Kodeks wykroczeń precyzuje jakiej może być ona wysokości:
Art. 24
§1. Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5000 złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Bezprawne umieszczanie znaku R w kółku może naruszać również ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej uznk):
Art. 14
1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody.
2. Wiadomościami, o których mowa w ust. 1, są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, w szczególności o:
[…]
4) sytuacji gospodarczej lub prawnej.
Okoliczności sporu
Stanowisko powoda:
- Powód domagał się m.in. zakazania używania przez pozwanego znaku słowno-graficznego z wyróżnikiem R w kółku. Chodziło o to, że sporne oznaczenie nie było zarejestrowane w Urzędzie Patentowym.
- Takie działania są wg powoda nieuczciwe i niezgodne z dobrymi obyczajami. Umieszczenie znaku R w kółku przy logo powoduje, że produkty pozwanych są odbierane przez klientów bardziej profesjonalnie oraz korzystają z renomy, jaka się wiąże z jego używaniem.
- Umieszczanie znaku R w kółku przy logo wywołuje mylne wrażenie, że oznaczenie to korzysta ze szczególnej ochrony.
- Działania te z punktu widzenia powoda w sposób oczywisty naruszają zasady uczciwej konkurencji (art. 3 i 14 uznk). Chodzi o to, że stawia to pozwanych w pozycji uprzywilejowanej, gdyż sugeruje, że ich towary mają lepszą pozycję od towarów powoda.
Stanowisko pozwanego:
- Pozwany zaprzeczył, by jego działania były bezprawne, nieuczciwe i niezgodne z dobrymi obyczajami.
- Używanie identycznego fonetycznie oznaczenia słowno-graficznego z wyróżnikiem ® stanowi używanie zarejestrowanego na ich rzecz znaku „y”.
- Zgłoszenie znaku towarowego w innej pisowni niż ma to miejsce w rzeczywistości pozwani uzasadniali wymaganiami stosownych przepisów. Chodziło o przygotowanie opisu znaku wg zasad polskiej pisowni i zapisu go małymi literami.
Wyrok Sądu Okręgowego
- Sąd zakazał pozwanym używania dla nawiewników okiennych wyróżnika R w kółku przy oznaczaniu słowno-graficznym, które nie jest zarejestrowanym znakiem towarowym.
- 21 listopada 2001 r. Urząd Patentowy wydał decyzję o rejestracji znaku towarowego słownego „y” na rzecz pozwanych, choć Ci używali go w obrocie w odmiennej pisowni tj. „x”.
Forma zarejestrowanego znaku
- Sąd nie zgodził się ze stanowiskiem pozwanych, że dokonując rejestracji znaku musieli podać jego brzmienie fonetyczne, a nie dosłowną pisownię. Wskazywany przez nich przepis dotyczy jedynie opisu zarejestrowanego znaku towarowego, stanowiącego część składową świadectwa rejestracyjnego.
- Fonetyczny zapis jest więc kryterium pomocniczym, które może być wykorzystane przy ewentualnym sporze, bądź wątpliwościach.
- Jeśli pozwani chcieli zarejestrować znak „x” o wymowie „y”, powinni byli wskazać na znak „x”, a w opisie zastrzec, że wymowa powinna brzmieć „y”. Pozwani nie byli więc uprawnieni do znaku „x”, mimo że się nim posługiwali.
- Umieszczenie znaku R w kółku przy logo, wprowadzało więc w błąd potencjalnych odbiorców towarów. Sugerowało bowiem, że towar jest lepszej jakości niż towary konkurencyjne, ma lepsze kwalifikacje i jest bardziej wartościowy.
Dalsza część artykułu pod formularzem.
Wyrok Sądu Apelacyjnego
- Pozwani skutecznie się od tego wyroku odwołali. Sąd potwierdził jednak, że umieszczanie znaku R w kółku przy znaku niezarejestrowanym jest działaniem bezprawnym.
- Sąd uznał, że brak jest podstaw do przyjęcia, że zarejestrowano znak o innym brzmieniu w stosunku do jego pisowni. Fakt, że słowo pisane jako „x” brzmi jako „y” nie może prowadzić do wniosku, że zarejestrowano znak „x”.
- Nie budzi też jednak wątpliwości, że pozwani, używając znaku „x” działali w przekonaniu, że prawo do takiego właśnie znaku im przysługuje. Na tej podstawie zamieszczali w jego sąsiedztwie oznaczenie ®.
- Sąd przypomniał, że celem umieszczenia znaku R w kółku jest poinformowanie, że znak towarowy z tym wyróżnikiem korzysta z ochrony.
Znak ® nie wzmacnia pozycji towarów na rynku
Ze znakiem tym nie są związane żadne prawa, które miałyby na celu wzmocnienie na rynku pozycji towaru oznaczonego znakiem towarowym z symbolem ®. Znak ten nie zawiera bowiem żadnych informacji o samym produkcie. Jest to raczej informacja dla tych podmiotów, które chciałyby naruszyć prawo ochronne z zarejestrowanego znaku towarowego, że w przypadku naruszenia uprawnionemu będą przysługiwać w stosunku do naruszyciela określone roszczenia.
- Umieszczenie znaku R w kółku nie było sprzeczne z dobrymi obyczajami. Pozwani bowiem o ochronę znaku wystąpili i byli przekonani, że występują o ochronę znaku „x” w brzmieniu „y”. Trwając jednak w pierwotnym przekonaniu, że mogą posługiwać się znakiem „x” jako znakiem zarejestrowanym, posługiwali się nim, oznaczając go znakiem R w kółku.
- Pozwanym nie można przypisać żadnych złych intencji. W szczególności świadomego i umyślnego działania nakierowanego na wyrządzenie szkody powodowi lub innemu podmiotowi, czy też przysporzenia sobie korzyści w sposób nieuczciwy.
Nie każde działanie bezprawne stanowi czyn nieuczciwej konkurencji
- Brzmienie przepisu art. 3 uznk wskazuje, że sama sprzeczność działania z prawem lub dobrymi obyczajami nie przesądza jeszcze, że stanowi ono czyn nieuczciwej konkurencji. Warunkiem, który musi być spełniony łącznie z wymienionymi wyżej, jest by działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami naruszało interes innego przedsiębiorcy lub klienta.
- Także art. 14 uznk dla uznania, że rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji lub wprowadzających w błąd wiadomości o przedsiębiorstwie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji wymaga, by nastąpiło to w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody. Skoro więc pozwanym nie można przypisać takich intencji, to czynu nie można uznać za czyn nieuczciwej konkurencji.
- Sąd uznał, że nie ma podstaw do uznania, że umieszczenie znaku R w kółku przy oznaczeniu „x” narusza art. 308 pwp. Przepis ten nakierowany jest bowiem na ochronę przedmiotów, a nie znaków towarowych.
- Powodowie nie wykazali, że działanie pozwanych, jakkolwiek nieuprawnione, naruszyło interes ich lub innego przedsiębiorcy. Nie udowodnili również, że pozwani działali w celu wyrządzenia szkody lub przysporzenia sobie korzyści. Sąd uznał więc, że ich żądanie w całości nie zasługuje na uwzględnienie.
Zobacz również:
- Procedura rejestracji nazwy firmy w Polsce
- Co zgłaszać do Urzędu Patentowego? Nazwę czy logo?
- Dlaczego warto zarejestrować znak towarowy?
- Co to jest klasyfikacja nicejska dla znaku towarowego?
- Wymyśliłem nazwę firmy. Czy mam do niej prawa autorskie?
- Opisowa nazwa firmy. Najczęstszy powód odmowy rejestracji.
- Ile kosztuje zastrzeżenie znaku towarowego w Polsce, UE i na świecie.
- Program Współpraca w Ochronie Praw a podróbki na Allegro
FAQ
Kiedy warto zarejestrować znak towarowy, a kiedy nie?
O takiej rejestracji warto pomyśleć, jeżeli nasza firma dobrze się rozwija. Przynosi to aż 32 korzyści 👈. Do najważniejszych należą trzy:
🟢 Zyskujesz bezpieczeństwo. W świadectwie rejestracji będziesz wskazany jako właściciel praw do marki. A to odwodzi konkurencję od pomysłów wchodzenia w podobne nazwy.
🟢 Uniemożliwiasz kradzież marki. Formalnie konkurencja mogłaby zrobić takie zgłoszenie na siebie. W tym procederze specjalizują się nawet tzw. trolle patentowe.
🟢 Usuniesz oferty naruszyciela z Allegro dosłownie jednym mailem.
Kiedy nie warto robić zgłoszenia?
🔴 Jeżeli jest już zastrzeżony podobny znak towarowy. Dowiesz się tego robiąc 🔎 pełną analizę prawną marki.
🔴 W sytuacji kiedy nie planujesz na swojej nazwie zarabiać.
🔴 Jeżeli Twoja nazwa jest opisowa. Urząd odmówi Ci ochrony i stracisz wniesione opłaty zgłoszeniowe.
Czy R w kółku oznacza, że produkt jest oryginalny?
Nie i to całkiem popularny mit ❌. W rzeczywistości symbol ®️ pochodzi od słowa „registered” i oznacza „zarejestrowany”. Przepisy wskazują, że może się nim posługiwać jedynie ten, kto 👉zastrzegł swój znak towarowy w Urzędzie Patentowym. To nie ma nic wspólnego z oryginalnością.
Mimo wszystko ludzie uważają, że logo z R-ką dotyczy produktów i usług lepszej jakości. Po prostu kojarzą ten znaczek z największymi markami świata. Łączą je więc z takimi cechami jak: prestiż, oryginalność, zaufanie czy jakość. To sprawia, że eksponując R w kółku podnosisz wiarygodność do swojej marki. A to naturalnie podnosi sprzedaż ✅.
To sprawia, że niektóre firmy bezrefleksyjnie dodają ®️ do swojego logo, choć nie zastrzegły go w Urzędzie Patentowym. Grozi za to kara grzywny 🔴 do 5 tys. złotych.
