fbpx

Mikołaj Lech

rzecznik patentowy

Prawnik, specjalizuje się w prawie własności przemysłowej, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawie autorskim.
[Więcej >>>]

zarejestruj znak towarowy
22 Lut

Sprawdziłeś dostępność nazwy firmy. Co dalej?

Dziś opowiem Ci historię jednego z moich klientów. W myśl zasady, że lepiej uczyć się na cudzych błędach historia ta powinna być dla Ciebie świetną lekcją. Dla klienta sprawdziliśmy dostępność nazwy firmy. Wynik był negatywny. Pomimo tego postanowił on wprowadzić swój znak towarowy na rynek. I to był początek jego problemów.

 

Sprawdziłeś dostępność nazwy firmy – jest kolizja.

Rejestrując klientom znaki towarowe zawsze powtarzam, że warto zacząć od badania zdolności rejestrowej znaku towarowego

Jest to rozwiązanie bezpieczne, dzięki któremu znak nie jest zgłaszany “w ciemno”.

W ramach takiego badania sprawdzam właśnie dostępność nazwy firmy. Polega to na poszukiwaniu identycznych lub podobnych znaków towarowych, które mogą być kolizją dla takiego zgłoszenia.

Badanie dla tytułowego klienta dało wynik negatywny.

Klient był niepocieszony.

Zdążył się już emocjonalnie związać ze znakiem.

Tak się dzieje, kiedy intensywnie pracujesz nad nową marką. Organizujesz marketing, akcje promocyjne, wymyślasz slogany reklamowe…

i nagle Twój rzecznik patentowy mówi Ci, że nazwa jest zła.

 

Usłyszałem od niego:

Panie mecenasie skoro nie ma szans na rejestrację mojego znaku to rezygnuję ze zgłoszenia. W tej sytuacji to pieniądze wyrzucone w błoto.

Nie sposób było się z tym nie zgodzić. Niestety klient wyciągnął jedynie połowicznie dobre wnioski. Kolejnym jego krokiem było bowiem wprowadzenie na rynek towarów opatrzonym tym znakiem towarowym.

Nie minął rok kiedy dostał wezwanie do zaprzestania naruszania znaku towarowego.

Pismo skierowała do niego duża Niemiecka kancelaria na zlecenie właściciela podobnego znaku towarowego. Poza wycofaniem spornych towarów z rynku żądała również zapłaty wysokiego odszkodowania.

To wszystko w nieprzekraczalnym terminie 7 dni.

Naturalnie klient przyszedł do mnie z prośbą o pomoc.

Wziąłem do ręki zrobione sprawozdanie z badania. Oczywiście znalazłem tam firmę, która do niego pisała. Moja pierwsza myśl – przecież można było tego wszystkiego uniknąć...

Nie wchodząc w szczegóły powiem Ci jedynie, że dla klienta to była droga lekcja.

Wnioski jakie płyną z tej historii.

Jeżeli sprawdziłeś dostępność nazwy firmy i wystąpiła kolizja to zastosuj się do zaleceń rzecznika patentowego. Musisz mu zaufać.

Dalsze działanie pod takim znakiem towarowym jest delikatnie mówiąc nierozsądne.

Masz właściwie dwa rozwiązania:

  1. zmieniasz całkowicie nazwę firmy, lub
  2. wyraźnie ją modyfikujesz.

Pamiętaj, że znaki towarowe rejestruje się nie dla symbolu R w kółku czy ozdobnego świadectwa ochronnego. Robi się to aby chronić swoje interesy ekonomiczne. Z jednej strony rejestracja znaku pozwala Ci walczyć z nieuczciwą konkurencją. Z drugiej daje Ci poczucie, że sam nie naruszasz cudzego prawa.

Sprawdzając dostępność nazwy firmy jesteś w stanie obie te okoliczności ocenić.

 

W przypadku negatywnego wyniku badania często słyszę od klientów pytanie:

Czy warto się taką kolizją przejmować skoro przez tyle lat właściciel znaku towarowego nie robił żadnych problemów?

Cóż, to o niczym nie świadczy.

Najczęściej jego pasywność wynika z tego, że w ogóle nie wie o Twoim istnieniu. Alternatywnie wie, ale jesteś na tyle drobnym przedsiębiorcą, że Cię ignoruje. Jeżeli jednak włożysz wysiłek i pieniądze w budowanie swojej marki, to po kilku latach staniesz się  widoczny na rynku.

Odniesiony sukces może się dla Ciebie okazać początkiem problemów.

Właściciel zarejestrowanego znaku może Cię zauważyć i zareagować. Nie po to rejestruje się przecież znaki towarowe, by tolerować konkurenta działającego pod tą samą nazwą.

Sprawdziłeś dostępność nazwy firmy. Co dalej?W niektórych przypadkach warto zaryzykować.

Nie zawsze sprawdzając dostępność nazwy firmy wynik jest jednoznaczny.

Są przypadki, kiedy ciężko z całą stanowczością odpowiedzieć, że badany znak na 100% jest podobny do znaku wcześniejszego. Zbieżność jest częściowa.

Z sytuacjami “na granicy” ma problem również sam Urząd Patentowy.

Nawet jeżeli ekspert dany znak zarejestruje to później w trybie spornym można się takiej decyzji sprzeciwić. Ewentualnie wnosić  o unieważnienie znaku.

Jeżeli wynik badania nie jest jednoznaczny, część firm podejmuje ryzyko. Wiedząc, że znaki towarowe nie są identyczne wprowadzają je na rynek. Liczą się z konsekwencjami. Mimo wszystko zakładają, że:

  • właściciel wcześniejszego znaku towarowego nie zareaguje, lub
  • nawet jeżeli dojdzie do sporu to uda się go wygrać.
  •  

Oczywiście wszystko zależy od konkretnego przypadku. Przy ocenie ryzyka przyda Ci się porada rzecznika patentowego.

Często w takiej sytuacji klienci próbują mi udowodnić, że znaki się od siebie różnią. I mają rację. Problem w tym, że również podobne znaki mogą wprowadzać w błąd konsumentów. To, że ty się z tym nie zgadzasz nie ma znaczenia.

Ważne jak sąd oceni Twój przypadek.

Istnieje bogate orzecznictwo, które dokładnie to zagadnienie analizuje. W niektórych sytuacjach lepiej nie ryzykować.

Podsumowując.

Rozmowy z klientami, którym muszę przekazywać złe informacje nie należą do najłatwiejszych. Niektórzy nie chcą przyjąć do wiadomości, że powinni zmienić nazwę pod którą działają. Całkowicie ich rozumiem. Od kilku, kilkunastu lat budowali swoją markę. Nikt z nich nie pomyślał aby na początku sprawdzić dostępność nazwy firmy.

Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że sporo firm jednak swojej nazwy nie zmienia. Ich właściciele wychodzą z założenia, że skoro do tej pory nie było problemów to sytuacja się nie zmieni.

Cóż, bardzo optymistyczne myślenie…

Co ciekawe widzę, że najczęściej na zmiany decydują się osoby młode 🙂

Jak się domyślasz najpierw sprawdzamy wtedy dostępność nazwy firmy. A najczęściej od razu kilka ich wariantów. Dopiero mając zielone światło rozpoczyna się praca grafików oraz marketingowców.

No i to jest powiedziałbym idealny model narodzin marki.

 

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.
Dodatkowo jako gratis otrzymasz mój eBook pt.:
„10 RZECZY, KTÓRE MUSISZ WIEDZIEĆ O OCHRONIE MARKI”


 

baner-pod

Mikołaj Lech

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się ze mną:
+48 575 999 410,
mikolaj@lech.bydgoszcz.pl
Mikołaj Lech

{ 17 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Rafal Luty 22, 2016 o 09:05

To w końcu chodziło o znak czy o nazwę firmy, bo jakby używa Pan zamiennie tych dwóch określeń? Jeśli o nazwę, to chyba przypadek dość skrajny z rodzaju, gdy lokalny producent serów decyduje się na nazwę firmy np. “Chochland”, bo w przypadku branż niekonkurencyjnych ochrona zdaje się nie obowiązywać?

Druga kwestia, skoro klient był niewielką firmą lokalną, to podejrzewam, że rejestrowałby znak w polskim urzędzie otrzymując ochronę w Polsce. Zatem przy weryfikacji nazwy firmy okazało się, że firma o tej samej nazwie posiada ochronę w Polsce i funkcjonuje w Polsce w tej samej branży, co klient. Inaczej niemiecka firma nie miała by chyba uprawnień do kwestionowania praw lokalnej firmy do nazwy nie mając w Polsce ochrony patentowej dla swojej nazwy tak samo, jak polskie firmy z ochroną w Polsce nie mogą kwestionwać nazw używanych przez firmy np. w Andaluzji. Jeśli klient wiedział, że inna firma jest w Polsce chroniona lub że sprzedaje tu produkty z tej samej branży, to był chyba co najmniej imbecylem, podejmując decyzję na wprowadzenie na rynek swoich produktów?

Jak dla mnie artykuł jest z rodzaju tych, które mają bardziej straszyć niż edukować.

Odpowiedz

Mikołaj Lech Luty 22, 2016 o 10:13

Panie Rafale, w artykule używam określeń potocznych zrozumiałych dla przeciętnego czytelnika. Większość osób mówi o “nazwie firmy” myśląc o oznaczeniu, którym w sposób komercyjny posługuje się w obrocie. W moim nagraniu wyraźnie mówię, że kolizja jest jedynie wtedy kiedy poza “nazwą” podobne są również oferowane towary i usługi. Pan mówi, że to sytuacja skrajna. Niestety jest wręcz przeciwnie. Myślę, że spokojnie 90% przedsiębiorców nigdy nazwy pod którą działa nie badała. Efekt tego jest taki, że mam po kilka rozmów tygodniowo z osobami, które dostają pisma z kancelarii prawnych. Dla takich osób to są dramatyczne wręcz sytuacje.

Co do drugiej kwestii to trochę stworzył Pan sobie kazus, na który sam odpowiedział. Okoliczności tej sprawy były zupełnie inne i powiedziałbym dość oczywiste. Proszę pamiętać, że ochrona znaków towarowych jest terytorialna. Przedsiębiorca z Portugalii może mieć chroniony wspólnotowy znak towarowy (na całą UE). Tym samym prawo wyłączne obowiązuje również w Polsce. Jeżeli ktoś wprowadzi towar tego samego rodzaju o identycznej lub podobnej nazwie naruszy prawo. To sytuacja wręcz podręcznikowa.

Dla wielu przedsiębiorców informacja o kolizji jest tak wielkim szokiem, że nie robią z tym nic. Jakby wypierali prawdę. Inna kwestia dotyczy oczywiście sytuacji, kiedy ktoś dostaje informację o kolizji zanim wprowadzi swój towar na rynek i to ignoruje. No i to bym nazwał sytuacją skrajną.

Artykuł wskazuje częsty błąd popełniany przez przedsiębiorców wynikający z ich niewiedzy.
Myślę, że warto o tym przypominać.

Artykuł ma straszyć ale i skłaniać do refleksji.

Pozdrawiam

Odpowiedz

Konrad Luty 22, 2016 o 14:02

Artykuł bardzo ciekawy. W poszukiwaniu motywów, dlaczego nasi rodzimy przedsiębiorcy nie słuchają rad rzecznika patentowego pokusiłbym się o tezę, że zgodnie z naszym polskim przysłowiem ‘chłop na zagrodzie równy wojewodzie’ zakładają oni, że ‘żaden Niemiec ani Francuz” nie będzie decydował o tym jak jego firma będzie nazywała się. W takich sytuacjach – konieczności zmiany nazwy firmy – jest kilka trików gdzie można zmienić nazwę w sposób atrakcyjny i mało zauważalny. I nie mam tu na myśli “cwanego” przypadku zmiany nazwy marki BioActive na BigActive.

Odpowiedz

Mikołaj Lech Luty 22, 2016 o 14:18

Dzięki Konradzie za komentarz. Ja bym powodów takich działań upatrywał po prostu w niewiedzy. Wielu szczególnie początkującym przedsiębiorcom wydaje się, że skoro skutecznie założyli działalność gospodarczą lub zarejestrowali spółkę to jakiś urzędnik wszystko im sprawdził. A skoro nie robił problemów to działają zgodne z prawem.

Co do zmiany nazwy to aby cała operacja miała sens efekt finalny musi dostatecznie różnić się od kolizyjnego znaku. Diabeł oczywiście tkwi w szczegółach co to znaczy “dostatecznie”. Cały znak musi się różnić na tyle aby nie wywoływał ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorców. Temat rzeka co i przez to pojęcie należy rozumieć 🙂

Pozdrawiam

Odpowiedz

Piotr Marzec 8, 2016 o 15:07

Bardzo pomocny wpis

Odpowiedz

Mikołaj Lech Marzec 9, 2016 o 07:53

Miło to słyszeć 🙂

Odpowiedz

Zuzanna Grudzień 12, 2016 o 11:48

Witam,
Czy jeżeli moja restauracja działa pod daną nazwą i okazuje się, że inna restauracja ma taką samą nazwę jak moja, zapewne podobne potrawy, logo zupełnie inne, to czy ta inna restauracja może od nas żądać abyśmy zmienili nazwę?

Odpowiedz

Mikołaj Lech Grudzień 12, 2016 o 19:26

Sprawa nie jest taka prosta. Pytanie na jakie prawa się taka firma powołuje. Czy na znak towarowy zarejestrowany czy niezarejestrowany. Trzeba sprawdzić zasięg działalności. Jeżeli potrzebuje Pani pomocy prawnej, to proszę napisać do mnie na adres mikolaj@lech.bydgoszcz.pl. W ramach porady prawnej przyjrzę się Pani sprawie.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Marcin Lipiec 25, 2017 o 13:02

Witam!

Planuje w najbliższym czasie otworzyć firmę, więc oczywiście mam również pewien pomysł na nazwę. Zrobiłem research w Google i nie występują strony internetowe z moją nazwą oraz nie znalazłem firm, które działałyby pod tą samą nazwą. Zacząłem więc szukać informacji, czy przypadkiem nazwa, którą chcę użyć nie jest zastrzeżona w Urzędzie Patentowym. Przeszukałem polską bazę danych pod adresem na stronię UP i znalazłem tylko jedne identyczne dopasowanie co do mojej nazwy. Okazało się, że nazwa ta ma status zgłoszenia “Odmowa”, a jej klasyfikacja nicejska obejmuje zupełnie inne działalności niż te, którymi ja się będę zajmował (w przypadku zarejestrowanego znaku towarowego są to usługi z zakresu ubezpieczeń i samochody, ja będę zajmował się czymś zupełnie innym).

Stąd moje dwa pytania, czy w takim przypadku będę mógł zastosować wymyśloną przeze mnie nazwę i czy powinienem ją zastrzec?

Odpowiedz

Mikołaj Lech Lipiec 28, 2017 o 10:24

Dzień dobry Panie Marcinie. Myślę, że poszukiwania, które Pan wykonał jedynie w części pokazują faktyczny stan sprawy. Chodzi o to, że kolizją mogą być nie tylko znaki identyczne, ale również podobne. I wtedy zaczyna się zabawa z odpowiedzią na pytania do jakiego momentu znaki są kolizyjne. Czy różnica jednej, dwóch literek wystarczy czy nie? Oczywiście kolizją mogą być jedynie znaki przeznaczone do oznaczania konkurencyjnych towarów lub usług. Znak, który Pan znalazł nawet gdyby dostał ochronę nie byłby dla Pana problemem.

Przy okazji polecam lekturę mojego artykułu pt. Badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego. Powinien wiele kwestii Panu wyjaśnić.

Pozdrawiam

Odpowiedz

Monika Marzec 9, 2018 o 09:21

Witam,
Planuję w najbliższym czasie otworzyć własną działalność. Po wymyśleniu nazwy firmy okazało się, że istnieje już identyczna nazwa w innym mieście, jednak specjalizująca się w innej dziedzinie. Czy powinnam od razu szukać nowego pomysłu, czy mam szansę pozostania przy obecnej nazwie ?

Odpowiedz

Mikołaj Lech Marzec 9, 2018 o 09:52

Dzień dobry Pani Moniko. Jeżeli firma, o której Pani mówi nie jest dla Pani konkurencją to formalnie nie stanowi kolizji. Chodzi o to, aby nazwy nie wprowadzały konsumentów w błąd. Czyli osoba zainteresowana usługami tamtej firmy przez pomyłkę nie skorzystała z Pani. Naturalnie jednak osoba zainteresowana usługami biura rachunkowego FENIX nie pomyli się i przez pomyłkę nie kupi drożdżówki w piekarni FENIX. W takich sytuacjach przedsiębiorcy mogą posługiwać się identyczną nazwą (ale nie logo).
Pozdrawiam

Odpowiedz

Piotr Maj 9, 2018 o 20:36

Dzień dobry,

Mam dość nietypowy kłopot. Chciałbym swoją nową firmę nazwać “Webski Harry”. Pasowała by mi do działalności. Teoretycznie słowo “webski” mogło by funkcjonować z każdym innym imieniem, jednak wiele lat temu w telewizji można było obejrzeć bajkę “Łebski Harry” i zakładam, że dla wielu osób takie połączenie wyrazów będzie już brzmiało po prostu w miarę znajomo. Chodzi o utarty zbitek wyrazów. I tutaj pojawia się kłopot. Sama nazwa “Webski Harry” w formie pisanej jest oryginalna. W przypadku wymowy w języku polskim już mamy zbieżność. Moja obawa polega na tym, że ktoś mógłby uznać, że ze względu na samą zbieżność przy wymowie, naruszałbym czyjeś prawo własności intelektualnej.
Nie zamierzam w żaden sposób wykorzystywać wizerunki postaci z bajki, Jedyne na czym mi zależy to nazwa “Webski Harry”.
Sprawdzałem stronę https://www.uprp.pl i nie znalazłem tam zapisów dotyczących nazwy “Łebski Harry”.
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.

Odpowiedz

Piotr Maj 31, 2018 o 16:39

Dzień dobry Panie Mikołaju,

Kilka tygodni temu trafiłem na Pana blog poszukując informacji w zakresie możliwości nazwania swojej firmy w pewien sposób. Skomentowałem Pana artykuł z dnia 22.02.16 pt. “Sprawdziłeś dostępność nazwy firmy. Co dalej?”. Ponieważ widzę, że ma Pan bardzo dużą wiedzę w zakresie praw do znaków towarowych, a mój problem jest – przynajmniej w moim mniemaniu – dość specyficzny zwracam się do Pana z prośbą o pomoc w jego rozwiązaniu. Z góry zaznaczam, że firma, którą zakładam jest i pozostanie firmą 1-osobową, a moja działalność ograniczy się do pracy na rzecz szkół językowych, tłumaczeń i świadczenia usług w zakresie marketingu internetowego.

Jeśli Pana porada jest odpłatna, to proszę o zapoznanie się z moim zapytanie i wycenę porady.

Dziękuję uprzejmie, Piotr Siwecki

Odpowiedz

Mikołaj Lech Wrzesień 2, 2018 o 09:43

Dzień dobry Panie Piotrze.

Miałem mały poślizg w odpowiadaniu na komentarze. Abym mógł odpowiedzieć na Pana pytanie musiałbym zrobić analizę tej marki. Oczywiście to, że nie znalazł Pan nic podobnego wróży dobrze, ale pewności mieć nie można. Może pomocny będzie dla Pana artykuł: Jak sprawdzić czy nazwa firmy nie jest zastrzeżona. Ewentualnie mogę zrobić dla Pana pełne badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego. W takim przypadku proszę o kontakt na: mikolaj@lech.bydgoszcz.pl

Pozdrawiam

Odpowiedz

Marta Sierpień 29, 2018 o 00:44

Dziękuję za artykuł, proszę o pomoc w zrozumieniu, czy mogę dany znak wykorzystać:
1. znak widnieje w bazie UPRP, status S , zgłoszenie w 1995 roku, status zgłoszenia – odmowa, wykaz towarów całkowicie odbiega od tego, do czego ja chciałabym wykorzystać znak
2. na chwilę obecną nie zakładam działalności gospodarczej, będę rozliczać się z US ryczałtem
Dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedz

Mikołaj Lech Wrzesień 2, 2018 o 09:37

Dzień dobry Pani Marto.

Właśnie do Pani przypadku odnosi się mój artykuł. Skoro znak towarowy dostał odmowę to prawo ochronne w ogóle nie powstało. Nie stanowi on więc dla Pani kolizji. Rok 1995 to odległe dzieje więc zakładałbym, że sytuacja prawna mocno się od tamtego czasu zmieniła. Pytanie jednak dlaczego tamten znak nie dostał ochrony? Być może istniał inny kolizyjny. Ewentualnie występowały jakieś bezwzględne przeszkody w rejestracji. Niemniej jeżeli nie oferuje Pani podobnych towarów ani usług to ten znak towarowy w ogóle nie powinien być przez Panią brany pod uwagę.

Pozdrawiam

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Patentowa LECH Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Patentowa LECH z siedzibą w Bydgoszczy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem mikolaj@lech.bydgoszcz.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: