Renomowany znak towarowy – lista 8 najciekawszych sporów

• Sprawdź ceny minimalne za usługi rzecznika patentowego

Zobacz również: 10 najciekawszych sporów Apple-a o znaki towarowe

1 – McDonald’s vs. MACCOFEE

Wyrok Sądu z 5.07.2016 r. (T‑518/13).

Moim zdaniem, jedna z najciekawszych spraw ostatnich lat, która pokazuje jaką „moc” ma renomowany znak towarowy.

Singapurska firma zgłosiła do ochrony unijny znak towarowy MACCOFEE. Służyć miał do oznaczania produktów żywnościowych i napojów. Kiedy EUIPO wydało decyzję o rejestracji tego znaku, z żądaniem jego unieważnienia szybko wystąpiła spółka McDonald’s. Podniosła zarzut, że znak ten naruszał znaki zarejestrowane przez nich wcześniej, np. McNuggets, BigMac czy właśnie McDonald’s.

Po 6 letnim sporze Sąd przyznał rację McDonald’sowi, powołując się właśnie na jego renomowane znaki towarowe. Stwierdził, że przywołane znaki są do siebie podobne na płaszczyźnie fonetycznej i konceptualnej, ze względu na użycie przedrostka MAC lub MC.

Stosowanie przez innego przedsiębiorcę ww. określeń wykorzystywałoby bezprawnie reputację i atrakcyjność znaku McDonald’s. Posiada on bowiem tak wysoką renomę, że do stwierdzenia podobieństwa pomiędzy znakami, wystarczy zbieżność jedynie w zakresie przedrostka Mc lub MAC.

W siedzibie Magdonald’sa wystrzeliły korki od szampana.

To znaczące zwycięstwo.

2 – GUCCI vs. GUCIO

Wyrok WSA w Warszawie z 30.07.2010 r. (VI SA/Wa 807/10).

Polski przedsiębiorca zarejestrował znak towarowy GUCIO w klasie 25 według klasyfikacji nicejskiej (obuwie dziecięce).

Sprzeciw do rejestracji tego znaku złożył włoski dom mody GUCCI.

Podnosił, że GUCCI to renomowany znak towarowy, więc znak GUCIO będzie z tej renomy bezprawnie korzystał.  Tym bardziej, że GUCCI również produkuje buciki dziecięce, choć są to produkty luksusowe.

GUCIO natomiast powoływał się na fakt, że jego znak towarowy jest zdrobnieniem od imienia Gustaw i nie ma nic wspólnego z nazwą GUCCI. Ponadto nazwa GUCIO jest w Polsce od dawna kojarzona z marką obuwia dziecięcego, skierowaną do przeciętnego klienta.

UPRP oddalił sprzeciw i ostatecznie sprawę rozstrzygnął WSA w Warszawie, który wykorzystał argumenty GUCCI przeciwko niej samej:

Jak sama skarżąca zauważyła, jej produkty są produktami ekskluzywnymi, a to powoduje, że kierowane są do określonej grupy odbiorców, a nie do przeciętnego klienta. To powoduje, że zmniejsza się możliwość pomyłek wśród nabywców.

Polski GUCIO może więc nadal korzystać ze swojego znaku towarowego.

^{Dalsza część artykułu pod formularzem.}

3 – Lacoste vs. Kajman

Wyrok Sądu z 30.09.2015 r. (T-364/13).

Polska spółka w 2007 r. wystąpiła o rejestrację znaku KAJMAN. Jako towary wskazano m.in. wyroby ze skóry, ubrania, obuwie czy poduszki dla zwierząt domowych. Rejestracji sprzeciwił się jednak LACOSTE. Powołał się przy tym na swój wcześniejszy graficzny znak towarowy przedstawiający krokodyla.

Stwierdzono, że znaki są do siebie podobne konceptualnie oraz w niewielkim stopniu wizualnie. To wystarczyło do odmowy rejestracji znaku KAJMAN dla wyrobów ze skóry, ubrań i obuwia. Pomimo zaskarżenia tej decyzji przez polską spółkę, sąd utrzymał decyzję w mocy.

Stwierdził ponadto, że:

Oznaczenie KAJMAN mogłoby być przez potencjalnych klientów postrzegane jako wariant oznaczenia krokodyla LACOSTE, ze względu na to, że jest to renomowany znak towarowy.

4 – Coca-Cola vs. Master Cola

Wyrok sądu z dnia 11 grudnia 2014 roku (T-480/12).

Pewna syryjska spółka, postanowiła zarejestrować w EUIPO taki oto znak towarowy:

Miał on służyć do oznaczaniu towarów takich jak bezalkoholowe wody gazowane. Sprzeciw do zgłoszenia wniosła Coca-Cola, powołując się na zarejestrowane przez siebie wcześniej renomowane znaki towarowe:

Zwrócono również uwagę na sposób handlowego użycia spornego znaku, który był bardzo podobny do Coca-Coli:

Co ciekawe, EUIPO odrzucił ten wniosek w dwóch instancjach, za każdym razem argumentując, że pomiędzy spornymi znakami nie istnieje żadne podobieństwo, mogące wprowadzać konsumentów w błąd. A z braku tej podstawowej przesłanki urząd nie przebadał ryzyka kolizji z renomowanym znakiem towarowym.

Dopiero skarga do Sądu spowodowała odmowę rejestracji znaku MasterCola.

Sąd stwierdził, że:

• towary tego typu sprzedawane są najczęściej w sklepach samoobsługowych, tak też w celu uniknięcia wprowadzenia konsumenta w błąd powinny być oznaczane tak, aby nie powodować nawet minimalnej konfuzji;

• czcionka używana przez Coca-Colę (pismo spencerskie) jest jej elementem charakterystycznym i już samo podobieństwo „ogonka” liter „C” i „M” wystarcza do stwierdzenia podobieństwa wizualnego znaków;

• w ocenie podobieństwa znaku spornego do renomowanego znaku towarowego, należy wziąć pod uwagę wszystkie ich elementy, nawet rodzaj użytego pisma.

Sąd potwierdził również wcześniejszą linię orzeczniczą, w której określił, że nawet minimalne podobieństwo znaku spornego z renomowanym znakiem towarowym wystarcza, aby unieważnić ten pierwszy.

5 – Chanel vs. Chanel Jones

Wyrok US District Court Northern District Of Indiana Hammond Division z dnia 29 sierpnia 2014 roku (2:14-cv-00304).

Dom mody CHANEL pozwał lokalny salon piękności Chanel Jones mieszczący się w stanie Indiana w USA o naruszenie ich znaku towarowego „CHANEL”. CHANEL podnosił, że posiada renomowany znak towarowy i bezsprzeczne występuje wysokie podobieństwo pomiędzy spornymi znakami.

Właścicielka salonu kosmetycznego tłumaczyła, że nazwa salonu pochodzi od jej imienia i nazwiska – Chanel Jones i nie została zaczerpnięta z nazwy francuskiego domu mody. Ona sama z kolei w żadnym wypadku nie miała na celu zyskania popularności, wykorzystując renomowany znak towarowy CHANEL.

Pomimo zagwarantowanego prawa do nazwiska, sąd przyznał rację francuskiemu domowi mody i nakazał pani Jones usunięcie swojego imienia z nazwy salonu.

6 – Rolex SA vs. PPHU Rolex

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 1.04.2004 r. (II SA 3579/02).

Kolejny ciekawy spór z naszego podwórka… i kolejna wygrana polskiej firmy 🙂

Co prawda, wszystko odbywało się jeszcze za starej ustawy, ale pomyślałem, że warto go dodać do zestawienia.

W 1995 r. firma z Zielonej Góry zarejestrowała w Urzędzie Patentowym RP taki oto znak towarowy:

Służył do oznaczania m.in. okiennic, rolet czy drzwi.

Rolex S.A. wniósł o jego unieważnienie, podnosząc niedopuszczalność rejestracji znaku, który jest sprzeczny z prawem lub zasadami współżycia społecznego lub narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich.

Wskazywał, że sporny znak jest identyczny na płaszczyźnie fonetycznej, do znaku używanego przez niego już wcześniej i chronionego na terytorium Polski:

Ponadto wskazywał, że jest to renomowany znak towarowy.

UP RP podzielił te argumenty i unieważnił sporny znak.

PPHU Rolex wniósł skargę od powyższej decyzji do WSA w Warszawie, twierdząc, że ryzyko ewentualnej pomyłki obu znaków wykluczone jest, ze względu na brak podobieństwa pomiędzy towarami oraz odmienny wygląd graficzny.

Sąd stwierdził nieważność decyzji Urzędu Patentowego RP.

Po ponownym rozpatrzeniu sprawy, Urząd Patentowy RP oddalił wniosek o unieważnienie znaku towarowego ROLEX.

Na tę decyzję skargę do WSA złożyła z kolei szwajcarska spółka.

Oddalając tę skargę sąd stwierdził:

W toku niniejszego postępowania skarżąca spółka nie wykazała, aby rejestracja znaku towarowego ROLEX na rzecz uprawnionego mogła stanowić zagrożenie dla renomy zarejestrowanego na rzecz M. R. S.A. (obecnie R. S.A.) znaku towarowego słowno-graficznego ROLEX […]. Skarżąca spółka szwajcarska nie przedstawiła jakiegokolwiek dowodu, który wskazywałby na to, iż w/w przedsiębiorca z Z. G. zgłaszając przedmiotowy znak do rejestracji w Urzędzie Patentowym RP działał niezgodnie z zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami kupieckimi), które to działanie można by zakwalifikować jako ewidentny przykład czynu nieuczciwej konkurencji na rynku gospodarczym w Polsce.

Dzięki temu mamy dziś możliwość legalnego kupienia okien marki ROLEX 🙂

Sam producent przy swoim logo może umieszczać symbol ®.

7 – Piłkarz Lionel Messi VS znaki towarowe MASSI

Wyrok Sądu UE z 26.04.2018 r. w sprawie T-554/4).

W 2011 r. piłkarz Lionel Messi zgłosił do rejestracji unijny znak towarowy MESSI o wyglądzie jak powyżej. Znak miał służyć do oznaczania odzieży, obuwia oraz artykułów gimnastycznych i sportowych. Rejestracji sprzeciwił się jednak uprawniony do znaków MASSI. Sławny piłkarz w dwóch pierwszych instancjach sprawy przegrał. EUIPO uznało, że znak MESSI jest na tyle podobny do MASSI, że może to wprowadzać w błąd.

Piłkarz się jednak nie poddał i odwołał się od tej decyzji do Sądu UE.

I sprawę wygrał.

Co przesądziło na jego korzyść? Rozpoznawalność nazwiska piłkarza wśród osób, które mogą kupić towary oznaczone tym znakiem.

Sąd uznał, że odmienne skojarzenia jakie wywołuje znak MESSI na płaszczyźnie koncepcyjnej zniwelują podobieństwa na płaszczyźnie fonetycznej. Innymi słowy w każdym innym przypadku znaki uznano by za podobne, ale rozpoznawalność jaką cieszy się piłkarz sprawiają, że nikt nie pomyli znaku MESSI z MASSI.

Na marginesie dodam, że w Polsce miał miejsce ciekawy spór pomiędzy znakiem MAGNUM a MAGNAT. Uznano, że choć znaki są podobne graficznie i fonetycznie to znaczenie obu słów jest tak odmienne, że niweluje to podobieństwa pomiędzy znakami.

Czyli znów dużo może więcej 🙂

8 – PUMA atakuje PUDLA

Wyrok Trybunału Federalnego z 4.4.2015 r. sygn. akt I ZR 59/13).

Znak PUDEL, który został zarejestrowany w niemieckim Urzędzie Patentowym bez wątpienia był parodią sławnej PUMY. Uprawniony do tego renomowanego znaku towarowego nie miał jednak poczucia humoru i złożył wniosek o jego unieważnienie.

Po trwającym 6 lat sporze PUMA wygrała.

Przesądziło nie to, że znaki są na tyle podobne, że może to wprowadzić konsumentów w błąd (uznano, że takiego ryzyka nie ma). Decydująca okazała się renoma wcześniejszego znaku. Uznano bowiem, że znak PUDEL o takiej grafice w sposób oczywisty będzie się kojarzył z PUMĄ. A to oznacza, że będzie on czerpał z tego nienależne korzyści.

Renomowany znak towarowy – podsumowanie

Jak widzisz z powyższych sporów, posiadając renomowany znak towarowy, dysponujesz podwyższoną ochroną prawną. Ma ona jednak swoje granice.

Niektóre marki starają się te granice nieustannie badać i przekraczać.

Na pewno słyszałeś o agresywnej polityce APPLE, który pozywa firmy posługujące się oznaczeniami nieznacznie tylko podobnymi do jej renomowanego znaku towarowego. Z prawnego punktu widzenia wiele takich sporów jest absurdalnych.

W takiej polityce może jednak chodzić o odstraszanie.

Wiedząc, że będziesz miał na karku prawników danej firmy, prewencyjnie wybierzesz bezpieczniejszą nazwę.

Zobacz również:

• Opisowa nazwa firmy. Najczęstszy powód odmowy rejestracji.
• Zastrzeżenie firmowego logo jako wzoru przemysłowego
• Czy do Urzędu Patentowego można zgłosić pomysł na biznes?
• Zastrzeżenie wzoru przemysłowego – ile to kosztuje?
• Jak zgłosić konto na Facebooku, które narusza znak towarowy?
• Jakie prawa naruszają oferty usuwane przez Allegro?
• Klasy towarowe w znaku towarowym
• Kto może zastrzec markę na Amazon Brand Registry?