Slider
10 Maj

Trademark trolls – 5 najbardziej elektryzujących sporów.

Ostatnio pisałem o trollach od znaków towarowych (tzw. trademark trolls). Są to podmioty, które rejestrują na siebie cudze znaki towarowe. Później grożą takim firmom procesami, jeżeli te np. nie będą chciały odkupić praw do znaku. W tamtym artykule wskazałem jak się przed tym bronić. Dzisiaj z kolei przybliżę Ci pięć najbardziej elektryzujących sporów z ich udziałem.

 

Trademark trolls mają możliwości działania w krajach, w których przy rejestracji znaku nie jest wymagany dowód jego używania. A tak właśnie wygląda procedura w Polsce i UE. Brak takiego wymogu jest niezaprzeczalnym atutem. Ułatwia bowiem przedsiębiorcom prewencyjne zastrzeganie swoich marek. Niestety stwarza równocześnie dogodne warunki do działania trollom od znaków towarowych.
 

#1 Trademark trolls – Tim Langdell

W poprzednim artykule opisałem pierwszego trolla od znaków towarowych, Leo Stollera. Człowiek ten z szantażowania przedsiębiorców uczynił prawdziwy biznes.

Podobnie działał Tim Langdell, założyciel EDGE Games.

W latach 90-tych zarejestrował on kilka znaków towarowych EDGE. W następnych latach udzielał licencji na korzystania ze swoich znaków licznym podmiotom. Co ciekawe, również tym, które oferowały towary i usługi, których jego znaki nie obejmowały. Mimo wszystko Langdell upierał się, że taką licencję podpisać muszą.

Tym, którzy mu odmawiali groził sądem.

 

Jest to ciekawy przykład trolla. Człowiek ten formułował bowiem roszczenia daleko wykraczające poza faktyczną ochronę prawną, którą posiadał.

Osobiście mam wrażenie, że czasami o proceder trademark trolls ocierają się międzynarodowe korporacje, które agresywnie bronią swojej własności intelektualnej. Patrz: spory APPLE.

 

W 2010 r. Langdell próbował wyłudzić od Electronic Arts odszkodowanie za produkcję gry „Mirror’s Edge”. Sprawę przegrał, a sędzia nazwał dowody przedstawione przez niego za „ewidentnie sfabrykowane”. Langdell twierdził przykładowo, że zaprojektował logo EDGE.

Problem w tym, że program, którego jak twierdzi użył w tym celu, pochodził z pakietu Microsoft 95, który w 1991 roku jeszcze nie istniał.

W efekcie jego agresywnych działań, podjęto próbę unieważnienia jego wszystkich znaków towarowych. Udało się to ostatecznie w 2013 r.

 

#2 –  Tesla Motors vs. Zhan Baosheng

W 2009 r. chiński biznesmen – Zhan Baosheng, zarejestrował w chińskim urzędzie znak towarowy „TESLA” m.in. do oznaczania samochodów. I zrobił to zarówno w chińskiej, jak i angielskiej wersji językowej. Dodatkowo posiadał on również domenę „teslamotors.com.cn” oraz mikrobloga o nazwie Tesla.

O tym wszystkim, popularny producent samochodów dowiedział się dopiero, kiedy postanowił wejść na rynek chiński ze sprzedażą swoich aut elektrycznych.

Tesla początkowo podjęła próbę odkupienia od pana Baoshenga praw do znaków oraz domen. Kiedy jednak usłyszała ofertę w wysokości 32 mln dolarów, podjęła próbę ich unieważnienia.

Biznesmen nie pozostał dłużny i sam złożył pozew przeciwko Tesli. Zażądał 3,9 mln dolarów odszkodowania  oraz zaprzestania przez Teslę używania jego znaków.

Spór ostatecznie zakończył się ugodą w 2014 roku.

 

Widzę, że proceder trademark trolls na skalę międzynarodową zdarza się często. W artykule pt.: Działasz międzynarodowo? Chroń swój znak towarowy. pisałem, że Twój oficjalny dystrybutor z obcego kraju może zastrzec na siebie Twoją markę.

Po co?

Aby mieć silną kartę przetargową w negocjacjach. Jeżeli nie dogadacie się co do warunków współpracy, może zablokować Ci rynek całego kraju.

 

Trademark trolls - trolle od znaków towarowych (fot. 1)

3 – Never Give Up vs. Juiced Up oraz Juiceling

O tym sporze głośno było w Szkocji w 2008 roku. Tamtejsza firma Never Give Up zgłosiła do ochrony 34 różne znaki towarowe związane ze sprzedażą i produkcją soków. W tej grupie znalazły się dwa znaki obecnych już na rynku barów z sokami – Juiced Up oraz Juiceling.

Never Give Up zażądała opłat licencyjnych od obu przedsiębiorców w wysokości 25- 30 tys. funtów. Co ciekawe, zrobiła to nie czekając nawet na formalną rejestrację zgłoszonych znaków.

Kiedy sprawa trafiła do prasy, dziennikarze BBC postanowili pod przykrywką skontaktować się z właścicielem Never Give Up. Mężczyzna utrzymywał, że jego akcje są legalne i posiada wszelkie prawa do znaków. Groził też dziennikarzom twierdząc, że działa dla „wpływowych zleceniodawców”, a następnie podniósł jeszcze ceny żądanych opłat do 60 tys. funtów.

Właściciel Juiced Up ostatecznie złożył sprzeciw do rejestracji znaku zarzucając dokonanie zgłoszenia w złej wierze. Sprawę wygrał, ale też od razu dokonał rejestracji nowego znaku na siebie.

 

Zobacz również:

Telefoniczna porada prawna. Zobacz jakie to proste.

Ten przypadek pokazuje, że trademark trolls często bazują na niewiedzy przedsiębiorców. Osoba, która zobaczy groźnie wyglądające pismo z kancelarii prawnej i da się zastraszyć – zapłaci haracz naciągaczom.

Jeżeli to Ty dostałeś takie pismo, to w pierwszej kolejności radzę Ci trochę podrążyć temat. Być może odpowiedź na swoje pytanie znajdziesz w artykułach na moim blogu.  Jeżeli nie, to mogę przyjrzeć się Twojej sprawie w ramach telefonicznej porady prawnej.

 

Trademark trolls - trolle od znaków towarowych4 – Marka win Castel Frères SAS vs.  Li Dao Shi

Tutaj mamy przypadek, kiedy trolle od znaków towarowych wzięły na celownik nie markę całej firmy, a jeden z jej produktów.

Castel Frères to działająca od lat 40. francuska firma zajmującą się produkcją win. Sprzedaż prowadzi w 130 krajach. Od 2000 roku wprowadza na terenie Chin wino pod nazwą „Ka Si Te – Chang Yu Chateau” oraz „Zhang Yu Ka Si Te” („ka si te” jest transliteracją słowa „castel”).

Tylko, że w 2000 r. inna chińska firma – Li Dao Shi zarejestrowała znak towarowy „ka si te” na napoje alkoholowe. Znak nigdy nie był używany, aż do 2008 r. Wtedy to utworzono spółkę Ka Si Te Wine Co. Ltd., która zajęła się eksportem win o nazwie „ka si te” z Francji.

Castel Frères próbowała zarejestrować swój znak towarowy „Ka Si Te” w 2005 r., jednak dostała odmowę.  Wtedy właśnie zorientowała się, że w Chinach jest już zarejestrowany podobny znak towarowy. Francuzi podjęli próbę unieważnienia kolizyjnego znaku, zarzucając mu brak używania.

Po 6-ciu latach sprawę przegrali.

Tęą sytuację wykorzystali Chińczycy, którzy złożyli pozew przeciwko Castel Frères i zażądali odszkodowania w wysokości 5 mln euro. Pomimo prób udowodnienia renomy i pierwszeństwa posiadania znaku przez francuską firmę, spór zakończył się zwycięstwem Li Dao Shi.

 

Trademark trolls - trolle od znaków towarowych5 – CEDC vs. Stock Polska w walce o Saską

Zastanawiałem się czy do tego zestawienia nie dodać świeżej sprawy z naszego krajowego podwórka. Uznałem jednak, że ją opiszę, choć od razu wyjaśnię, że nie miał tutaj miejsca klasyczny trolling. To było raczej:

wykorzystanie błędu konkurenta by zaszachować go zgodnie z prawem.

 

Historia wyglądała tak, że Stock Polska postanowił wprowadzić na rynek wódkę Saska. W październiku 2015 r. wystartowała oficjalna komunikacja na ten temat. Miesiąc później pierwsze partie towaru trafiły do sprzedaży.

O planach biznesowych konkurenta szybko dowiedziała się firma CEDC i … 21.10.2015 r. zgłosiła na siebie ten słowny znaku towarowy.

W artykule pt.: Jak chronić markę firmy? wskazywałem, że pewne prawa do marki wynikają z racji jej pierwszeństwa używania. Tylko, że z tego co czytałem to przed zgłoszeniem znaku Saska przez CEDC, ta wódka nie była jeszcze obecna na rynku.

 

Stock Polska popełnił więc elementarny błąd. Najpierw ogłosił swoje plany biznesowe, a dopiero później (w listopadzie) złożył wniosek o rejestrację znaku Saska.

Jak tylko Urząd Patentowy RP wydał decyzję o przyznaniu ochrony na znak towarowy Saska, konkurent złożył pozew przeciwko Stock Polska. W wyniku tego, w zakładzie Stock Polska pojawił się komornik z nakazem zabezpieczenia wyprodukowanej tam wódki.

 

Stock Polska miał poważny problem.

Zainwestował miliony w produkcję i promocję wódki, a jej sprzedaż zablokowano. Każdy kolejny dzień przestoju pogłębiał straty. Dodatkowo to konkurent posiadał prawa do jej marki. A jako, że wniosek o ochronę CEDC złożył zanim Saska trafiła na sklepowe półki, szanse na unieważnienie tego znaku były szczerze mówiąc średnie.

W tych okolicznościach strony przystąpiły do negocjacji.

W ramach ugody CEDC przeniosła prawa do znaku towarowego Saska na Stock Polska. Warunki porozumienia były poufne. Czuję jednak, że CEDC sporo na tym sporze skorzystało.

 

Wprowadzając markę na rynek pamiętaj o kolejności działań:

1 – Zrób badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego.
2 – Dokonaj zgłoszenia znaku towarowego do ochrony.
3 – Zacznij promocję nowego produktu.


 

O zjawisku trademark trolls szczegółowo mówiłem już w tym nagraniu:

 

Fot. 1 – he-sk / CC BY-NC-SA

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.
Dodatkowo jako gratis otrzymasz mój eBook pt.:
„10 RZECZY, KTÓRE MUSISZ WIEDZIEĆ O OCHRONIE MARKI”


 

Mikołaj Lech

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się ze mną:
+48 575 999 710,
mikolaj@lech.bydgoszcz.pl

{ 6 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Leszek Bloch Maj 11, 2017 o 09:36

Bardzo ciekawy artykuł 🙂 Niewielu myśli o rejestracji znaku towarowego na początku działalności – bo nie wiadomo czy biznes w ogóle wypali i na początku oszczędza się na wszystkim – a później może być już za późno. Zastanawiające jak łatwo może zarobić na cudzym trudzie cwaniak z refleksem.

Odpowiedz

Mikołaj Lech Maj 11, 2017 o 21:37

Dzień dobry Leszku. Tu nie chodzi nawet o zastrzeganie znaku od razu po założeniu działalności gospodarczej. Większość biznesów przecież według statystyk nie wytrzymuje nawet 2 lat. Jeżeli jednak taki przedsiębiorca czuje, że jego firma ma przyszłość powinien swój znak zarejestrować. Trolle od znaków towarowych raczej nie będą atakować małych firemek. Rzucą się na przedsiębiorstwa, które mają pieniądze. Dlatego właśnie działanie na dłuższą metę bez takiej ochrony jest ryzykowne.

Odpowiedz

Leszek Bloch Maj 15, 2017 o 08:58

Zatem puenta: jeśli okrzepłeś na rynku – rejestruj 🙂

Odpowiedz

Mikołaj Lech Maj 15, 2017 o 12:23

Jeżeli widzisz perspektywy dla swojego biznesu – rejestruj 🙂

Odpowiedz

Anna Maj 11, 2017 o 23:44

Zastanawiam się nad działaniem w złej wierze konkurentów… Nie można by podnieść takiego zarzutu?

Inaczej w przypadku, gdy projektu znaków towarowych są w środku (na razie bez kampanii reklamowych), a mimo tego w przeddzień rejestracji okazuje się, że nagle wniosek złożyła konkurencja. Tu pewnie ktoś łamie tajemnicę przedsiębiorstwa.

Odpowiedz

Mikołaj Lech Maj 12, 2017 o 20:54

Dzień dobry Pani Anno. Tak, to była również moja pierwsza myśl. Na ten temat prowadziłem również ciekawą dyskusję na Facebooku pod linkiem do tego artykułu. Udowodnienie złej wiary byłoby w tym przypadku dość trudne ponieważ znak towarowy zgłoszono zanim wódka trafiła na rynek. Dodatkowo ta komunikacja o planach wprowadzenia nowej marki była skierowana do partnerów biznesowych a nie do końcowego odbiorcy. A przynajmniej tak doczytałem z doniesień prasowych. To wszystko zdecydowanie utrudniałoby unieważnienie tego znaku. Tym bardziej, że ten proces trwałby latami. Spokojnie można byłoby ciągnąć to min. 3-4 lata. W tym czasie sprzedaż byłaby zablokowana. Od strony ekonomicznej ugoda wydawała się korzystniejsza.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: