Spór o domenę świstak.pl okiem rzecznika patentowego

• Sprawdź ceny minimalne za usługi rzecznika patentowego

Argumentacja stron

• Powód podnosił, że jego serwis aukcyjny o nazwie ŚWISTAK to marka znana milionom internautów. Domena świstak.pl może się więc z nią bezpośrednio kojarzyć.

• Wskazał on również, że sporna domena robi przekierowanie na strony z treściami erotycznymi co niekorzystnie wpływa na markę ŚWISTAK.

• Nadto powód zaznaczał, że dokonał zgłoszenia do polskiego Urzędu Patentowego znaku towarowego świstak.pl.

• Pozwany w odpowiedzi na pozew twierdził, że powoływanie się na znak towarowy dopiero zgłoszony do ochrony jest bezcelowe. Wszelkie prawa wywodzić można bowiem dopiero z chwilą rejestracji, a nie ma pewności, że ona nastąpi.

• Powołując się na wcześniejsze orzeczenie Sądu Polubownego pozwany wykazywał, że „Na mocy prawa ochronnego na znak towarowy uprawniony nie nabywa ani żadnego uprawnienia do rejestracji nazwy domeny zbieżnej ze znakiem towarowym, ani też żadnego uprawnienia do zakazania osobie trzeciej rejestracji takiej nazwy domen”.

• Co jednak najważniejsze treści prezentowane na spornej domenie różnią się od tego czym zajmuje się powód.

• Pozwany podnosił nadto, że potencjalnemu odbiorcy nazwa „świstak” kojarzy się przede wszystkim ze zwierzęciem o tej nazwie, a nie z firmą powoda.

Wyrok

• Sąd rozstrzygnął spór o domenę na korzyść powoda, argumentując, że w wyniku rejestracji domeny „świstak.pl” pozwany jednoznacznie i bezpośrednio zagraża prawu powoda do jego firmy.

• Wskazano, że element odróżniający firmę powoda „Swistak.pl” jest niemal identyczny ze sporną domeną „świstak.pl”. Istnieje więc realne niebezpieczeństwo konfuzji ponieważ strona pozwanego może sprawiać wrażenie powiązanej z marką ŚWISTAK.

• Uznano, że jedynym celem rejestracji spornej domeny była próba wykorzystania firmy powoda do przyciągnięcia osób zainteresowanych jego usługami na stronę pozwanego.

• Sąd podkreślił, że do ustalenia bezprawności działania pozwanego nie ma znaczenia fakt, że profil jego działalności nie jest konkurencyjny względem powoda!

Spór o domenę. Komentarz

Spór o domenę świstak.pl jest ciekawy z kilku powodów. Obie strony szeroko powoływały się na prawa wynikające z ochrony znaków towarowych, choć żadna ze stron takowych praw nie posiadała. Mało tego, spółka Swistak.pl dokonała zgłoszenia znaku towarowego „świstak.pl” w złej wierze, ponieważ na dzień złożenia wniosku nie dysponowała przedmiotową domeną. Przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej wyraźnie wskazują, że w takiej sytuacji uzyskanie ochrony jest niemożliwe:

Art. 131

1. Nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia:
1) których używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich;
[…]

Nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, jeżeli:
1) zostały zgłoszone w złej wierze do Urzędu Patentowego w celu uzyskania ochrony.

Paradoksalnie pozytywny wynik niniejszego sporu sprawił, że usunięta została powyższa przeszkoda. W przeciwnym wypadku Urząd Patentowy mógłby odmówić rejestracji.

Warte podkreślenia jest również to, że Sąd w uzasadnieniu wyroku powoływał się wyłącznie na przepisy Kodeksu Cywilnego mówiące o ochronie firmy. Nie odniósł się słowem do przepisów o znakach towarowych, bo nie miał do czego. Jednak nawet, gdyby nazwa ŚWISTAK była chroniona w Urzędzie Patentowym to prawdopodobnie o naruszeniu prawa do znaku towarowego nie mogłoby być mowy. Ochrona na znaki zawsze udzielana jest w kontekście konkretnie wskazanych towarów lub usług. Jak jednak zostało już powiedziane, treści prezentowane na spornej domenie różniły się od tego czym zajmował się powód.

Wyrok wzbudza kontrowersje również z tego powodu, że firma Swistak.pl została przez sąd potraktowana niczym marka renomowana. W takim bowiem przypadku ewentualna ochrona prawna rozszerzona jest również na dziedziny, w których dane przedsiębiorstwo nie działa. Wykazanie renomy w praktyce procesowej jest dość skomplikowane. Wymaga nakładu czasu oraz pieniędzy. W przedmiotowej sprawie, choć nie powiedziano tego wprost to faktycznie za pewnik przyjęto dużą rozpoznawalność marki Swistak.pl.

Po ogłoszeniu wyroku podniosło się wiele krytycznych głosów. Powstała obawa, że dano właśnie zielone światło do sądowych batalii o domeny, pod którymi oferowane są różne towary/usługi. Jak pokazała praktyka obawy te były mocno przesadzone. Sam wyrok z kolei odbiega od ogólnie przyjętego orzecznictwa.

Zobacz również:

• Strefa Marek Allegro. Wszystko co musisz o niej wiedzieć
• Rejestracja marki na Amazon. Czym jest Amazon Brand Registry
• Kradzież nazwy firmy poprzez rejestrację w Urzędzie Patentowym
• Ile trwa rejestracja znaku towarowego?
• Jak korzystać z klasyfikacji nicejskiej? Tych 9 błędów unikaj!
• Znak towarowy czy wzór przemysłowy? Co wybrać?
• Jakie są opłaty za zastrzeżenie znaku towarowego?
• Czy 30% różnic pozwala obejść plagiat?