Slider
12 Wrz

Renomowany znak towarowy – subiektywna lista najciekawszych sporów.

W ostatnim artykule przedstawiałem czym jest, z prawnego punktu widzenia, renomowany znak towarowy. Teraz opisuję to, co zawsze elektryzuje media – najciekawsze spory o tego typu znaki.

Poniżej moja subiektywna lista 🙂

 

Fot. 1 - Renomowany znak towarowy - lista najciekawszych sporów - McDonalds vs Maccoffe

1 – McDonald’s vs. MACCOFEE

Wyrok Sądu z 5.07.2016 r. (T‑518/13)

Moim zdaniem, jedna z najciekawszych spraw ostatnich lat, która pokazuje jaką „moc” ma renomowany znak towarowy.

Singapurska firma zgłosiła do ochrony unijny znak towarowy MACCOFEE. Służyć miał do oznaczania produktów żywnościowych i napojów. Kiedy EUIPO wydało decyzję o rejestracji tego znaku, z żądaniem jego unieważnienia szybko wystąpiła spółka McDonald’s. Podniosła zarzut, że znak ten naruszał znaki zarejestrowane przez nich wcześniej, np. McNuggets, BigMac czy właśnie McDonald’s.

Po 6 letnim sporze Sąd przyznał rację McDonald’sowi, powołując się właśnie na jego renomowane znaki towarowe. Stwierdził, że przywołane znaki są do siebie podobne na płaszczyźnie fonetycznej i konceptualnej, ze względu na użycie przedrostka MAC lub MC.

Stosowanie przez innego przedsiębiorcę ww. określeń wykorzystywałoby bezprawnie reputację i atrakcyjność znaku McDonald’s. Posiada on bowiem tak wysoką renomę, że do stwierdzenia podobieństwa pomiędzy znakami, wystarczy zbieżność jedynie w zakresie przedrostka Mc lub MAC.

W siedzibie Magdonald’sa wystrzeliły korki od szampana.

To znaczące zwycięstwo.

 

Fot. 2 - Renomowany znak towarowy - lista najciekawszych sporów - GUCCI vs GUCIO2 – GUCCI vs. GUCIO.

Wyrok WSA w Warszawie z 30.07.2010 r. (VI SA/Wa 807/10).

Polski przedsiębiorca zarejestrował w Urzędzie Patentowym RP znak towarowy GUCIO dla obuwia dziecięcego. Sprzeciw do rejestracji tego znaku złożył włoski dom mody GUCCI. Podnosił, że GUCCI to renomowany znak towarowy, więc znak GUCIO będzie z tej renomy bezprawnie korzystał.  Tym bardziej, że GUCCI również produkuje buciki dziecięce, choć są to produkty luksusowe.

GUCIO natomiast powoływał się na fakt, że jego znak towarowy jest zdrobnieniem od imienia Gustaw i nie ma nic wspólnego z nazwą GUCCI.  Ponadto nazwa GUCIO jest w Polsce od dawna kojarzona z marką obuwia dziecięcego, skierowaną do przeciętnego klienta.

 

UPRP oddalił sprzeciw i ostatecznie sprawę rozstrzygnął WSA w Warszawie, który wykorzystał argumenty GUCCI przeciwko niej samej:

Jak sama skarżąca zauważyła, jej produkty są produktami ekskluzywnymi, a to powoduje, że kierowane są do określonej grupy odbiorców, a nie do przeciętnego klienta. To powoduje, że zmniejsza się możliwość pomyłek wśród nabywców.

Polski GUCIO może więc nadal korzystać ze swojego znaku.

 

Renomowany znak towarowy - lista najciekawszych sporów - Lacoste vs Kajman3 – Lacoste vs. Kajman.

Wyrok Sądu z 30.09.2015 r. (T-364/13).

Polska spółka w 2007 r. wystąpiła o rejestrację  znaku KAJMAN. Jako towary wskazano m.in. wyroby ze skóry, ubrania, obuwie czy poduszki dla zwierząt domowych. Rejestracji sprzeciwił się jednak LACOSTE. Powołał się przy tym na swój wcześniejszy graficzny znak towarowy przedstawiający krokodyla.

Stwierdzono, że znaki są do siebie podobne konceptualnie oraz, w niewielkim stopniu wizualnie. To wystarczyło do odmowy rejestracji znaku KAJMAN dla wyrobów ze skóry, ubrań i obuwia. Pomimo zaskarżenia tej decyzji przez polską spółkę, sąd utrzymał decyzję w mocy.

 

Stwierdził ponadto, że:

 
 

Oznaczenie KAJMAN mogłoby być przez potencjalnych klientów postrzegane jako wariant oznaczenia krokodyla LACOSTE, ze względu na to, że jest to renomowany znak towarowy.

 

Renomowany znak towarowy - lista najciekawszych sporów - Coca-cola vs. Master Cola.

4. Coca-cola vs. Master Cola.

Wyrok sądu z dnia 11 grudnia 2014 roku (T-480/12).

Pewna syryjska spółka, postanowiła zarejestrować w EUIPO taki oto znak towarowy:

Renomowany znak towarowy - lista najciekawszych sporów - Coca-cola vs. Master Cola.Miał on służyć oznaczaniu towarów takich jak bezalkoholowe wody gazowane. Sprzeciw do zgłoszenia wniosła Coca-Cola, powołując się na zarejestrowane przez siebie wcześniej renomowane znaki towarowe:

Spory o renomowane znaki towarowe.

 

Zwrócono również uwagę na sposób handlowego użycia spornego znaku, który był bardzo podobny do Coca-Coli:

Spory o renomowane znaki towarowe.

Co ciekawe, EUIPO odrzucił ten wniosek w dwóch instancjach, za każdym razem argumentując, że pomiędzy spornymi znakami nie istnieje żadne podobieństwo, mogące wprowadzać konsumentów w błąd. A z braku tej podstawowej przesłanki urząd nie przebadał ryzyka kolizji z renomowanym znakiem towarowym.

Dopiero skarga do Sądu spowodowała odmowę rejestracji znaku MasterCola.

 

Sąd stwierdził, że:

– towary tego typu sprzedawane są najczęściej w sklepach samoobsługowych, tak też w celu uniknięcia wprowadzenia konsumenta w błąd powinny być oznaczane tak, aby nie powodować nawet minimalnej konfuzji;

– czcionka używana przez Coca-Colę (pismo spencerskie) jest jej elementem charakterystycznym i już samo podobieństwo „ogonka” liter „C” i „M” wystarcza do stwierdzenia podobieństwa wizualnego znaków;

– w ocenie podobieństwa znaku spornego do renomowanego znaku towarowego, należy wziąć pod uwagę wszystkie ich elementy, nawet rodzaj użytego pisma.

 

Sąd potwierdził również wcześniejszą linię orzeczniczą, w której określił, że nawet minimalne podobieństwo znaku spornego z renomowanym znakiem towarowym wystarcza, aby unieważnić ten pierwszy.

 

Fot. 3 - Renomowany znak towarowy - spory - CHANEL

5 – Chanel vs. Chanel Jones.

Wyrok US District Court  Northern  District Of  Indiana Hammond Division z dnia 29 sierpnia 2014 roku (2:14-cv-00304).

Dom mody CHANEL pozwał lokalny salon piękności Chanel Jones mieszczący się w stanie Indiana w USA o naruszenie  ich znaku towarowego „CHANEL”. CHANEL podnosił, że posiada renomowany znak towarowy i bezsprzeczne występuje wysokie podobieństwo pomiędzy spornymi znakami.

Właścicielka salonu kosmetycznego tłumaczyła, że nazwa salonu pochodzi od jej imienia i nazwiska – Chanel Jones i nie została zaczerpnięta z nazwy francuskiego domu mody. Ona sama z kolei w żadnym wypadku nie miała na celu zyskania popularności, wykorzystując renomowany znak towarowy CHANEL.

Pomimo zagwarantowanego prawa do nazwiska, sąd przyznał rację francuskiemu domowi mody i nakazał pani Jones usunięcie swojego imienia z nazwy salonu.

 

Fot. 4 - Renomowany znak towarowy - najciekawsze spory - ROLEX6 – Rolex SA vs. PPHU Rolex.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 1.04.2004 r. (II SA 3579/02).

Kolejny ciekawy spór z naszego podwórka… i kolejna wygrana polskiej firmy 🙂

Co prawda, wszystko odbywało się jeszcze za starej ustawy, ale pomyślałem, że warto go dodać do zestawienia.

W 1995 r. firma z Zielonej Góry zarejestrowała w Urzędzie Patentowym RP taki oto znak towarowy:

Renomowane znaki towarowe - najciekawsze spory - ROLEXR-107547

Służył do oznaczania m.in. okiennic, rolet czy drzwi.

 

Rolex S.A. wniósł o jego unieważnienie, podnosząc niedopuszczalność rejestracji znaku, który jest sprzeczny z prawem lub zasadami współżycia społecznego lub narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich.

Wskazywał, że sporny znak jest identyczny na płaszczyźnie fonetycznej, do znaku używanego przez niego już wcześniej i chronionego na terytorium Polski:

Renomowane znaki towarowe - najciekawsze spory - ROLEXR-064281

Ponadto wskazywał, że jest to renomowany znak towarowy.

 

UP RP podzielił te argumenty i unieważnił sporny znak.

PPHU Rolex wniósł skargę od powyższej decyzji do WSA w Warszawie, twierdząc, że ryzyko ewentualnej pomyłki obu znaków wykluczone jest, ze względu na brak podobieństwa pomiędzy towarami oraz odmienny wygląd graficzny.

Sąd stwierdził nieważność decyzji Urzędu Patentowego RP.

Po ponownym rozpatrzeniu sprawy, Urząd Patentowy RP oddalił wniosek o unieważnienie znaku towarowego ROLEX.

Na tę decyzję skargę do WSA złożyła z kolei szwajcarska spółka.

 

Oddalając tę skargę sąd stwierdził:

W toku niniejszego postępowania skarżąca spółka nie wykazała, aby rejestracja znaku towarowego ROLEX na rzecz uprawnionego mogła stanowić zagrożenie dla renomy zarejestrowanego na rzecz M. R. S.A. (obecnie R. S.A.) znaku towarowego słowno-graficznego ROLEX […]. Skarżąca spółka szwajcarska nie przedstawiła jakiegokolwiek dowodu, który wskazywałby na to, iż w/w przedsiębiorca z Z. G. zgłaszając przedmiotowy znak do rejestracji w Urzędzie Patentowym RP działał niezgodnie z zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami kupieckimi), które to działanie można by zakwalifikować jako ewidentny przykład czynu nieuczciwej konkurencji na rynku gospodarczym w Polsce.

Dzięki temu mamy dziś możliwość legalnego kupienia okien marki ROLEX 🙂

Renomowany znak towarowy – podsumowanie.

Jak widzisz z powyższych sporów, posiadając renomowany znak towarowy, dysponujesz podwyższoną ochroną prawną. Ma ona jednak swoje granice.

Niektóre marki starają się te granice nieustannie badać i przekraczać.

Na pewno słyszałeś o agresywnej polityce APPLE, który pozywa firmy posługujące się oznaczeniami nieznacznie tylko podobnymi do jej renomowanego znaku towarowego. Z prawnego punktu widzenia wiele takich sporów jest absurdalnych.

W takiej polityce może jednak chodzić o odstraszanie.

Wiedząc, że będziesz miał na karku prawników danej firmy, prewencyjnie wybierzesz bezpieczniejszą nazwę.

 

O tym, czym jest renomowany znak towarowy, opowiadam dokładniej tutaj:

Fot. 1Håkan Dahlström / CC BY
Fot. 2mkreibohm / CC BY-NC-ND
Fot. 3 – Associated Fabrication / CC BY
Fot. 4 – lucaohman / CC BY-NC-SA

 

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.
Dodatkowo jako gratis otrzymasz mój eBook pt.:
„10 RZECZY, KTÓRE MUSISZ WIEDZIEĆ O OCHRONIE MARKI”


 

Mikołaj Lech

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się ze mną:
+48 575 999 710,
mikolaj@lech.bydgoszcz.pl

{ 6 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Marek Wrzesień 18, 2016 o 13:06

Z ogromym zaciekawieniem przeczytałem cały tekst 🙂 DO tej porady znana mi była wyłącznie sprawa GUCIO 🙂

Odpowiedz

Mikołaj Lech Wrzesień 19, 2016 o 08:18

Oj tych medialnych spraw było znacznie więcej.
Planuję zrobić zestawienie pozwów firmy APPLE.
Wtedy będzie ciekawie 🙂

Odpowiedz

Adam Knopik | Transportowy Wrzesień 18, 2016 o 23:58

Mikołaju – gratuluję kolejnego świetnego i niezwykle interesującego wpisu 🙂

Ja bym do tego zestawienia dodał jeszcze spór Pumy z Pudlem – szczegóły m.in.:
– tu: Puma vs Pudel
– tu: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/865909,pudel-w-cieniu-pumy-pasozytnictwo-czy-parodiowanie-znakow-towarowych.html
– i tu: http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/bundesgerichtshof-puma-gewinnt-gegen-pudel-1.2421221)

Ostatecznie niemiecki sąd najwyższy (BGH) uznał Pumę właśnie za znak renomowany i na tej podstawie przyznał jej ochronę przed Pudlem (wyrok z dnia 04.04.2015 r., sygn. akt I ZR 59/13).

Pozdrawiam 🙂

A.

Odpowiedz

Mikołaj Lech Wrzesień 19, 2016 o 08:04

Dzięki Adamie za podesłanie ciekawej sprawy.

Tak mi się właśnie przypomniało, że PUMA walczyła kilka lat temu ze wzorem wspólnotowym przedstawiającym ponoć spadającego kota:

Pisałem o tym dokładnie na moim drugim blogu tutaj.

Poza tym w internecie jest wiele wariacji na ten temat.

Mój faworyt – PUMBA 😀

Odpowiedz

Bartek Maj 5, 2017 o 10:25

Z powyższych przykładów jeden jest dla mnie mocno dyskusyjny. Chodzi o znak KAJMAN. Szczególnie to co działo się z tym znakiem w Polsce:
Najpierw UP oddalił sprzeciw Lacoste S.A,
następnie WSA utrzymał decyzję UP (oddalił skargę) i argumentował m.in.: napis „kajman” w znaku spornym nosi pewne cechy graficzne, lecz nie aż takie, jak chce jemu przypisać skarżąca, które mogą stanowić jedynie przedstawienie graficzne korpusu zwierzęcia bez dostrzegania samego napisu. Sam napis jest jednak wyraźnie widoczny i dający się bez trudu odczytać. Zatem warstwa wizualno – graficzna znaku spornego jest odmienna od znaku skarżącej

NSA uchyliło wyrok WSA podając jako argumentację m.in.:
„Prawidłowo przeprowadzona analiza uwzględniająca wskazane kwestie prowadzić powinna do stwierdzenia, że słowo „kajman” występujące w znaku spornym nie osłabia podobieństwa znaków na płaszczyźnie wizualnej w odniesieniu do przeciwstawionych znaków graficznych, natomiast ze względu na jego językowe znaczenie i skojarzenia, jakie może wywołać z gadem zbliżonym wyglądem do krokodyla, wzmaga podobieństwo na płaszczyźnie konceptualnej w stosunku do wszystkich przeciwstawionych znaków spółki skarżącej”
Oczywiście po takich wskazówkach z NSA UP nie miał wyboru i unieważnił znak Kajman.

Mikołaj – jestem ciekaw Twojego zdania w tej sprawie. Czy gdyby przyszedł do Ciebie klient ze znakiem Kajman wskazałbyś na istotne ryzyko unieważnienie ze względu na podobieństwo konceptualne do znaku Lacoste? Moim skromnym zdaniem znak nie jest podobny w żaden sposób – różni się wszystkimi elementami, posiada wpisaną nazwę „kajman” a jedyne podobieństwo jest takie, że jeden i drugi przedstawia gada (aligator vs kajman).

Rozumiem różnicę między zwykłym znakiem towarowym, a renomowanym, ale w tym konkretnym przypadku ufam decyzji ekspertów z UP, a nie składowi NSA (który pewnie nieczęsto rozstrzyga w sprawach dot. własności intelektualnej).

Najbardziej irytuje mnie w tej sprawie to, że pod uwagę nie wzięto głównego celu znaków towarowych – czy faktycznie jakikolwiek konsument mógłby pomylić znak KAJMAN ze znakiem firmy Lacoste?

Odpowiedz

Mikołaj Lech Maj 8, 2017 o 12:31

Dzień dobry Panie Bartku.

Widzę, że wgryzł się Pan w temat tego sporu dużo głębiej niż ja. Sprawa niewątpliwie ciekawa. Gdyby nie dotyczyło to znaku renomowanego raczej byłbym skłonny powiedzieć, że znaki różnią się dostatecznie. Niestety jeżeli uda się wykazać renomę (a to dość trudne zadanie) znak zyskuje podwyższoną ochronę. A że towary są podobne (nie jak w przypadku ROLEX-a) to ryzyko skojarzenia z krokodylem Lacoste było łatwiej udowodnić.

Zapytałeś czy gdyby sprawa trafiła do mnie to wskazałbym na ryzyko unieważnienia. Myślę, że na etapie badania wskazałbym takie ryzyko i jedynie zastanawiam się się czy określiłbym je jako wysokie czy średnie. Dziś każdy jest mądry bo znamy wyroki, ale to jedna z tych granicznych spraw, gdzie ciężko z taką pewnością przewidzieć wynik. Można wskazać wiele całkiem rozsądnych argumentów na rzecz podobieństwa znaków i jego braku.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: